STS, 25 de Marzo de 2009
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2009:1413 |
| Número de Recurso | 991/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 25 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de marzo de dos mil nueve
VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María Isabel Campillo García, en representación de "NOVARTIS A.G.", contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 3 de noviembre de 2006, en el recurso nº 494/2004. Ha sido parte recurrida la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado el Estado.
Por resolución de 15 de abril de 2004, confirmada en alzada por la de 7 de septiembre de 2004, la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- concedió el registro de la marca mixta gráfico denominativa nº 2.539.631 "DAILYLENS", para la clase 9, concretamente para distinguir lentes de contacto, rechazando la oposición formulada por la entidad NOVARTIS A.G., titular de la marca internacional nº 633.098 "DAILIES", también para la clase 9, en concreto para lentes de contacto flexibles, al apreciar la OEPM la compatibilidad existente entre ambos signos dado que -así dice la resolución de concesión- "no se estima de aplicación el art. 5.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas, dado que incorpora en su conjunto un elemento gráfico lo suficientemente distintivo que permitirá al público consumidor identificar dicho signo con una concreta procedencia empresarial", añadiendo que "el distintivo solicitado y la marca internacional oponente nº 633.098 "DAILIES", denominativa, se estima suficientemente diferenciados tanto en su conjunto gráfico denominativo, como fonéticamente, pudiendo convivir en el mercado sin riesgo de confusión". Esta argumentación se reitera al afirmarse en la resolución desestimatoria del recurso de alzada que no concurren en este caso los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 citado por existir entre los distintivos enfrentados suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose el riesgo de confusión en el público" y, añadiéndose, que, en efecto, "las circunstancias anteriormente citadas posibilitan que el público perciba las marcas enfrentadas, de un lado como realidades diferentes, y de otro como realidades independientes pertenecientes a distintos empresarios, por lo que no se incurrirá en riesgo alguno de confusión o de asociación".
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante sentencia de fecha 3 de noviembre de 2006, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "NOVARTIS A.G." contra las referidas resoluciones de la OEPM. El fundamento de derecho primero de la sentencia recoge las pretensiones de las partes, el segundo resume la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas, y en el tercero se aplica esa jurisprudencia al caso concreto, afirmándose en el mismo, textualmente, lo siguiente:
"TERCERO.- A la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta en el fundamento de derecho anterior entendemos que es correcta la concesión de la marca DAILYLENS por los propios motivos expuestos en las resoluciones mencionadas al entender que no existe una semejanza entre la marcas enfrentadas, DAILYLENS y DAILIES, siendo ambas denominaciones suficientemente distintas como para no producir riesgo de confusión entre los consumidores.
Tal como establecía el Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de octubre de 2004 (R 2004/5702 ), aplicable al presente caso "El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas".
En atención a dicha doctrina, que sigue plenamente en vigor con la aplicación de la Ley 17/01, entendemos que no existe razón para poder estimar la pretensión de la actora en tanto que no existe una identidad fonética susceptible de producir confusión en el mercado".
Mediante providencia 7 de febrero de 2007 fue tenido por preparado el recurso de casación de la representación procesal de "NOVARTIS A.G." contra la mencionada sentencia.
El 7 de marzo de 2007 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo el escrito presentado por la Procuradora de los Tribunales Doña María Isabel Campillo García, en representación de "NOVARTIS A.G.", formalizando el recurso de casación con fundamento en único motivo acogido al art. 88.1.d) de la L.J., en el que se mantiene que la sentencia ha infringido el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, así como la jurisprudencia que lo interpreta. En el desarrollo del motivo se expone, en síntesis, que: A) al tener las marcas confrontadas un mismo objeto debió agudizarse el rigor comparativo; B) la Sala debió llevar a cabo una visión de conjunto de todos los componentes de la marca; y C) de haberlo hecho así, debería haber ponderado que, según el Tribunal Supremo, hay semejanza cuando los signos se componen de vocales idénticas, situadas en un mismo orden y la sílaba tónica es coincidente, circunstancias que, a su juicio, aquí concurren. Razonamiento que pone en relación con la doctrina del T.J. de la CE sobre la apreciación del riesgo de confusión y la interdependencia de los factores tomados en consideración, conforme a la cual un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa. Concluye con la súplica de que se estime el motivo y se declare "haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, denegando la marca española 2.539.631 DAILYLENS (mixta) para los productos que reivindica en la clase 9º del Nomenclátor".
El recurso de casación fue admitido por providencia de 4 de octubre de 2007.
Se ha opuesto al recurso de casación la Administración del Estado, representada por el Abogado del Estado. Suplica su desestimación y la imposición de las costas.
Mediante providencia de 18 de diciembre de 2008 se señaló para votación y fallo el día 17 de marzo de 2009 designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la fecha indicada han tenido lugar ambos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, Presidente de la Sección
En el único motivo de este recurso de casación, acogido al art. 88.1.d) de la L.J., se mantiene que la sentencia ha infringido el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, pues, según la arte recurrente, el registro de la marca "DAILYLENS" nº 2.539.631, que distingue lentes de contacto, genera el riesgo de ser confundida con la marca internacional nº 633.098 "DAILIES", registrada para distinguir lentes de contacto flexibles, también de la clase 9. Siendo indudable, ni siquiera se discute, que los productos a distinguir son los mismos, la entidad recurrente se limita a discrepar de la valoración sobre las semejanzas o similitudes existentes entre los signos confrontados. Pues bien, no ha lugar al motivo. Reitera la jurisprudencia de esta Sala que las apreciaciones de hecho respecto a litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, SSTS de 29 de mayo de 2007 RC 1868/2005, 10 de marzo del 2005 RC 4700/2002 y 9 de febrero 2009 RC 4946/2006 ). Tampoco pueden ser tenidas en consideración las sentencias que cita la recurrente porque también es doctrina reiterada la de que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los caso, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas. De modo que cabe afirmar que ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. El art. 6.1.b) de la L.M. y la jurisprudencia que lo interpreta remite, en último término, a una valoración de conjunto de todos los elementos integrantes de las marcas en confrontación a partir de la cual tanto la OEPM como la sentencia impugnada han llegado a la conclusión de admitir a registro la marca solicitada. Tal apreciación o valoración de conjunto no está ausente en la sentencia recurrida, de cuyo fundamento de derecho tercero se desprende con evidencia que el juicio de no confundibilidad se basa en las siguientes apreciaciones: las denominaciones no son semejantes, las diferencias entre una y otra son suficientes para que puedan convivir, diferencias no sólo denominativas sino también gráficas, habida cuenta del complemento diferenciador que aporta el logotipo de la marca impugnada, configurando así un signo gráfico denominativo susceptible de distinguir los productos reivindicados e identificar la concreta procedencia empresarial de los mismos. También afirma la sentencia que no hay identidades fonéticas susceptibles de producir confusión y que por todo ello no es apreciable el riesgo de confusión. Conclusión a la que se llega sin necesidad de acudir al dato acreditado en el expediente administrativo de la existencia de numerosas marcas que contienen en su inicio la expresión "DAILY" o terminan con el sufijo "LENS", todas ellas conviviendo en el mercado sin riesgo de confusión. Llega así por tanto la sentencia a una conclusión coincidente con la de la OEPM que no puede revisar esta Sala por las razones que han quedado expuestas.
De acuerdo con el art. 139.2 de la L.J., al ser íntegramente desestimado este recurso de casación procede imponer las costas a la parte recurrente.
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María Isabel Campillo García, en representación de "NOVARTIS A.G.", contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 3 de noviembre de 2006, en el recurso nº 494/2004, sentencia que declaramos conforme a Derecho, con imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
