STS, 9 de Marzo de 2009
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 09 Marzo 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de marzo de dos mil nueve
VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Pedro Antonio González Sánchez, en representación de VALLES DEL ESLA, S.A., contra la sentencia de fecha 4 de septiembre de 2006 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 3485/2004 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se ha abstenido de la emisión del escrito de oposición el Abogado del Estado.
Mediante resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- de 26 de febrero de 2004, se acordó el registro de la marca mixta "CARNICAS DEL ESLA" nº 2.544.574, solicitada con fecha 5 de junio de 2003 por D. Jose Antonio, para distinguir servicios de distribución, transporte y almacenaje de productos cárnicos, clase 39, rechazándose la oposición formulada por la mercantil VALLES DEL ESLA, S.A., titular de las marcas números 2.037.783, 2.171.422 y 2.171.423, todas con el distintivo VALLES DEL ESLA, respectivamente amparadoras de productos comprendidos en la clase 29, de servicios incluidos en la clase 41 y de servicios de la clase 42. La resolución concede el registro porque aprecia diferencias gráfico denominativas que hacen posible la convivencia pacífica en el tráfico mercantil. Por resolución de 3 de septiembre de 2004 fue desestimado el recurso de alzada entablado contra la resolución anterior, al apreciar la OEPM la no concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro previstos en el art. 6.1 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre los signos enfrentados suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error en el público.
Contra la referida resolución interpuso recurso contencioso-administrativo la representación procesal de VALLES DE ESLA, S.A., titular de las marcas oponentes, la primera de las cuales -la nº 2.037.783- fue objeto de recurso contencioso- administrativo concluido por sentencia de 26 de enero de 2001, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anuló la resolución denegatoria de la OEPM y reconoció el derecho a la inscripción para distinguir productos -entre ellos, cárnicos- de la clase 29, sentencia cuyo fundamento de derecho tercero dice, en lo que aquí importa, lo siguiente:
"Igualmente cabe recordar, que como se ha establecido reiteradamente, denominación geográfica es la constituida por el nombre de cualquier circunscripción territorial, o un accidente geográfico o cualquier lugar de la Tierra, mas para que una denominación haya de ser calificada de geográfica a los efectos de la Ley de Marcas es necesario, en primer lugar, que sea conocida por el común de las gentes y no sólo por los eruditos en geografía y además, que tal denominación geográfica evoque valores de notoriedad en relación con el producto o servicio para el que se solicita la marca, pues el fundamento de la prohibición de acceso al Registro consiste en evitar el aprovechamiento indebido de la popularidad o prestigio de un determinado lugar, induciendo a error respecto al origen y procedencia. En el caso presente, no concurren ninguna de tales circunstancias, toda vez que si bien la denominación solicitada es un vocablo de naturaleza geográfica que hace referencia a las inmediaciones del río Esla en la provincia de León, no tiene significado alguno para el consumidor ni para los profesionales en relación con los productos reivindicados, no indicando la procedencia ni denominación de origen de los productos, no siendo conocida dicha zona geográfica por los productos de la clase 29 que se pretenden proteger, por lo que con tales premisas la denominación solicitada debe de calificarse de caprichosa; debiendo de recordarse asimismo que la recurrente tiene concedida la misma denominación para distinguir productos de las clases 31, 36, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional."
De la demanda deducida por VALLES DEL ESLA, S.A. en el recurso nº 3.485/2004, concluido por la sentencia objeto de este recurso de casación, debe destacarse. 1) el reconocimiento de la preexistencia de otros registros prioritarios con la denominación "DEL ESLA", concretamente las marcas QUESERÍA DEL ESLA, nº 2.281.054, EL PASTOR DEL ESLA, nº 2.392.818 y LA FLOR DEL ESLA Nº 2.559.951, esta última recurrida en vía contencioso-administrativo por la mercantil VALLES DEL ESLA, S.A., recurso desestimado por sentencia de 4 de septiembre de 2006, dictada en el recurso nº 3330/2004 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo fundamento de derecho tercero dice que "entre la marca solicitante "LA FLOR DEL ESLA", con gráfico y la enfrentada "VALLES DEL ESLA", existen suficientes diferencias denominativas y gráficas en la comparación del conjunto para evitar el riesgo de error o confusión entre los consumidores y usuarios y el riesgo de asociación entre empresas". Respecto de las marcas citadas en la demanda de la mercantil VALLES DEL ESLA, S.A. se reconoce que "tanto las denominaciones como los gráficos a comparar son dispares", presupuesto de hecho en el que dicha sociedad encuentra la razón de la compatibilidad de esas tres marcas prioritarias con la que finalmente solicitó y consiguió registrar; y 2) la afirmación del carácter notorio de la marca VALLES DEL ESLA, lo que le lleva a invocar en su favor la protección del art. 8 de la L.M 17/2001, notoriedad que considera acreditada por medio de la prueba documental que acompañó con la demanda (en el proceso no se solicitó el recibimiento a prueba), pruebas consistentes en documentos que reflejan el resultado de una búsqueda en internet, a través del buscador Google, al introducir los términos "ESLA" y "CARNE", así como un dossier de prensa sobre el prestigio de que goza la empresa titular de la marca y los productos cárnicos que la marca distingue (pags. 37 a 40 de la demanda), y el libro "La carne de vacuno en la alimentación humana", editado por la Fundación España de la Nutrición, en cuya portada aparece la denominación "VALLES DEL ESLA, La carne con marca propia".
El recurso contencioso-administrativo nº 3485/2004 fue desestimado por sentencia de fecha 4 de septiembre de 2006, que en el fundamento jurídico tercero dice así:
"TERCERO.- Pues bien, a tenor de la doctrina expuesta resulta que entre la marca solicitante "CARNICAS DEL ESLA,", con gráfico y la enfrentada "VALLES DEL ESLA", existen suficientes diferencias denominativas y gráficas en la comparación del conjunto para evitar el riesgo de error o confusión entre los consumidores y usuarios y el riesgo de asociación entre empresas.
Descartada la existencia de semejanza determinante de riesgo de confusión no puede entrar en juego la prohibición regulada en el articulo 8 de la Ley 17/01 que impide el registro como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores por ser éstos notorios o renombrados en España, por cuanto que la propia distintividad de las marcas enfrentadas impide que se produzca una conexión entre los productos amparados por la marca solicitada y el titular de aquellos signos notorios o renombrados así como el aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".
El fallo de la sentencia fue aclarado por auto de 8 de noviembre de 2006.
La representación procesal de VALLES DEL ESLA, S.A. preparó recurso de casación contra la referida sentencia, que fue tenido por preparado mediante providencia de 11 de diciembre de 2006.
Mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 1 de febrero de 2007, el Procurador de los Tribunales D. Pedro Antonio González Sánchez, en representación de VALLES DEL ESLA, S.A, formalizó el escrito de interposición del recurso de casación, que consta de tres motivos. En el primero, acogido al art. 88.1.d) de la L.J., se mantiene que la sentencia ha infringido, por su inaplicación, el art. 6.1.b) de la L.M. 17/2001, dada la similitud existente entre el elemento nuclear o troncal de las denominaciones enfrentadas, que es el término "ESLA". También entiende infringida la jurisprudencia que interpreta aquel precepto. En el segundo, amparado en el art. 88.1.d) de la L.J., se imputa a la sentencia haber infringido el art. 12.1.a) de la derogada Ley de Marcas 32/1988 que -dice- ha venido a mantener el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas del año 2001, así como la jurisprudencia recaída en su aplicación. Especialmente, la referente a la regla de la especialidad. En el tercero, igualmente fundado en el art. 88.1.d) de la L.J., sostiene que la sentencia ha infringido el art. 8 de la Ley de Marcas del año 2001, toda vez que "el grado de notoriedad de las marcas oponentes no ha sido tenido en cuenta y a la marca impugnada le ha servido de aprovechamiento indebido la reputación lograda en el mercado por el signo oponente", afirmando en el desarrollo del motivo que "aunque se acepta tácitamente por el órgano judicial "a quo" que la marca VALLES DEL ESLA es notoriamente conocida porque no se le niega tal carácter, pues aparte de cumplir la función básica de indicación del origen empresarial, tiene además un fuerte arraigo difusivo y publicitario en los diversos medios de comunicación tanto radiofónicos como televisivos y en la prensa diaria, la sentencia no lo ha tenido en cuenta y por ello no ha otorgado la adecuada y enérgica protección de carácter reforzado que dicho art. 8 establece para las marcas renombradas y notorias". Añadiendo a continuación que "estima también de especial aplicación la norma prohibitiva que se invoca, puesto que la irrupción en el mercado de otra marca caracterizada por la palabra "ESLA" para el sector cárnico puede suponer evidente dilución de la fuerza publicitaria crédito y reputación obtenido en el mercado por la marca notoria VALLES DEL ESLA recurrente, siendo los ámbitos de aplicación coincidentes o muy semejantes". Concluye con la súplica de que se "dicte en su día sentencia por la que, estimando el presente recurso, se case la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad con el suplico de nuestro escrito de demanda".
Mediante providencia de 5 de septiembre de 2007 el recurso de casación fue admitido.
En escrito de 10 de diciembre de 2007 el Abogado del Estado se ha abstenido de evacuar el escrito de oposición.
Por providencia de 11 de noviembre de 2008 se señaló para votación y fallo el 24 de febrero de 2009, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. Ambos actos han tenido lugar en la indicada fecha.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, Presidente de la Sección
No ha lugar a acoger el motivo segundo del recurso basado en el art. 88.1.d) de la L.J. y en el que se imputa a la sentencia haber infringido el art. 12.1.a) de la L.M. de 1988. La solicitud de la marca CÁRNICAS DEL ESLA fue presentada el día 5 de junio de 2003. La Ley 17/2001 de Marcas entró en vigor -vid su Disposición Final Tercera- el 31 de junio de 2002. Por tanto, ni la Administración ni la Jurisdicción pudieron tomar en consideración dicha derogada norma para fundar sus respectivos pronunciamientos. De aquí que, en contra de lo que se afirma en el motivo segundo que se enjuicia, la sentencia no haya infringido un precepto que ni menciona ni aplica.
No ha lugar a acoger el motivo primero, amparado en el art. 88.1.d) de la L.J., en el que se sostiene que la sentencia ha infringido, por inaplicación, el art. 6.1.b) de la L.M. del año 2001. Como hemos dicho retiradamente, el recurso de casación no es cauce idóneo para discrepar de la valoración que el Tribunal de instancia haya podido hacer de la similitud existente entre las denominaciones confrontadas, a salvo los casos de error manifiesto o patente, arbitrariedad o infracción de las normas reguladoras de la valoración de las pruebas. Ninguno de estos supuestos se da en el caso que enjuiciamos. Es cierto que entre los productos que distinguen las marcas impugnada y prioritaria existe una indudable relación. Mas ya se ha dicho que no es posible sustituir al Tribunal de instancia en la apreciación de las similitudes. Además, las diferencias gráficas y denominativas existentes entre una y otra hacen posible, inequívocamente, su pacífica convivencia. Como han convivido pacíficamente las marcas prioritarias QUESERÍA DEL ESLA, EL PASTOR DEL ESLA y LA FLOR DEL ESLA con la marca VALLES DEL ESLA, convivencia cuya trascendencia minusvaloró la demandante en la instancia y vuelve a minusvalorar en sede casacional, no obstante afirmar que el elemento nuclear o troncal de las cuatro marcas es el mismo. La Sala no puede aceptar tan incongruente planteamiento, ni siquiera ponderando los diferentes productos alimenticios que respectivamente distinguen, como tampoco puede prescindir de que el acceso al registro de la marca prioritaria VALLES DEL ESLA se produjo en cumplimiento de un fallo judicial, transcrito en antecedentes, del que se desprende, en relación con la utilización de los términos "DEL ESLA", una tesis por completo incompatible con la que ahora sostiene la mercantil recurrente. En efecto, en la sentencia se niega que "tal denominación -"DEL ESLA"- evoque valores de notoriedad en relación con el producto para el que se solicita la marca". Argumento que completa con el siguiente: "En el caso, no concurren ninguna de tales circunstancias, no siendo conocida dicha zona geográfica por los productos de la clase 29 que se pretenden proteger". Estas que acabamos de transcribir fueron las razones determinantes del acceso al Registro de la marca VALLES DEL ESLA. Pues bien, el razonamiento jurídico no admite afirmar una cosa y su contraria al mismo tiempo en apoyo de una determinada pretensión. De aquí la procedencia de rechazar el motivo porque la sentencia no ha vulnerado el art. 6.1.d) de la Ley de Marcas, ni tampoco la jurisprudencia que lo interpreta, que, en último término, remite a una valoración de conjunto de todos los elementos integrantes de las marcas en confrontación a partir del cual ha llegado a una conclusión, coincidente con la de la OEPM, en favor del registro de la marca CÁRNICAS DEL ESLA, diferencias excluyentes de los riesgos de confusión y de asociación.
No ha lugar a acoger el motivo tercero, fundado en el art. 88.1.d) de la L.J., en el que se argumenta que la sentencia vulnera, por inaplicación, la prohibición del art. 8 de la Ley de Marcas del año 2001 relativa a las marcas notorias. Este motivo se construye sobre la base de dar por cierto que la sentencia de instancia ha reconocido el carácter notorio de la marca VALLES DEL ESLA. Mas un detenido examen de la resolución impugnada no permite alcanzar tal conclusión. Lo primero a destacar es que la sentencia no ha dedicado ni una sola línea a examinar las pruebas documentales -que hemos relacionado en antecedentes- que la recurrente acompañó con su escrito de demanda y respecto de las cuales no fue posible contradicción habida cuenta de que no se solicitó el recibimiento del procesa a prueba. Las referencias que la sentencia hace a la notoriedad lo son en cuanto motivos o argumentos formulados en la demanda, sin deterse a valorar la prueba en que se sustentan. Haciendo ahora la ponderación ausente en la sentencia, esta Sala considera que de tales pruebas pude desprenderse sin duda la alta calidad de los productos cárnicos distinguidos con la marca VALLES DEL ESLA. Mas una cosa es la acreditación de la calidad, incluso alta, si se quiere, de un producto, y otra distinta la notoriedad de la marca que identifica ese producto. Este concepto es de naturaleza jurídica y está definido en el art. 8.2 de la Ley de Marcas del año 2001, cuya concurrencia sólo cabe afirmar cuando a través de la ponderación de los presupuestos de hecho que la propia norma establece sin propósito exhaustivo (como lo demuestra la expresión "por cualquier otra causa") se prueba que la marca es de general conocimiento por el sector pertinente del público al que se destina el producto. En nuestro caso, no cabe afirmar la notoriedad de la marca y por ello no cabe reconocer en su favor la reforzada protección a que, de acuerdo con la jurisprudencia (STS de 21 de octubre de 2008 RC 3239/2006 y STS, Sala Primera, de 19 de diciembre de 2008 RC 2864/2003 ) tales marcas tienen derecho. La sentencia impugnada no es que haya inaplicado el art. 8 de la Ley de Marcas. Lo que ha hecho ha sido considerar que, en este caso, no concurren los presupuestos de hecho determinantes de la especial protección que el precepto establece. Esta Sala, supliendo la valoración de la prueba que el Tribunal de instancia debió llevar a cabo, concluye en idéntico sentido. De aquí el no acogimiento del motivo, conclusión que implica la afirmación de que la marca impugnada no va a permitir a su titular un indebido aprovechamiento de la reputación conseguida por la marca prioritaria.
Ex art. 139.2 de la L.J., la desestimación de todos los motivos del recurso de casación impone la condena en costas a la parte recurrente.
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Pedro Antonio González Sánchez, en representación de VALLES DEL ESLA, S.A., contra la sentencia de fecha 4 de septiembre de 2006 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 3485/2004 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que declaramos conforme a Derecho, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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