STS, 16 de Febrero de 2009

En su resolución de fecha 12 de diciembre de 2002, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) estima el recurso de alzada interpuesto contra otra resolución del mismo organismo de fecha 21 de enero de 2002, y deniega la inscripción de la marca nº 2.395.119 "TERRALEGAL", para servicios de la clase 42 del Nomenclátor internacional (servicios de consultoría profesional en materia jurídica y servicios de contenciosos, servicios de consultoría jurídica a través de medios telemáticos), por aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de marcas. La resolución se fundamenta en la coincidencia en idéntico vocablo principal TERRA que consta o integran las marcas oponentes, TERRA (denominativas), TERRA (mixtas) y TERRAINSTAN, PLANETA TERRA Y PORTAL TERRA, y apreciar una relación aplicativa entre los servicios de la marca solicitada y los productos de las marcas oponentes. La resolución añade, que la marca TERRA es notoria en el sector de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías, y aplicando el rigor comparativo para evitar asociaciones indebidas, ha de concluirse la obligada aplicación del citado precepto prohibitivo y la consiguiente denegación de la marca.

En el recurso contencioso-administrativo nº 575/2003, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, con fecha 21 de julio de 2006, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: «FALLO: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo promovido por el Procurador de los Tribunales don Ignacio Melchor de Oruña, actuando en nombre y representación de D. Juan Enrique, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas reflejada en el Fundamento de Derecho Primero, la cual, por encontrarla ajustada a Derecho, confirmamos, y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas». El Fundamento de Derecho Primero menciona la resolución del recurso de alzada de fecha de 12 de diciembre de 2002, de la OEPM, que estimó el recurso interpuesto por TERRA NETWORKS, S.A. contra resolución anterior de esa misma Oficina de 21 de enero de 2002 y denegó la inscripción de la marca nº 2.395.119 "TERRALEGAL" para proteger servicios de la clase 42 del Nomenclátor internacional (servicios de consultoría profesional en materia jurídica y servicios de contenciosos, servicios de consultoría jurídica a través de medios telemáticos).

La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en el fundamento de derecho tercero de la citada sentencia, en el que la argumentación jurídica se expresa como a continuación se trascribe:

"TERCERO.-...En este caso la apreciación global de los signos de contraste pone de manifiesto la posibilidad real de confusión en el mercado, si se pusiesen en convivencia, ante la importante semejanza fonética, al reivindicar la marca denegada un vocablo idéntico, el término TERRA, que es el que en este caso tiene la mayor fuerza expresiva y dentro del conjunto el que es más peculiar, pues el término LEGAL, incorporado junto con el anterior en la marca denegada, no tiene valor decisivo, al ser un término genérico en relación con los servicios solicitados. Dicho vocablo TERRA, que constituye la denominación propia de las marcas oponentes, ha alcanzado un renombre y conocimiento entre el público, en el sector de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, lo que hace entrar en juego la prohibición del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, en virtud del cual se prohíbe el registro de marcas "Que supongan el aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados". Así pues, es debido a ese prestigio de las marcas TERRA, que su aplicación a otra marca del mismo término diese lugar a pensar al público consumidor que los servicios ofrecidos por la marca solicitada poseen un mismo origen empresarial, dando lugar con ello a una situación de confusión, máxime cuando, como en este caso, los servicios de ambas marcas están dentro de la clase 42 del Nomenclátor Internacional, no descartándo ese riesgo de confusión ni de asociación la diversidad de productos que se integran en una misma área comercial. Por tanto, desde este prisma, no podemos concluir en la convivencia pacífica de las marcas en liza, lo que nos lleva a la desestimación del recurso, manteniéndose la resolución recurrida, habida cuenta la incompatibilidad de ambas marcas".

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de D. Juan Enrique recurso de casación, que el Tribunal de instancia tuvo por preparado mediante providencia de 16 de noviembre de 2006.

La representación procesal de de D. Juan Enrique, mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 19 de enero de 2007, interpuso recurso de casación contra la referida sentencia, al amparo de un único motivo que desarrolla en las siguientes alegaciones: 1) Imputa a la sentencia la aplicación de una normativa ya derogada, en concreto la Ley 32/88, de marcas. 2) Considera infringido el Art. 6.1 b) de la Ley 17/2001, de marcas, porque, a juicio de esta parte, no concurren los requisitos exigidos para la aplicación de la prohibición que aquél contiene, ya que a) el signo solicitado TERRALEGAL no es ni idéntico ni semejante a las marcas que se le oponen; b) existe disparidad gráfica entre las marcas c) los servicios protegidos no son semejantes; d) no existe ningún riesgo de confusión, principalmente, porque Terra Networks, S.A. no ha prestado nunca servicios jurídicos. 3) infracción del artículo 14 de la Constitución Española. Esta alegación la fundamenta en que habiendo sido solicitado por el recurrente como administrador único de la entidad TERRALEGAL DE SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. el nombre comercial TERRALEGAL nº 263538, dicho nombre fue concedido por la OEPM en fecha 21 de noviembre de 2006 con la misma argumentación pero en sentido contrario, concediendo el nombre pese a la previa oposición de las marcas TERRA de la misma codemandada, lo que pone de manifiesto, a juicio del recurrente, la contravención del principio de igualdad porque reciben un trato diferente dos situaciones prácticamente iguales, con la única diferencia de que en el caso que nos ocupa se deniega la modalidad de marca y en el caso que se cita, lo concedido es el nombre comercial TERRALEGAL. 4) infracción del artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de marcas, afirmando que de acuerdo con jurisprudencia consolidada, el criterio de la notoriedad de una marca refuerza la imposibilidad de confusión con marcas que presentan elementos característicos propios, y esto, sostiene el recurrente, es lo contrario de lo que declara la sentencia objeto del recurso planteado.

Mediante providencia de 3 de mayo de 2007 el recurso de casación ha sido admitido.

Se ha opuesto al recurso de casación la representación procesal de la entidad TELEFÓNICA, S.A., y solicita la desestimación del recurso con costas a la parte recurrente, en cuyo escrito se alega: 1) Falta de cita expresa del motivo de casación sobre el que se articula el recurso, porque alega la infracción de los artículos de la Ley 17/2001 de marcas, sin cita expresa del concreto motivo de casación, que ampara el recurso interpuesto, tal y como exige el artículo 92.1 de la ley jurisdiccional. 2 ) Planteamiento en el recurso de casación de una cuestión nueva, porque el recurrente en su escrito de demanda fundamentó el recurso contencioso-administrativo en la infracción de la Ley 32/1988, de marcas, y ahora alega que la sentencia aplica una normativa derogada-la Ley 17/2001, de marcas- añadiendo el escrito de oposición, como otro argumento de apoyo, que la normativa aplicable fue una cuestión pacífica en la instancia. 3) Aplicabilidad de la Ley 32/1988 al caso, porque el procedimiento para la inscripción de la marca se inició con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 17/2001, de marcas. El oponente añade que esto lleva a concluir la carencia de fundamento del recurso planteado. 4) Inexistencia de infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, y acierto de la sentencia al considerar que el vocablo determinante TERRA, y la coincidencia de clase entre las marcas oponentes, ponen de manifiesto la correcta aplicación de la norma aplicable. 5) Inexistencia de infracción del artículo 8.1 de la Ley 17/2001, porque la sentencia recurrida aplica o hace una correcta interpretación del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de marcas.

Mediante providencia de 20 de noviembre de 2008, se señaló para votación y fallo del recurso el 10 de febrero de 2009, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, Presidente de la Sección

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 21 de julio de 2006 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 575/2003, que desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal de don D. Juan Enrique contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de diciembre de 2002, que estimó en alzada la resolución dictada con fecha 21 de enero de 2002, y denegó la inscripción de la marca nº 2395119 «TERRALEGAL», para servicios de consultoría profesional en materia jurídica y servicios de contenciosos, servicios de consultoría jurídica a través de medios telemáticos de la clase 42 del Nomenclátor internacional.

El motivo ha de ser desestimado respecto de las cuatro alegaciones referidas en el Antecedente de Hecho Quinto.

La primera de ellas imputa a la sentencia la aplicación de una normativa ya derogada, en concreto la Ley 32/88, de marcas, alegación que carece de fundamento porque la marca "TERRALEGAL" nº 2395119 fue solicitada en fecha 19 de abril de 2001, y por tanto durante la vigencia de la Ley 32/1988, de marcas. En efecto, la ley 17/2001, de marcas, establece en su Disposición Transitoria 1ª que "los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior- Ley 32/1988, de marcas-. La entrada en vigor de la Ley 17/2001, de marcas, quedó establecida en la Disposición Final 3ª , al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que tuvo lugar el 8 de diciembre de 2001, salvo las excepciones hechas previstas en esa misma Disposición que no afecta a la Disposición Transitoria 1ª. La simple lectura de ambas disposiciones pone de manifiesto la correcta aplicación de la Ley 32/1988 por la sala de instancia, y en consecuencia, no puede tener acogida la primera alegación de la parte.

En la segunda alegación se denuncia la infracción del Art. 6.1 b) de la Ley 17/2001, de marcas porque, a juicio del recurrente, no concurren los requisitos exigidos para la aplicación de la prohibición que aquél contiene, ya que: a) el signo solicitado TERRALEGAL no es ni idéntico ni semejante a las marcas que se le oponen b) existe disparidad gráfica entre las marcas c) los servicios protegidos no son semejantes; d) no existe ningún riesgo de confusión, principalmente, porque Terra Networks, S.A. no ha prestado nunca servicios jurídicos. Tal alegación no puede ser acogida. Las cuatro razones que aduce la parte para sostener la inaplicabilidad del precepto prohibitivo no pueden sustituir a la valoración del juzgador, que ha apreciado las circunstancias singulares del caso concreto de manera que no cabe reputar ni irracional ni absurda, y sustentada en toda una secuencia lógico-jurídica que consta trascrita en el fº jº Tercero de la sentencia de instancia. En este caso, el órgano jurisdiccional, tras enunciar que realiza la apreciación global de los signos enfrentados, y relacionando los dos factores que han de ponderarse en el examen comparativo entre signos distintivos, composición de los signos y ámbito aplicativo en el que van a desplegar sus efectos, pone de relieve la importante semejanza fonética- "al reivindicar la marca denegada un vocablo idéntico, el término TERRA, que es el de mayor fuerza expresiva, y el más peculiar en el conjunto, pues el término LEGAL, es genérico en relación con los servicios solicitados...". Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que existe el riesgo de error, confusión o asociación, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que no se da el riesgo o la coincidencia apreciados por la sentencia de instancia. Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, SSTS de 29 de mayo de 2007 -RC 1868/2005- y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 ). Tampoco pueden ser tenidas en consideración las sentencias que cita la recurrente, porque es doctrina reiterada la consistente en que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto.

La tercera alegación, -infracción del artículo 14 de la Constitución Española- la fundamenta en el diferente trato recibido ante lo que el recurrente considera dos situaciones prácticamente iguales. Para esta parte, la desestimación del recurso contencioso- administrativo con fundamento en la existencia del riesgo de confusión confirmando la resolución de la OEPM que llevó a la denegación de la marca "TERRALEGAL" nº 2395119, choca con el fundamento de la OEPM al conceder dicho nombre, "TERRALEGAL" al administrador único de la entidad ahora recurrente, bajo la modalidad de nombre comercial, y con nº de expediente 263538, sustentado en la inexistencia de riesgo de confusión respecto de las marcas TERRA de la misma codemandada. Esta alegación tampoco puede prosperar. La abundante jurisprudencia acerca de que los precedentes administrativos no vinculan a la jurisdicción, exonera de toda cita y establece que cada caso ha de ser examinado autónomamente con arreglo a las circunstancias que en él concurren. Es preciso resaltar, además, que la alegación formulada ni se corresponde con la realidad de los hechos, ni se dan los requisitos de identidad entre partes, objeto recurrido y órgano decisorio entre ambos casos. En efecto, el objeto de este recurso de casación es una marca y el caso al que alude, "TERRALEGAL" nº 263538, es un nombre comercial, los solicitantes de ambas modalidades no coinciden y el nombre comercial fue también finalmente denegado por la OEPM, en su resolución del recurso de alzada. Por último debe mencionarse que el órgano judicial competente, en el ejercicio de su función jurisdiccional, resuelve sin quedar vinculado por precedentes administrativos.

En su cuarta alegación, el recurrente imputa a la sentencia la infracción del artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de marcas. Afirma que aquélla vulnera la jurisprudencia consolidada, según la cual, el criterio de la notoriedad de una marca refuerza la imposibilidad de confusión con marcas que presentan elementos característicos propios. Esta alegación tampoco puede prosperar. Lo aplicado por la sentencia es el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de marcas, con fundamento en la notoriedad de las marcas TERRA oponentes. En segundo lugar el criterio jurisprudencial respecto de las marcas notorias ha quedado patente en la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2008 (RC 2076/2006 ) que declaró lo siguiente: "En diversas ocasiones hemos reiterado que las marcas notorias y renombradas, esto es, aquéllas que tiene una difusión y conocimiento generalizado en un sector aplicativo (notorias) o en todos ellos (renombradas) reciben una protección reforzada que la ley les otorga para proteger la inversión y el esfuerzo empresarial que está en el origen de ese conocimiento acentuado de una marca en el mercado. Aunque la Ley aplicable al caso es menos destacada en este sentido que la ahora vigente (la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), el artículo 13.c) de la misma -aparte otros preceptos más específicos- permite dispensar dicha protección reforzada a las marcas notorias o renombradas por medio de la proscripción de un aprovechamiento ilegítimo de la reputación de las marcas registradas (...) La doctrina reiterada por esta Sala de casación indica que el conocimiento especialmente difundido de una marca notoria o renombrada incrementa el riesgo de que otras marcas puedan provocar en el consumidor medio confusión entre ellas o, más verosímilmente, su asociación en cuanto al origen empresarial de las mismas (entre otras, Sentencia de 19 de febrero de 2.003 -RC 4.391/1.997 -). De lo contrario, además, se seguiría el efecto perverso de que la protección otorgada a una marca notoria o renombrada, con una actividad empresarial subyacente especialmente digna de defensa, sería inversamente proporcional a su difusión en el mercado consecuencia de su mayor presencia e inversión en el mismo". En el mismo sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2008 (RC 3239/2006 ) ha precisado también que: "Actualmente, el registro previo de una marca notoria impide registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si la utilización del signo realizada sin justa causa puede comportar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad. Es decir, tratándose de productos iguales o similares, la notoriedad en el conocimiento de una marca previamente registrada por parte de los sectores afectados no puede servir de elemento para minimizar ni excluir - antes al contrario- el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otras marcas, debiendo extremarse en este caso las precauciones al examinar y valorar los elementos que las diferencian y los que aumentan el riesgo o peligro de error o confusión, tratando siempre de evitar que la marca que pretende el acceso al Registro pueda aprovecharse de la fama o notoriedad reconocida por las que ya se encuentran inscritas en el".

La jurisprudencia de esta Sala, en aplicación de la Ley 32/1988, de Marcas, ha declarado que la protección de las marcas notorias -dentro del propio ámbito aplicativo- y de las renombradas -más allá del principio de especialidad- debe extremarse porque el conocimiento difundido de una marca notoria o renombrada puede favorecer la asociación de otros registros parecidos con ella. La tesis contraria conduciría al efecto perverso de disminuir la protección de una marca conocida respecto de la de otra que no goza de difusión entre los consumidores, en detrimento de la inversión empresarial efectuada en favor del reconocimiento comercial de una marca registrada. (RC 7178/2004, STS 17-5-2007 ). Las sentencias trascritas ponen de manifiesto el criterio de protección reforzada y examen que debe realizarse respecto de las marcas notorias, y que evidencian que no es atendible la alegación del recurrente, por haber sido correctamente aplicada en la sentencia de instancia el artículo 13 c) de la Ley de marcas.

Las alegaciones formuladas por la recurrida en su escrito de oposición han sido contestadas en el Fundamento Jurídico anterior y respecto de la primera de ellas, sosteniendo que el recurso interpuesto incurre en causa de inadmisibilidad por faltar la cita expresa del motivo de casación, queda claramente desvirtuada por la simple lectura de las líneas 10 y 11 del Suplico del recurso, en el que se cita expresamente el motivo al que se acoge, artículo 88.1 d) de la LJCA.

Procede la desestimación del recurso de casación, con imposición de las costas a la parte recurrente de conformidad con la norma imperativa contenida en el art. 139.2. de la L.J.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,