STS, 30 de Noviembre de 2004

"Hijos de Fernando de Arcos y Cia, S.C.V." interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 475/1998 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas 12 de enero de 1998, que confirmó la anterior de 20 de junio de 1997 que denegó la inscripción de la marca número 2.046.386(3) "La dulce campesina. Desde 1940", con gráfico, para servicios de la clase 39.

En su escrito de demanda, de 25 de septiembre de 1998, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en la que declare: 1º.- Que no es conforme a Derecho y, en consecuencia, procede la revocación de la resolución de fecha 12 de enero de 1998 del Ilmo. Sr. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, del Ministerio de Industria y Energía; y que se acuerde la inscripción en dicha Oficina en la clase 39 de la marca 'La Dulce Campesina. Desde 1940'. 2º.- Que si la Administración se opone a estas justas pretensiones, sea condenada al pago de las costas". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 17 de noviembre de 1998, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 12 de julio de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 475/98 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Dª. Mª. Teresa de las Alas Pumariño Larrañaga, en nombre y representación de Hijos de Fernando de Arcos y Cia., S.C.V. contra las resoluciones reflejadas en el Fundamento de Derecho Primero de la presente resolución, las cuales por ser ajustadas a Derecho confirmamos; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas".

Con fecha 26 de diciembre de 2001 "Hijos de Fernando de Arcos y Cia, S.C.V." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 6988/2001 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional: Primero: por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.

Por providencia de 23 de junio de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 16 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala.

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 12 de julio de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Hijos de Fernando de Arcos y Cia, S.C.V." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud se denegó la inscripción de la marca mixta número 2.046.386(3) "La Dulce Campesina. Desde 1940", para distinguir servicios de la clase 39 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de almacenamiento, distribución, transporte, depósito, embalaje y empaquetado de productos de panadería y pastelería".

A la inscripción de la marca número 2.046.386(3) "La dulce campesina. Desde 1940", solicitada por "Hijos de Fernando de Arcos y Cia, S.C.V.", se había opuesto D. Paulino en cuanto titular de la marca número 900.029(1), "La Campesina", que ampara productos de la clase 30, en concreto "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias; hielo".

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados La Dulce Campesina y gráfico y su oponente La Campesina, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, pues la marca prioritaria está íntegramente comprendida en la solicitud, que se limita a añadir un elemento calificativo a la denominación anterior, y esta proximidad añadida a su conexión aplicativa, pues la solicitud reivindica servicios de transporte y distribución de productos alimenticios, y la marca oponente distingue productos alimenticios de la clase 30, impide su convivencia.

Que la titularidad de la recurrente de una marca 'La Dulce Campesina', posterior a la causante de la denegación y concedida para distinguir 'productos de un establecimiento que procura alimentos', no puede prejuzgar la presente resolución, pues de ella no se derivan otros derechos que los que a la misma corresponden, y la actuación administrativa no puede verse condicionada por la existencia de posibles antecedentes, cuando no es discrecional sino reglada, como en el presente caso".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"La cuestión que hoy se somete al enjuiciamiento de la Sección es si, entre las marcas en conflicto, la denominada 'La Dulce Campesina' por un lado, y la oponente 'La Campesina' por otro, existe la incompatibilidad que afirma la Oficina Española de Patentes y Marcas o, por el contrario, las resoluciones de la Administración, en las que deniega la protección registral de la marca solicitada, deben ser anuladas como propugna la parte recurrente. Para discernir la cuestión planteada debemos de atender al aspecto denominativo, en la comparación de los distintivos en litigio, debiendo de señalarse al respecto, siguiendo el criterio correcto de contraste, que se aprecia la posibilidad real de error o confusión en el mercado, habida cuenta la igualdad de los términos Campesina que forma parte de cada una de las marcas enfrentadas, lo cual ya es suficiente para que no pueda ser admitida en el Registro de la Propiedad Industrial, pues es el elemento más significativo el de Campesina y el término que más recibe la atención y puede confundir al consumidor, existiendo siempre ese peligro de confusión y asociación con los productos de la marca oponente al existir una manifiesta relación entre las áreas comerciales en relación a las cuales ambos distintivos despliegan sus efectos, pues aunque pertenecen a distintas clases del Nomenclátor, la marca solicitada reivindica servicios de transporte y distribución de productos alimenticios y la marca oponente distingue productos alimenticios de la clase 30. Todas estas consideraciones llevan a la Sala a concluir que la marca oponente, en este caso, sí tiene capacidad obstaculizante frente a la marca solicitada."

El recurso de casación consta de un motivo único, interpuesto al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, mediante el cual se denuncia la vulneración del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. La sociedad recurrente afirma que el tribunal sentenciador ha errado al contrastar las marcas enfrentadas pues ha limitado su examen en cuanto a la marca aspirante, por un lado, a parte de su denominación y, por otro, al mero elemento fonético del signo con abstracción de los componentes gráficos.

El motivo debe prosperar pues, en efecto, la lectura de los diferentes fundamentos jurídicos de la sentencia impugnada permite apreciar cómo el tribunal de instancia no ha contrastado las dos marcas tal como en realidad son, sino sólo una parte de la primera con la integridad de la segunda y prioritaria. Hemos transcrito en el anterior nuestro el fundamento jurídico de aquella sentencia que efectúa el juicio de comparación sobre la base de que la marca aspirante es tan sólo "La Dulce Campesina", en vez de "La Dulce Campesina. Desde 1940". Este mismo error está presente en otros fundamentos jurídicos de la referida sentencia. El tribunal ha prescindido, además, de valorar en un sentido o en otro la importancia que las representaciones gráficas de dichas marcas pudieran suponer en el conjunto gráfico-denominativo resultante.

Al limitar el juicio comparativo a sólo una parte de la denominación aspirante el resultado no se atiene a lo dispuesto en el artículo 12, apartado primero, letra a), de la Ley de Marcas, que exige en todo caso el contraste de los signos tal como se presentan a registro (el aspirante) o están ya registrados (los oponentes prioritarios). Reiteradamente ha dicho esta Sala que no resulta posible fragmentar la denominación solicitada para seleccionar de ella sólo una parte y contrastarla con la marca ya existente. Distinto es que, una vez contrastadas las denominaciones íntegras, el tribunal sentenciador pueda otorgar más relevancia a unos términos o a otros de la que pretende su inscripción registral, a los efectos de subrayar la impresión global o de conjunto. Pero, insistimos, ello no le autoriza a reducir artificialmente aquel conjunto sólo a uno o a varios de sus términos, como en este caso ha ocurrido.

A esta misma conclusión hemos llegado en recursos de casación análogos interpuestos contra sentencias de instancia en las cuales se había cometido la misma infracción. Por citar sólo algunas de las dictadas en este sentido, valgan las de 9 de octubre de 2993 (recurso de casación número 3887/1998) y 30 de diciembre de 2003 (recurso de casación número 2618/1999). En esta última afirmábamos lo siguiente:

"[...] Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril, 10 y 12 de junio, 22 de julio, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002-." (Sentencia de 24 de octubre de 2.003, fundamento jurídico segundo -recurso de casación 3.925/1.998)

[...] Ahora bien, tal como se indica en la doctrina citada, dicha intangibilidad acaba en el momento en que la apreciación de la Sala de instancia se basa en una errónea interpretación de los preceptos de la Ley de Marcas o de los que regulan el valor de la prueba tasada o incurra en error manifiesto o grave, circunstancias que suponen ya una infracción de las normas aplicables susceptible de ser revisada en casación. En este caso, la decisión de la Sentencia recurrida sobre las marcas en litigio se basa en una errónea aplicación del precepto de la Ley de Marcas cuya infracción se arguye en dos aspectos, uno relativo a la comparación entre los signos y el otro en relación con la no consideración del principio de especialidad.

En cuanto a lo primero, se infringe el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas al no respetarse la reiterada jurisprudencia de esta Sala en cuanto a la forma en que debe efectuarse el juicio comparativo entre los signos de las marcas enfrentadas y que debe dar lugar a la apreciación de semejanza o diferencia entre los signos y los productos respectivos. En efecto, según dicha jurisprudencia que por reiterada excusa su cita, la comparación ha de hacerse de manera global entre los signos enfrentados, atendiendo al impacto que de manera global y con todos sus elementos producen en el consumidor, pues es esa impresión la que puede provocar o evitar la confusión entre las distintas marcas, y no mediante una descomposición artificiosa entre los elementos denominativos y, en su caso, gráficos, que las integran. Ello no impide atender al mayor impacto que puedan provocar elementos preponderantes del conjunto expresivo, pero sin dejar de considerarlos en el marco de dicho conjunto.

Pues bien, la Sala descompone el término que integra la denominación de la marca aspirante en sus dos elementos y procede luego a comparar uno de ellos con la marca prioritaria, alterando de esa manera de forma decisiva el juicio a realizar sobre la confundibilidad entre ambas marcas. Con ello excede manifiestamente la posibilidad de otorgar una mayor preponderancia al elemento que la Sala pueda entender más característico en una de las marcas, que en ningún caso puede llegar a operar sólo con él en la comparación con los signos enfrentados [...]".

Las consideraciones anteriores abocan a la estimación del motivo en cuanto el tribunal de instancia no ha aplicado debidamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Ello determina, conforme dispone el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, que debamos resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate, ya en plenitud de funciones jurisdiccionales.

Situados en esta nueva perspectiva, es de destacar que las marcas enfrentadas presentan una notable disimilitud en los factores gráficos (que fueron silenciados por la sentencia impugnada) y que, confrontados en su integridad los elementos fonéticos, esto es, las denominaciones o leyendas respectivas, son asimismo diferentes. La adición en la marca aspirante del adjetivo "dulce" y de la expresión temporal "Desde 1940" contribuyen a individualizar el signo mediante la disparidad de las leyendas. Si a ello añadimos que las representaciones gráficas de una y otra marca son muy dispares (un óvalo con espiga la aspirante; un rostro de mujer en la oponente), presentan colores distintos y contribuyen a la diferenciación de los signos respectivos, el juicio de conjunto debe ser favorable a la inscripción de la marca aspirante.

El único factor de coincidencia ("La Campesina") de ambas no es suficiente para que entre en juego la prohibición de registro que venimos analizando cuando el conjunto gráfico-denominativo en que consiste la nueva marca incorpora otros elementos de singularización como los ya expuestos. Al factor de disimilitud fonético y conceptual (por la referencia temporal que incorpora) antes citado se suma la clara diferenciación gráfica de uno y otro signo con unas figuras que nada tienen en común. Todo ello determina la ausencia de semejanza entre ambas marcas y la inexistencia del riesgo de confusión en el mercado.

Consideraciones las anteriores suficientes para estimar el recurso sin necesidad de apreciar si, además, la marca aspirante y la anteriormente registrada designan productos o servicios idénticos o similares: exigiendo el artículo 12 citado la doble semejanza (o, en su caso, identidad) de signos y de productos o servicios como fundamento de la prohibición de acceso al registro, basta que una sola de ellas no concurra -como aquí sucede- para que la prohibición simplemente no entre en juego.

Diremos simplemente, a este respecto, que desde el punto de vista aplicativo la marca aspirante ampara servicios, no productos, como hace la oponente. Es cierto que se trata de servicios relacionados con el sector de la alimentación, en el que se incluyen los productos de "La Campesina", lo que difumina en buena medida la disimilitud, pero también es cierto que no hay identidad entre unos y otros.

La sociedad recurrente había alegado además, en pro de la convivencia de las dos marcas -esto es, de la imposibilidad de confusión entre ellas-, que ostentaba ya la titularidad de otra (la número 1.710.630) con la misma leyenda para productos de la clase 42 del Nomenclátor desde el año 1992. Siendo ello así no existía, a su juicio, motivo alguno para que aquella denominación no pudiera convivir con la ahora opuesta, también para servicios de la clase 39. Añade ahora, en la fase de casación, que en la sentencia, ya firme, de 21 de mayo de 2001 (recurso número 664 de 1999) la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla ha considerado que el rótulo "La Dulce Campesina. Desde 1940", con los mismos elementos gráficos que los de la marca ahora en debate, es compatible con las marcas "La Campesina", números 370.081 y 900-029, con la misma figura de mujer, para productos de la clase 30.

Ambos argumentos por sí solos no serían suficientes para lograr el éxito de la pretensión actora y son ya innecesarios una vez que hemos llegado a la conclusión antes expuesta, aun cuando no dejen de ser significativos. Diremos, sin embargo que, tal como acertadamente afirmó el tribunal de instancia respecto del primero (no pudo hacerlo respecto del segundo, pues no se le había aportado la sentencia antes citada), el precedente administrativo no tiene fuerza vinculante para los órganos jurisdiccionales. En cuanto al segundo, la eventual disparidad de criterios entre Salas territoriales del mismo nivel y orden jurisdiccional no determina que de modo necesario una deba atenerse al juicio de la otra y, en todo caso, ante el tribunal de instancia no fue posible aportar, por razones temporales, la sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

Procede, por todo lo dicho, estimar tanto el recurso de casación como el recurso contencioso-administrativo de origen. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el presente recurso de casación número 6988/2001 interpuesto por "Hijos de Fernando de Arcos y Cia, S.C.V." contra la sentencia dictada en el recurso número 475/1998 por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 12 de julio de 2001, sentencia que casamos.

Estimar el recurso contencioso-administrativo número 475 de 1998 interpuesto por "Hijos de Fernando de Arcos y Cia, S.C.V." y anular las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de junio de 1997 y 12 de enero de 1998 en cuanto no accedieron al registro de la marca número 2.046.386(3) "La dulce campesina. Desde 1940", con gráfico, para servicios de la clase 39, registro al que tiene derecho.

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.