STS, 19 de Julio de 2004
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2004:5310 |
| Número de Recurso | 726/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 19 de Julio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Julio de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 726/2001, interpuesto por la Procuradora Dª. Almudena González García, en nombre y representación de INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, de Francia, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 1247 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 2490/1996, con fecha 5 de diciembre de 2000, sobre inscripción de la marca nº 1.647.973 "KONYAC", clase 32; siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo nº 2490/1996, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 1247 de fecha 5 de diciembre de 2000, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso promovido por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut en representación del "Institut National des Apellations d'Origine" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de junio de 1996 en expediente nº 08619/94 y confirmamos dicha resolución por ser conforme a derecho; sin costas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 22 de enero de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 28 de febrero de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando sentencia acordando la denegación de la marca nº 1.642.973 KONYAC.
El recurso de casación fue admitido por auto de la Sección Primera de esta Sala de fecha 14 de octubre de 2002. Por providencia de esta Sección Tercera de 16 de octubre de 2003 se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que realizó en escrito presentado en fecha 23 de octubre de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 6 de mayo de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 14 de julio de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso, se articulan y han sido admitidos por el auto de la Sección Primera de fecha 14 de octubre de 2002, nueve motivos de casación, los dos primeros al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional; el primero, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales, determinante de indefensión, que luego concreta en la infracción de los artículos 120.3 de la Constitución Española, 67.1 de la Ley Jurisdiccional, 359 y 372 de la L.E.C. y 248 de la L.O.P.J.; el segundo, por incongruencia omisiva de la sentencia de todos los preceptos invocados como fundamento de su pretensión, que concreta en el Convenio Hispano-Francés de 27 de junio de 1973, artículo 8º de la Ley sobre Competencia Desleal, artículo 9 de la Ley de Marcas en relación con el Convenio de la Unión de París, así como la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988, articulo 10 de la Ley de Marcas, de la Constitución (art. 120.3 como concreción del 24.1), y artículo 12 del Código Civil; los motivos tercero al noveno, articulados al amparo del Art. 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional; el tercero por infracción por aplicación indebida del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas; el cuarto, por infracción de los artículos 9 y 14 de la Constitución Española; el quinto, por infracción de los preceptos del Ordenamiento Jurídico Español, Comunitario e Internacional que tiene por finalidad evitar el uso de expresiones que puedan provocar confusión con denominaciones de origen o respecto de las características de los productos, que luego concreta en el artículo 11.1 f) y artículo 1º de la Ley de Marcas; el sexto, por infracción del Convenio entre el Estado Español y la República Francesa sobre protección de las denominaciones de origen hecho en Madrid el 27 de junio de 1973, e inaplicación de los preceptos de la Ley de Competencia Desleal a los que remiten dicho Convenio y el artículo 22-2-b) del Acuerdo ADPIC; el séptimo por infracción de diversos preceptos de Derecho Comunitario que obligan al reconocimiento de una especial protección sobre las denominaciones de origen; el octavo, por infracción por inaplicación del artículo 13 d) de la Ley de Marcas, y el noveno, por infracción del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, destinado a impedir el aprovechamiento de la reputación ajena.
El primer motivo de casación articulado al amparo del Art. 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional por quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, y el segundo, formulado al amparo del mismo artículo, en el que se denuncia incongruencia de la sentencia, deben ser examinados y resueltos de forma conjunta en aras de una mayor claridad y precisión de la sentencia, dado que en definitiva en ambos se alega incongruencia omisiva de la misma, por no resolver de forma adecuada todas las cuestiones fundamentales planteadas en la demanda, porque resuelve exclusivamente la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas y deja sin resolver la cuestión fundamental planteada en la demanda, que se refiere al Convenio Hispano-Francés de 27 de junio de 1973, artículo 8 de la Ley de Competencia Desleal; artículo 9 de la Ley de Marcas en relación con el Convenio de la Unión de París y la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988, artículo 10 de la Ley de Marcas, de la Constitución Española (art. 120.3 como concreción del 24.1) y artículo 12 del Código Civil, alegando falta de motivación de la sentencia en relación con las pretensiones de la parte recurrente. La sentencia recurrida, después de examinar en sus Fundamentos de Derecho Primero, Segundo y Tercero, la situación fáctica o procedimental seguida hasta la concesión de la marca hoy en litigio, y de exponer una serie de consideraciones generales aplicables a cualquier marca, así como la cita de sentencias de esta Sala con las que pretende establecer una serie de principios generales en materia de marcas, dedica el Fundamento de Derecho Cuarto, a la cuestión de fondo del recurso, afirmando que no existe riesgo de confusión ni en el mercado ni entre los consumidores entre el término "KONYAC", que se solicita como aspirante, y la denominación de origen "COGNAC", pues considera evidente que la marca aspirante protegen bebidas de "no alcohólicas y de cereales", mientras que el oponente "COGNAC" se refiere a una bebida alcohólica perteneciente a una región de Francia, procedente de una clase de uvas preestablecida, con arreglo a unos determinados métodos de vinificación, destilación, envejecimiento y almacenaje reglamentados, que integran unos productos muy selectos de notoriedad y fama mundiales bajo una serie de marcas comerciales legalmente registrados. Y de ello deduce que no existe riesgo razonablemente apreciable de que tales productos alcohólicos sean confundidos con las bebidas "no alcohólicas y de cereales" que protege la aspirante. Esta Sala estima que la sentencia recurrida al resolver solamente y de modo insuficiente la prohibición contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, limitándose a rechazar la existencia de error o confusión entre las denominaciones "KONYAC" y "COGNAC", derivada de la evidente disparidad de los productos de ambas, está aplicando indebidamente el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas que nadie le planteó, para confirmar la resolución del Registro de la propiedad Industrial de 20 de junio de 1996 que acordó la concesión de la inscripción registral de la marca nº 1.647.973 "KONYAC", clase 32, para proteger "bebidas no alcohólicas y en especial los preparados a base de cereales", y dejando sin resolver, puesto que ni siquiera se refiere a ellas, cuestiones de gran importancia planteadas por el recurrente, tanto en vía administrativa como en la judicial, referentes a la aplicación al presente caso del Convenio Hispano Francés de 27 de junio de 1973, el artículo 8º de la Ley de Competencia Desleal, en relación con el artículo 9º de la Ley de Marcas, el Convenio de París del Arreglo de Madrid sobre supresión de indicaciones falsas o engañosas, así como la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988, todo ello en relación con el artículo 11.1 c) de la Ley de Marcas, con total independencia de la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley, única contemplada en la sentencia recurrida. Por ello, la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva, con infracción de los artículos 67.1 de la Ley Jurisdiccional, 359 y 372 de la L.E.C., y 248.3 de la L.O.P.J:, al haber resuelto sin tener en cuenta las verdaderas pretensiones de las partes y sus argumentos fundamentales de defensa de sus derechos, sin exponer una motivación adecuada y suficiente que de respuesta a tales pretensiones, por lo que procede que la casemos y anulemos, estimando el primer y el segundo motivo de casación sin necesidad de examinar el resto de los motivos de casación articulados.
Una vez casada y anulada la sentencia recurrida, esta Sala, recuperando plena jurisdicción para resolver el recurso contencioso-administrativo nº 2490/1996 y convirtiéndose en Tribunal de instancia, debe dictar otra sentencia conforme a Derecho de acuerdo con las verdaderas pretensiones de las partes en la demanda jurisdiccional interpuesta por el INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, en el recurso contencioso-administrativo nº 2490/1996, en el que plantea como cuestión central, no el problema de la compatibilidad o incompatibilidad registral del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas entre la marca aspirante "KONYAC" nº 1.642.973, clase 32, con la denominación "COGNAC" que no constituye marca registrada con anterioridad en España y que es lo único que resuelve la sentencia de instancia, sino otro problema distinto derivado de la naturaleza de las denominaciones de origen, su importancia y su defensa por las instituciones encargadas de velar por las mismas, que en el caso presente corresponde a la entidad demandante, hoy recurrente en casación, encargada de la defensa de la denominación de origen "COGNAC", "vinos" de características muy particulares que reciben el nombre de una región francesa, que dio origen a un conflicto internacional con el término español "COÑAC", conflicto que concluyó con la firma de un convenio celebrado entre en Estado Español y la República Francesa, hecho en Madrid el 27 de junio de 1973 (B.O.E. de 27 de junio de 1975), sobre protección de las denominaciones de origen en el que ambos contendientes reconocen el interés de ambos Estados en la protección contra la competencia desleal para proteger de forma eficaz las denominaciones que figuren en el Convenio, entre las que se encuentra la denominación de origen "COGNAC", reservada para unas bebidas alcohólicas de origen francés, convenio vigente en España que ha de ser observado por todos los tribunales españoles, el cual, en su artículo 5º, establece que se reputa desleal todo comportamiento contrario a las exigencias de la buena fe; en su artículo 6º, considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión y riesgo de asociación entre los consumidores; en su artículo 11.2, considera competencia desleal el aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno. Asimismo el artículo 10 bis del Convenio de París, en su versión de Estocolmo de 14 de julio de 1962, firmado por España que establece, que los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal y que constituye competencia desleal todo acto de competencia contraria a los usos establecidos en materia industrial o comercial. Y la vigente Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, dispone en su artículo 11 f), que no podrán registrarse como marcas las que puedan inducir a error, particularmente, sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios, prohibiéndose en el artículo 13 c), los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos registrados o que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial.
Como ha dicho esta Sala en sentencia de 29 de enero de 1993, reiterada en otras de 6 de octubre de 2003 y de 18 de febrero de 2004, el espíritu y finalidad que imprime toda la materia de denominaciones de origen está presidido por la protección y garantía específica de los mismos, impidiendo que salgan al mercado con posible engaño al consumidor, vinos protegidos por la denominación que no sean tales. Y al pronunciarse sobre la interpretación del artículo 124 nº 13 del Estatuto de la Propiedad Industrial, inmediato precedente del artículo 11 f) de la Ley de Marcas, dice que el precepto impide admitir distintivos en los que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito, y de reputación industrial, pues la firma peticionaria se aprovecharía de forma más o menos directa o involuntaria del crédito y prestigio aunque no fuesen esas sus intenciones. Y la sentencia de esta Sala de fecha 29 de septiembre de 1990 se dice que lo que garantiza la denominación de origen es que la calidad de lo producido responda a la verdad de lo que espera el consumidor. Asimismo las sentencias de 9 de junio de 1998 y 28 de enero de 1999 del Tribunal de Justicia de la CCEE, remiten al juez nacional la aplicación del riesgo de confusión cuando se utilizase como marca no la totalidad de los elementos integrantes de una denominación de origen, sino solamente alguno de sus componentes, apreciación que debe efectuarse sobre la base de un análisis pormenorizado del contexto fáctico que le hayan expuesto las partes y empleando como parámetro en la apreciación la forma de pensar o hábitos de los consumidores, precisando que debe tenerse como preferente el tipo de consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz cuyas expectativas puedan verse defraudadas.
De todo lo expuesto se desprende que la utilización de la marca aspirante "KONYAC", para proteger "bebidas no alcohólicas y otras, especialmente preparadas con cereales", no puede considerarse incluida en la prohibición del Convenio Hispano-Francés de 27 de junio de 1973, ni en el artículo 8º de la Ley de Competencia Desleal, ni en el artículo 9º de la Ley de Marcas en relación con el Convenio de la Unión de París, ni de la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988, ni de los artículos 11.1 f) y 13 d) y c) de la Ley de Marcas, dado que la diferencia de la naturaleza de los productos que se pretenden proteger "bebidas no alcohólicas y de cereales" en relación con los de su oponente "COGNAC", no excluye todo riesgo de confusión o asociación entre los consumidores, ni opera la eliminación directa de todo riesgo de competencia desleal, aprovechamiento indebido o riesgo de falsas relaciones o de procedencia, dado que la calidad de las bebidas alcohólicas "COGNAC" procedentes de una región de Francia notoria mundialmente y de elevada graduación alcohólica, gran demérito puede sufrir por el registro de una marca española, en la que la diferencia fonética y gráficamente en sus letra "K-Y", de la aspirante y "C-G" de su oponente es prácticamente imperceptible y suenan al oído fonéticamente iguales, lo cual introduce el riesgo de imitación o aprovechamiento y peligro de asociación en perjuicio y descrédito de los vinos "COGNAC", y en definitiva, procede estimar el recurso contencioso-administrativo nº 2490/1996 y anular los actos de la Oficina Española de Patentes y Marcas a los que la demanda se contrae, acordando la definitiva denegación de la marca nº 1.642.973 "KONYAC", clase 32, en la forma solicitada, en cuanto puede significar un comportamiento contrario de las exigencias de la buena fe que puede crear un riesgo de confusión y de asociación entre los consumidores y un acto de competencia desleal respecto a los vinos "COGNAC" que el Convenio examinado pretende proteger.
Al estimar los dos motivos de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo conforme dispone el Art. 139 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 726/2001, interpuesto por la Procuradora Dª. Almudena González García, en nombre y representación de INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, contra la sentencia nº 1247 de fecha 5 de diciembre de 2000, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 2490/1996, casando y anulando dicha sentencia.
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) En su lugar dictamos otra por la que, estimando el recurso contencioso-administrativo nº 2490/1996 interpuesto por INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, de Francia, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas a las que la demanda se contrae declaramos que dichas resoluciones no son conformes a Derecho y como tal las anulamos, acordando la definitiva denegación registral de la marca nº. 1.642.973 "KONYAC", clase 32, por la titularidad de LABORATORIOS PEN, S.A.
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) No hacemos expresa condena en costas ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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