STS, 27 de Abril de 2004
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2004:2750 |
| Número de Recurso | 4457/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 27 de Abril de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Abril de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 4457/2000, interpuesto por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, en nombre y representación de la sociedad PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 334 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1264/1997, con fecha 4 de abril de 2000, sobre inscripción de la marca nº 1.962.023 "PEPE MOYA", clase 25; siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, y BUBA JEANS, S.L., representada por la Procurador Dª. Pilar Cortés Galán, asistida de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo nº 1264/1997, la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 334 de fecha 4 de abril de 2000, cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS: Que debemos estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Dña. Pilar Cortes Galón, en nombre y representación de la entidad, "BUBA JEANS, S.L.", contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de marzo de 1997 que estima el recurso ordinario interpuesto frente a la resolución de fecha 5 de julio de 1996, y en consecuencia, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS la disconformidad de la misma con el ordenamiento jurídico, debiendo ser anulada. No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 24 de mayo de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 20 de junio de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la recurrida y dictando otra por la que se declare la nulidad de la resolución que concedió el acceso al registro de la marca nº 1.962.023 "PEPE MOYA" para distinguir productos de los comprendidos en la clase 25ª.
El recurso de casación fue admitido por auto de la Sección Primera de esta Sala de fecha 25 de noviembre de 2002. Por providencia de 11 de marzo de 2003 se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y a la Procuradora Dª. Mª. del Pilar Cortés Galán), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizó el Sr. Abogado del Estado en escrito presentado en fecha 20 de marzo de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente, y se tiene por caducado el trámite de oposición a la Procuradora Srª. Cortés Galán, al no haber formalizado en el plazo concedido el escrito pertinente.
Por providencia de fecha 3 de febrero de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 20 de abril de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
El recurrente PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V., articula contra la sentencia de instancia un único motivo de casación al amparo del artículo 88.1.3º de la Ley Jurisdiccional, por infracción del ordenamiento jurídico constituidas por el artículo 12.1 a) y 13 c) de la Ley de Marcas 32/1988, y jurisprudencia aplicable a los mismos.
En el único motivo de impugnación alega el recurrente que la sentencia de instancia infringe el artículo 12.1 a) de la Ley, al existir semejanza fonética del término "PEPE" e identidad de productos de ambas. Esta Sala ha declarado reiteradamente que para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca según el artículo 12.1 a) de la Ley, se exige la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, y c) que puedan inducir a confusión en el mercado. Basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 y 12 de junio 2003.
En el caso presente, la sentencia recurrida compara las denominaciones enfrentadas "PEPE MOYA" y sus oponentes "PEPE F6", "PEPE TRADE MARK", "PEPE JEANSYSTEM", "PEPE JEANS PORTOBELLO", "PEPE LONDON" y "PEPE", lo cual aceptamos como exacto y coincidimos con las conclusiones jurídicas a las que llega la sentencia recurrida, pues sin fijarse exclusivamente en el término "PEPE" que coincide en todas ellas, llega a la conclusión de que la marca aspirante "PEPE MOYA" no incurre en la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley al no apreciar semejanza fonética con las denominaciones de las demás marcas, apreciación que coincide con la reiterada jurisprudencia de esta Sala que afirma que las marcas no pueden descomponerse en sus distintos elementos, sino que deben examinarse comparándolas en conjunto y teniendo en cuenta todos sus elementos componentes. Coincidiendo con la sentencia recurrida, la diferencia fonética de las dos marcas se aprecia a simple vista porque suenan al oído de forma diferente pues no ofrece duda que "PEPE MOYA" no suena igual que ninguna de las marcas oponentes y aunque todas ellas tengan en común el término "PEPE", se diferencian inmediatamente por el resto de sus elementos denominativos "MOYA," con gráfico, "F6", "TRADE MARK", JEANSYSTEM "JEANS PORTOBELLO" y "LONDON", que actúan como elementos diferenciativos suficientes que evitan la semejanza fonética y el riesgo de asociación empresarial a que se refiere la sentencia recurrida. Todo lo dicho se refuerza teniendo en cuenta que actualmente conviven en el Registro de la Propiedad Industrial, con las marcas hoy en litigio, numerosas marcas que contiene el término "PEPE", acompañadas de otros elementos como "GARCIA", "DOLS", "BLANCO", "OLLERO", "PICO", "LASO", etc., que les otorgan una fuerza diferenciativa, no superior a los que concurren en el presente caso con el término "MOYA", y no existe razón alguna, sin incurrir en discriminación, para denegar al aspirante una marca que pude convivir en el Registro con la misma razón por la que conviven todas las actualmente inscritas y máxime si tenemos en cuenta que el término "PEPE", como sinónimo vulgar del nombre José, es un elemento común no apropiable por nadie en exclusiva y es preciso fijarse en todos los demás elementos diferenciativos, dado que "PEPE" en sí mismo no es susceptible de inscripción en exclusiva, y en el caso presente el término "MOYA", coincidente con el apellido del titular, actúa como elemento diferenciador suficiente, como su propio apellido para distinguirla de todas las demás "PEPE". Procede la desestimación del único motivo de casación admitido y en consecuencia, la confirmación de la sentencia recurrida por ser conforme a Derecho.
Al desestimar el único motivo de casación alegado, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 4457/2000, interpuesto por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, en nombre y representación de PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V., contra la sentencia nº 334 de fecha de fecha 4 de abril de 2000, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso- administrativo nº 1264/97, haciendo expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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