STS, 5 de Octubre de 2001
| Ponente | CAMPOS SANCHEZ-BORDONA, MANUEL |
| ECLI | ES:TS:2001:7610 |
| Número de Recurso | 326/1995 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 5 de Octubre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
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OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Octubre de dos mil uno.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 326/1995 interpuesto por "JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S.A.", representado por la Procurador Dª. Isabel Juliá Corujo, contra la sentencia dictada con fecha 20 de octubre de 1994 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 39/1993, sobre marca internacional número 527.717 denominada "Take it Lila"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representado por Abogado del Estado.
La entidad "José Sánchez Peñate, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 39/1993 contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 1 de abril de 1991 que concedió la marca internacional número 527.717 "Take it Lila" de la clase 30, y contra la dictada con fecha 16 de noviembre de 1992 que desestimó el recurso de reposición deducido contra aquélla.
En su escrito de demanda, de 5 de octubre de 1993, la actora alegó los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 1 abril 1991, por la que se concedió la marca internacional 527.717, Take it Lila, clase 30, y la emitida el 24 julio 1992, por la que expresamente se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la anterior, dictando en su lugar otra resolución por la que se deniegue definitivamente la citada marca internacional". Por otrosí solicitó el recibimiento del recurso a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 16 de noviembre de 1993, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 20 de octubre de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador Don Luis Suárez Migoyo, en nombre y representación de José Sánchez Peñate, S.A. contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial por las que se concedió la marca número 527.717 Take it Lila, debemos declarar y declaramos ajustadas a Derecho dichas resoluciones; sin hacer imposición de costas".
Con fecha 9 de febrero de 1995 "José Sánchez Peñate, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 326/1995 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: Primero: Al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial y de su jurisprudencia. Segundo: Bajo el mismo ordinal por infracción del artículo 124.11 del mismo texto legal y de su jurisprudencia.
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.
Por providencia de 18 de junio de 2001 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 27 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 20 de octubre de 1994, confirmó las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial antes reseñadas en cuya virtud este organismo había concedido la inscripción de la marca número 527.717 "Take it Lila", para productos de la clase 30, pese a la oposición formulada por la empresa José Sánchez Peñate, S.A. que la consideraba incompatible con su marca prioritaria "Lilac", número 1.014.188, de la misma clase 30.
Ante la Sala sentenciadora la parte recurrente había alegado que las resoluciones administrativas debían ser anuladas pues la inscripción registral de la marca aspirante (número 527.717 "Take it Lila", clase 30), incompatible a su juicio con las marcas oponentes número 1.014.188 ("Lilac", clase 30) y número 636.478 ("Lila", clase 29), vulneraba las reglas 1ª y 11ª del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial.
La Sala de instancia rechazó la demanda fundando su fallo en las siguientes consideraciones:
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"El artículo 124.1 [...] prohíbe que puedan tener acceso al Registro de la Propiedad Industrial aquellos distintivos que, por su semejanza gráfica o fonética con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado; y en el presente caso no puede producirse la confusión en el mercado porque la marca registrada, que se impugna, está compuesta por tres vocablos: Take It Lila, y las marcas opuestas por uno solo, sin que quepa, a efectos registrales y para hacer la comparación, descomponer los referidos elementos de la citada marca para buscar la coincidencia de la misma con la segunda, porque en modo alguno, además, destaca el segundo vocablo como elemento diferenciador de la marca. Debiendo añadirse que, en todo caso, la comparación entre los distintivos que componen las marcas enfrentadas debe hacerse siempre teniendo en cuenta el conjunto de los términos o vocablos que compongan sus distintivos, y el hecho de que alguno de ellos coincida no es determinante de confusión si no es el elemento característico, cuyo principio ha sido recogido por la jurisprudencia, entre otras, en la sentencia de 7 de diciembre de 1981".
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En cuanto a la regla 11 del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial (no pueden ser admitidas al registro como marcas [...] las denominaciones ya registradas, suprimiéndoles o agregándoles cualquier vocablo), en primer lugar ha de tenerse en cuenta que, en vía administrativa, fundó su oposición al registro de la marca impugnada su titularidad de la marca número 1.014.180, denominada Lilac, lo que supone que la marca impugnada Take It Lila no se ha formado por agregación a dos vocablos la denominación ya registrada, puesto que Lilac y Lila no son términos idénticos y, fonéticamente, suenan muy distinto. Y aunque en la demanda se alega por el actor ser también titular de una marca denominada Lila, en todo caso, la regla del número 11 del artículo 124 hay que ponerla en relación con la regla 1ª del mismo precepto, en el sentido de que lo que se pretende por una y otra es evitar la confusión en el mercado, protegiendo al público consumidor. Todo lo cual hace que las marcas enfrentadas sean compatibles registralmente, como se apreció en vía administrativa [...]".
La sociedad recurrente invoca ahora como motivos de casación, ambos al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, la infracción de las ya citadas reglas primera y undécima del Estatuto de la Propiedad Industrial, así como de la jurisprudencia dictada en su aplicación. En cuanto al primer motivo, insiste en que la marca aspirante tiene semejanzas gráficas y fonéticas con la marcas oponentes, aumentando el riesgo de confusión el hecho de que unas y otras se refieran a los mismos productos. En cuanto al segundo, sigue afirmando que la marca aspirante es irregistrable porque se ha formado agregando a la marca prioritaria (Lila) los términos "take it".
El primer motivo debe ser desestimado, pues la sentencia recurrida interpreta correctamente el referido artículo 124.1 y lo aplica a partir de la consideración de que entre la marca cuya inscripción se rechaza y las preexistentes no existen semejanzas suficientes que generen aquel riesgo de confusión o error en los potenciales consumidores.
Como hemos repetido en sentencias anteriores (por todas, la de 31 de octubre de 2000, recaída en el recurso número 4534/1993), dado que nos encontramos ante un recurso extraordinario de casación, "no es ocioso recordar, también, algunas de las afirmaciones de este Tribunal que por su reiteración constituyen jurisprudencia al respecto. Así:
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Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad;
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que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida;
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que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y
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en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos."
Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el motivo a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados son semejantes desde la perspectiva fonética y gráfica, afirmando que existe riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente aquel precepto y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existen coincidencias, fonética y aplicativa o de productos, entre las marcas enfrentadas y que por ello no existe riesgo de confusión en el mercado, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se da la coincidencia y el riesgo que niega la sentencia de instancia.
La misma suerte desestimatoria ha de correr el segundo de los motivos de casación. En realidad, la parte recurrente se limita a aducir la infracción de la regla undécima del articulo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial sin atender ni valorar críticamente el razonamiento contrario de la Sala de instancia, que destacaba, por un lado, cómo en su oposición ante el Registro la marca opuesta ("Lilac") ni siquiera coincidía con el tercer vocablo ("Lila") de la marca aspirante y cómo, en todo caso, la aplicación de la regla undécima no es disociable de la primera.
El razonamiento de la sentencia de instancia -y su fallo- debe, en efecto, prevalecer pues aplica correctamente la jurisprudencia de esta Sala en interpretación de la norma cuya infracción se denuncia: hemos afirmado reiteradamente que "la prohibición contenida en la regla 11ª del artículo 124 no puede reputarse incondicionada y absoluta, pues ha de valorarse en función del riesgo de confundibilidad; dicho en otras palabras, lo prohibido no es la agregación o supresión de vocablos en sí misma, sino cuando tales operaciones determinen una semejanza que origine un peligro de confusión, que es lo que realmente quiere evitar el Estatuto de la Propiedad Industrial; de suerte tal que cuando la agregación de un vocablo produce un conjunto con individualidad propia, que evita la confusión en el consumidor medio, no debe denegarse el acceso al Registro, como marca, del nuevo distintivo".
Rechazada ya, en este caso, la existencia de la semejanza y del riesgo que determinarían la aplicabilidad del precepto invocado, el motivo de casación ha de desestimarse.
Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 326 de 1995 interpuesto por "José Sánchez Peñate, S.A." contra la sentencia dictada con fecha 20 de octubre de 1994 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 39/1993. Con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Segundo Menéndez.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Fernando Cid.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretaria de la misma certifico.
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