STS, 16 de Enero de 2009
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2009:9 |
| Número de Recurso | 3825/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Enero de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de enero de dos mil nueve
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 3825/2006, interpuesto por la mercantil GESTORES DE PROYECTOS MULTIMEDIA, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Don Pedro Antonio González Sánchez, contra la sentencia nº 155, dictada el 15 de febrero de 2006 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1723/2003. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.
En su resolución de fecha 13 de enero de 2003, la OEPM estima el recurso de alzada interpuesto contra otra resolución del mismo organismo de fecha 5 de octubre de 2001, y deniega la inscripción de la marca nº 2.342.137 "GPM FACTORÍA INTERNET", mixta, para servicios de la clase 42 del Nomenclátor internacional (servicios de programación para ordenadores; estudios, análisis, elaboración de proyectos de software y de sistemas informáticos; asesoramiento en materia de informática; alquiler de ordenadores, de software de ordenador, o de tiempos de acceso a una base de datos informática), por apreciar un evidente grado de similitud, derivado de que en la denominación solicitada se integra como elemento más distintivo y característico el de la denominación de la marca opuesta, y una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos, que podría inducir a error en el mercado o generar riesgo de asociación, entre dicha marca y las opuestas nº 2.320.690 y 2.320.689, denominativas, "LA FACTORÍA DE INTERNET", inscritas respectivamente para las clases 38 (servicios de telecomunicaciones; servicios de comunicaciones a través de redes informáticas) y 36 (servicios de seguros; servicios de negocios financieros; servicios de negocios monetarios; servicios de negocios inmobiliarios), y nº 2.320.691 "LA FACTORÍA DE INTERNET", mixta, inscrita también para productos de la clase 36.
En el recurso contencioso-administrativo nº 1723/2003, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, con fecha 15 de febrero de 2006, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: «FALLO: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo promovido por el Procurador de los Tribunales don Pedro Antonio González Sánchez, actuando en nombre y representación de "GESTORES DE PROYECTOS MULTIMEDIA SL", contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de enero de 2003, que estimó el recurso de alzada interpuesto por "RECOLETOS GRUPO DE COMUNICACIÓN SA" contra resolución anterior de esa misma Oficina de 5 de octubre de 2001 y denegó la inscripción de la marca 2.342.137 "GPM FACTORIA INTERNET" para proteger productos de la clase 42 del Nomenclátor Internacional, sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición».
La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en los fundamentos de derecho tercero y cuarto de la citada sentencia, que dice textualmente:
"TERCERO. Ahora bien, opone en primer termino la recurrente en el presente proceso la indefensión y falta de audiencia que predica de la tramitación del recurso de alzada interpuesto por la parte contraria en vía administrativa del que afirma solo se le dio traslado con posterioridad a su resolución por lo que invoca la vulneración del procedimiento legalmente establecido y, en definitiva, la lesión del derecho de tutela y defensa constitucionalmente garantizado ex art. 24.1 CE. Ahora bien, tal concepto es esencialmente material, y aunque, en efecto, se desprende de lo actuado la existencia de una irregularidad formal consistente en la resolución del recurso en fecha anterior a aquella intervención del recurrente mediante su escrito de alegaciones que lleva fecha posterior, lo cierto es que la relevancia material de tal defecto es escasa a la vista de la consideración en la fundamentación del recurso de alzada de lo esencial de sus alegaciones que ahora reitera en esta vía judicial, consistentes en la diferencia aplicativa de los servicios a los que van dirigidos los productos situados en diferente clase del Nomenclátor, y, en definitiva, de ámbitos comerciales, así como la diferencia en general de los signos enfrentados considerados en su totalidad y teniendo en consideración el grafico característico de ambos. Es esa falta de trascendencia en orden a su consideración por la resolución lo que motiva que haya de entrarse a examinar la cuestión de fondo planteada y desestimar este primer motivo del recurso interpuesto.
Alega la compañía recurrente esencialmente que las denominaciones de las marcas enfrentadas no son totalmente iguales, que la similitud entre las marcas enfrentadas es solo denominativa o fonética, pero no gráfica, siendo además el grafismo de la solicitada especialmente peculiar y que difiere sustancialmente. También que los ámbitos comerciales a los que se dirigen los productos son diferentes al estar incluidos en distintos números del Nomenclátor Internacional.
Pues bien, en lo que respecta a las diferencias gráficas que el actor alega respecto de la marca anterior, por ser esta última meramente denominativa, por lo que el peculiar grafismo de la actual impediría el riesgo de confusión, la propia literalidad del precepto aplicado impide otorgar transcendencia a dicho argumento, porque es el riesgo de confusión por la concurrencia de identidad fonética, gráfica o conceptual, lo que trata de impedir la norma en cuestión; no siendo, por tanto, necesario que concurran acumulativamente todas esas identidades sino tan solo alguna o algunas de ellas, siendo manifiesta en este caso concreto la similitud fonética entre ambas marcas. Ha de traerse aquí a consideración la doctrina de las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 11 de octubre de 1994 o de 2 de junio de 1994, que señalaron al respecto: "...Al existir una notoria semejanza en la leyenda, existe una clara identidad fonética lo cual es suficiente para la inadmisiblidad de la marca pretendida, pues aunque gráficamente sean distintas, basta conque exista la semejanza o identidad fonética para que no pueda ser admitida al Registro, pues no se puede olvidar que en cualquier clase de propaganda oral la distinción sería siempre imposible y por tanto el peligro de confusión existe siempre, máxime cuando los productos son muy parecidos....Como regla general, en una marca mixta debe darse primacía al elemento denominativo, sobre todo en las que amparan productos que usualmente son solicitados verbalmente"
En el presente supuesto, es manifiesto que ambas marcas se refieren a productos cuyo ámbito comercial es semejante, con el evidente riesgo de confusión que ello comporta, si como también aquí sucede sus denominaciones son, al menos parcialmente, idénticas.
A ello opone el recurrente dos argumentos o motivos en contra de la resolución que, en virtud de tal riesgo de confusión en el mercado, le ha denegado la inscripción de su marca; a saber: que en la marca cuya inscripción solicita se añade un vocablo diferente al que figura en la marca obstaculizante, pues en la suya figura junto al vocablo "FACTORIA INTERNET " el vocablo " GPM", mientras en la otra esa denominación común "FACTORIA INTERNET" aparece en exclusiva, siendo suficiente tal diferencia para excluir el riesgo de confusión en el mercado. Ahora bien, en lo que respecta a las diferencias que el actor señala entre uno de los dos vocablos que componen cada una de las marcas enfrentadas, el Tribunal Supremo también ha señalado en su sentencia de 11 de febrero de 1994 que "al hacer la comparación entre los distintivos de las marcas enfrentadas, ya sean solamente gráficas o mixtas o simplemente denominativas, se ha de tener en cuenta la apreciación de sus caracteres más relevantes, deteniéndose en aquellos que por su mayor fuerza expresiva causen un mayor impacto atrayente de una mayor atención inmediata y un mayor recuerdo en los destinatarios que lo reciben a través de sus sentidos corporales; los cuales no han de hacer un esfuerzo mental, mas propio de estudiosos en la materia, sino el que mas bien hace una persona con un nivel cultural general y normal". En el presente supuesto este criterio resulta plenamente aplicable, pues de los vocablos que componen la denominación de cada una de las marcas enfrentadas, es evidente que uno de ellos, el término "FACTORIA INTERNET" es el que ostenta el carácter relevante, la mayor fuerza expresiva. Y, como quiera que la identidad entre dichos vocablos mas relevantes (en este caso las palabras "FACTORIA INTERNET"), es también evidente, se estima, en fin, que el riesgo de confusión señalado por la Oficina de Patentes y Marcas en la resolución impugnada es efectivamente concurrente en este caso, porque la inscripción de la marca solicitada resultaba contraria claramente a lo dispuesto en el precepto aplicado en la resolución que ahora se recurre.
Es por todo lo razonado anteriormente, por lo que dicha resolución ha de considerarse ajustada y conforme a Derecho, al denegar la inscripción de la marca solicitada apreciando el riesgo de confusión que no ha sido desvirtuado a través de los argumentos analizados, debiendo ser confirmada como ajustada a Derecho, tal como se hará en la parte dispositiva de la presente resolución".
Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de GESTORES DE PROYECTOS MULTIMEDIA, S.L. recurso de casación, que el Tribunal de istancia tuvo por preparado mediante providencia de 1 de junio de 2006.
La representación procesal de GESTORES DE PROYECTOS MULTIMEDIA, S.L., mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 18 de julio de 2006, interpuso recurso de casación contra la referida sentencia, al amparo de los tres siguientes motivos, acogidos todos al art. 88.1.d) de la L.J.: 1) En el primero, imputa a la sentencia la infracción de los artículos 24.1 CE y 112 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por haberse prescindido en la tramitación del recurso de alzada ante la OEPM del trámite de audiencia previsto en este último precepto, con la consiguiente indefensión para la parte, lo que determinaría la nulidad de la resolución administrativa. 2) En el segundo motivo se considera infringido el art. 12.1.a de la Ley 32/1988, de Marcas, porque, a juicio de esta parte, no concurren los requisitos exigidos para la aplicación de la prohibición que aquél contiene, ya que a) no se aprecia semejanza entre los signos o semejanza denominativa; b) existe disparidad fonética y conceptual; c) los servicios protegidos por las marcas son distintos y se encuadran en distintas clases del Nomenclátor; d) los destinatarios de los servicios reivindicados no son los mismos; e) el origen empresarial de la marca solicitada coincide con el acrónimo distintivo de la misma; y f) la leyenda "FACTORÍA INTERNET", que tiene una importancia secundaria en cuanto a tamaño y posición, podría entenderse como genérica, referida a la actividad y no al origen empresarial. 3) El motivo tercero denuncia la infracción de la jurisprudencia interpretativa del artículo 12.1.a de la Ley de Marcas, aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, que cita, sobre diferenciación denominativo-fonética y gráfica, diferenciación aplicativa y aplicación del principio de especialidad; y la existencia de precedentes administrativos sobre marcas que califica de similares. que la sentencia no ha tenido en cuenta.
Mediante providencia de 29 de mayo de 2007 el recurso de casación ha sido admitido.
Se ha opuesto al recurso de casación el Abogado del Estado, que solicita la desestimación del recurso con costas.
Mediante providencia de 17 de junio de 2008, se señaló para votación y fallo del recurso el 21 de octubre de 2008, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. El señalamiento fue suspendido por reunirse la Sala en Pleno y, por providencia de fecha 23 de julio de 2008, se señaló nuevamente para el día 13 de enero de 2009 En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia nº 155, dictada con fecha 15 de febrero de 2006 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 1723/2003, que desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal de GESTORES DE PROYECTOS MULTIMEDIA, S.L. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de enero de 2003, que había revocado en alzada la dictada con fecha 5 de octubre de 2001, y confirmó la denegación de inscripción de la marca nº 2.342.137 «GPM FACTORÍA INTERNET», mixta, para servicios de la clase 42 del Nomenclátor internacional.
El motivo primero del recurso debe ser desestimado. Admitido como cierto el dato fáctico de que al recurrente se le dio traslado del expediente para alegaciones con posterioridad a la resolución del recurso de alzada, como se desprende de la transcripción de los ffºjjº 3º y 4º de la sentencia recurrida, ésta valora acertadamente que la falta de audiencia en este caso sólo ha supuesto una irregularidad de carácter formal, sin relevancia material. Para que el defecto denunciado determine la nulidad de la resolución, como pretende la entidad recurrente, es preciso que se haya producido indefensión al interesado, lo que no concurre en el presente caso, en el que la entidad ha tenido oportunidad de defenderse ampliamente en la vía jurisdiccional. Por ello, la Sentencia impugnada no ha infringido el ordenamiento jurídico al declarar que no existió indefensión, y que la falta de audiencia debe considerarse una irregularidad no invalidante o suficientemente convalidada por las actuaciones posteriores.
Los motivos segundo y tercero de casación deben ser estudiados conjuntamente dada la relación existente entre ellos, y también han de ser desestimados. Las razones que aduce la parte para sostener que no existe riesgo de confusión o de asociación no pueden sustituir a la valoración del juzgador, que ha apreciado las circunstancias singulares del caso concreto de manera que no cabe reputar ni irracional ni absurda, y ha valorado que existe similitud fonética entre las marcas enfrentadas, en las que el elemento denominativo es prioritario por su carácter relevante y su mayor fuerza expresiva, y que se desenvuelv en en ámbitos comerciales semejantes. Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que existe el riesgo de error, confusión o asociación, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que no se da el riesgo o la coincidencia apreciados por la sentencia de instancia. Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, SSTS de 29 de mayo de 2007 -RC 1868/2005- y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -).Tampoco pueden ser tenidas en consideración las sentencias que cita la recurrente, porque es doctrina reiterada la de que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.
Procede la desestimación del recurso de casación, con imposición de las costas a la parte recurrente de conformidad con la norma imperativa contenida en el art. 139.2. de la L.J.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Pedro Antonio González Sánchez, en representación de GESTORES DE PROYECTOS MULTIMEDIA, S.L., contra la sentencia nº 155, dictada con fecha 15 de febrero de 2006 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1723/2003 ; sentencia que declaramos conforme con el ordenamiento jurídico, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIA, certifico.
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STS, 12 de Abril de 2012
...de su incumbencia, vuelve a ser la afirmación apodíctica, sin más, de que concurren las identidades, con cita de las sentencias del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2009 y de la Audiencia Nacional de 18 de diciembre de 2006 , y la transcripción parcial de un párrafo de esta última sentenc......