STS, 8 de Octubre de 2002

Con fecha 26 de junio de 1996, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 4ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimando el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES contra los Acuerdos de la oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 20 de julio de 1993 y 20 de junio de 1994 que denegaron la inscripción de la marca FIATC con gráfico que puede representar las letras M y F , y con las palabras Mutua de Seguros Generales para productos de la clase 6 nº NUM000 , debemos declarar y declaramos dichos acuerdos como conformes al ordenamiento jurídico, debiendo en consecuencia ser denegada la indicada marca nº NUM000 . Sin expresa imposición de las costas del procedimiento".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES, a través de su Procurador Sr. IGLESIAS PEREZ, quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia por la que, estimándolo, se casara y anulara la recurrida y se ordenase el registro de la marca nª NUM000 solicitada en su día.-

La parte recurrida, la entidad FIAT S.P.A., a través de su Procurador el Sr. RODRIGUEZ MONTAUT, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y terminó suplicando a la Sala que en su día se dictase sentencia por la que, desestimando el recurso interpuesto de contrario, se confirmase íntegramente la recurrida, con expresa imposición de las costas a la recurrente.-

Mediante providencia de fecha 22 de mayo de 2002, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 26 de septiembre siguiente, momento en el que han tenido lugar dichos actos procesales.-

La sentencia que es objeto de este recurso de casación desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad "Fiatc-Mutua de Seguros Generales " entendiendo, por tanto, que son conformes a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 20 de julio de 1993 (la originaria) y 20 de junio de 1994 (la desestimatoria del recurso de reposición), que denegaron la solicitud de registro de la marca mixta número NUM000 , "FIATC MF MUTUA DE SEGUROS GENERALES", " con un gráfico formado por un diseño de trazos de color que simulan las letras " M F ", iniciales de las palabras " Mutua " y " Fiatc ", llevando delante la denominación FIATC y detrás MUTUA DE SEGUROS GENERALES, para productos de la Clase 6, del Nomenclátor: " Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales ".

La primera de dichas resoluciones razonó que: "El elemento principal 'FIATC' del distintivo solicitado, tiene cuasi identidad con las marcas oponentes NUM001 y NUM002 " FIAT " para la misma clase ".

La segunda, afirmó que "[...] los distintivos en pugna el solicitado, FIATC MF MUTUA DE SEGUROS GENERALES y gráfico y las marcas FIAT oponentes, presentan evidentes y notables rasgos de semejanza fonética, especialmente en lo que se refiere a ciertos elementos denominativos, FIATC/FIAT, que resultan ser los verdaderamente característicos y que, en la marca solicitada, ocupa un lugar destacado sobre el conjunto gráfico-denominativo del signo, posición que, aun a pesar de la configuración mixta del mismo, opera con preponderancia en una percepción global de marca, circunstancia ésta que debe ser sopesada con la de distinguir idénticos productos de la clase 6, aconseja mantener la resolución denegatoria impugnada, pues de otro modo, se generaría en el mercado un grave e inevitable riesgo de confusión o se llegaría erróneamente, a producir en la mente del consumidor una idea de asociación empresarial que se manifiesta inexistente ".

Por su parte, en su Fundamento Jurídico Segundo, la sentencia ahora impugnada, razonó que: " Ciertamente la concesión de la marca FIATC con un gráfico que puede admitirse que represente las letras M y F y las palabras Mutua de Seguros Generales, vulneraría el precepto contenido en el art. 12-1 de la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, por cuanto que la semejanza fonética entre FIATC con FIAT correspondiente a las marcas que se oponen a la concesión es tan clara y evidente que no queda anulada por el gráfico y palabras que se añaden para la marca solicitada, de tal manera que tal semejanza es susceptible de producir confusión en el mercado y desde luego generar un riesgo de asociación con la marca anterior que se opone y asimismo respecto del origen de los productos máxime cuanto que aquí la marca nº NUM000 solicitada y las nº NUM001 y NUM002 que se oponen son para productos de la misma clase 6ª.....En todo caso la marca FIAT es sobradamente conocida en el mercado " y, en el Fundamento Jurídico Tercero, a mayor abundamiento, añade: " De la documentación aportada tanto en el expediente administrativo como en este recurso aparece como la controversia entre las marcas que aquí se enfrentan ha llegado a los Tribunales en repetidas ocasiones con diverso resultado, respecto de productos y servicios de diferentes clases, en el presente caso se trata de productos de la misma clase lo que refuerza la aplicabilidad del art.12-1, de la citada Ley 32/1988 ".

Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación fundamentado en un solo motivo, al amparo del ordinal 4º del artículo 95.(1), de la Ley Jurisdiccional de 1.956 en la redacción que le dio la Ley 10/1.992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, considerando como infringidas los artículos 1, 2 y 12.1 a), de la Ley de Marcas, así como la reiterada jurisprudencia que ha interpretado este artículo; y en el desarrollo del motivo se hacen una serie de consideraciones encaminadas a tratar de demostrar que la Sala se equivoca al hacer la comparación entre los signos enfrentados, que ha de hacerse por el conjunto de todos los elementos denominativos y gráficos que intervienen en su configuración, sin que la Sala de Instancia, siempre en su opinión, haya valorado suficientemente las marcas, además de que, reconociendo que entre ambos vocablos FIATC y FIAT, existe semejanza fonética, no son vocablos idénticos, aunque fonéticamente puedan percibirse igual la última letra, siendo FIATC el producto de una larga evolución histórica de una denominación de prestigio, que lleva muchos años conviviendo en el mercado pacíficamente con la marca FIAT, de la que ha venido distinguiéndose sin ningún tipo de confusión, por tener un significado preciso, " ya explicado en el escrito de demanda de instancia ", ( sic).

Antes de entrar en el examen concreto del motivo, único como se dice, articulado, y por la referencia que hace a que en otras ocasiones la Administración ha reconocido la marca de que se trata, se ha de dejar constancia, - como hemos hecho en la sentencia de esta misma fecha, 8 de octubre de 2002, al resolver el Recurso de Casación 8.151/1.996, también interpuesto por la propia recurrente, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 3ª, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que había desestimado el recurso interpuesto contra sendas resoluciones administrativas de las mismas fechas que a las que se refiere la sentencia dictada en este recurso que hoy examinamos, si bien entonces referidas a productos de la Clase 28, habiéndole correspondido el número 1.583.277 de registro en la Oficina -, de que esta Sala ha desestimado ya diversos recursos de casación que la misma entidad hoy recurrente interpuso contra sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que, a su vez, habían confirmado las resoluciones registrales en que se denegó la inscripción de la marca gráfico-denominativa aspirante "FIATC, Mutua de Seguros Generales", y gráfico "MF", por su incompatibilidad con la prioritaria "FIAT".

Las referidas sentencias de esta Sala han recaído, decimos, en diversos recursos de casación:

1. número 1.721/1.993, fallado por sentencia de esta Sala de 8 de Junio de 2000 que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de Noviembre de 1992, en el recurso contencioso- administrativo 1.181/1.990;

2. número 1.304/1.994, fallado por sentencia de esta Sala de 3 de Mayo de 2.001 que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 21 de Octubre de 1.993 en el recurso contencioso- administrativo 1.386/1.991;

3. número 5.054/1.994, fallado por sentencia de esta Sala de 22 de Noviembre de 2.001 que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de Abril de 1.994 en el recurso contencioso-administrativo 1.388/1.991;

4. número 4.982/1.994, fallado por sentencia de esta Sala de 21 de Noviembre de 2.001 que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de Abril de 1.994 en el recurso contencioso- administrativo 1.387/1.991;

5. número 2.311/1.996, fallado por sentencia de esta Sala de 7 de Junio de 2.002 que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de Diciembre de 1.995 en el recurso contencioso-administrativo 152/1.994.

   Además de ello, esta misma Sala ha corroborado idéntico criterio en otros recursos de casación interpuestos por la entidad hoy recurrente en relación con la denegación del registro de otras marcas más o menos similares a la de autos. En concreto:

1. la sentencia de esta Sala de 3 de Octubre de 2.001 desestimó el recurso de casación número 3.999/1.994, interpuesto por dicha entidad aseguradora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de Marzo de 1.994 recaída en el recurso contencioso-administrativo 184/1.992;

2. la de 15 de Noviembre de 2.000 desestimó igualmente el recurso de casación número 3.957/1.993 interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de Marzo de 1.993 recaída en el recurso contencioso- administrativo 625/1.991.

   Diremos, además, que al estimar el recurso de casación número 4.022/1.993, interpuesto por "FIAT, S.P.A. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de Mayo de 1.993 (recurso contencioso-administrativo 295/1.991), mediante nuestra sentencia de 29 de Noviembre de 2.000 hemos casado aquélla, que había admitido la compatibilidad de la marca aspirante "FIATC, Mutua de Seguros Generales" y gráfico, para proteger productos de la clase 25, con la oponente FIAT, número NUM003 .

   El mismo fallo contiene nuestra sentencia de 24 de Junio de 2.002, en la que estimamos el recurso de casación número 3.082/1996, asimismo interpuesto por "Fiat, S.p.a." contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de Diciembre de 1.995, recaída en el recurso contencioso administrativo 1.109/1.994, sentencia de instancia en la que se confirmó la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas favorable a la inscripción de la marca mixta "FIATC, Mutua de Seguros Generales", nº NUM004 , para productos de la clase 34 (tabaco, artículos para fumador, cerillas). Sentencia de 24 de Junio de 2.002 que, como es de ver, trata de una solicitud de marca a la que correspondió un número casi correlativo a la que es objeto de este recurso de casación, como precisamente ocurre, con la sentencia de esta misma fecha, 8 de Octubre de 2002, al comienzo referida.

   Cierto es, desde luego, que también se ha afirmado en alguna otra ocasión, - sentencia de 12 de Julio de 2002, Recurso de Casación 3476/1996, respecto de la marca nº NUM005 , " Hogar IPC FIATC "-, la compatibilidad entre las marcas ahora enfrentadas, cuando no se daba la concurrencia de identidades fonéticas, gráficas o conceptuales y de ámbito aplicativo que ahora se dan.

Por ello, el motivo único de este recurso de casación debe ser desestimado. De un lado, por coherencia con la jurisprudencia antes mencionada, en la que reiteradamente se sostiene la semejanza de las marcas enfrentadas, derivada de la práctica identidad fonética existente entre lo que constituye el núcleo de sus denominaciones, FIATC y FIAT. Y, de otro, porque, como de forma reiterada hemos venido diciendo, fundamentalmente a partir de la sentencia de 28 de Junio pasado, al resolver el recurso de Casación 3.111/1.996, ya reiterada en numerosas ocasiones posteriores, el artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, - que es innecesario transcribir, ahora en su tenor literal -, requiere para su aplicación la concurrencia de las dos circunstancias cumulativas siguientes:

1. que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada.

La sentencia de instancia, tal como hemos dejado señalado, efectúa la comparación apreciando la totalidad de los elementos concurrentes, y llega a la conclusión no sólo de la indudable semejanza fonética, sino también del ámbito aplicativo de los productos al amparo de dichas marcas, lo que produce confusión determinante de una incompatibilidad.

A partir de ahí, hemos de reiterar, como en otras muchas sentencias, que en sede de un recurso extraordinario de casación como es este, al Tribunal Supremo no le es posible alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, ni cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos, de ahí el escaso valor que en materia tan casuística como es esta el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia tiene escasa virtualidad, - sentencias del Tribunal Supremo de 22 de Marzo, 4 de Abril, 25 de Octubre, 12 de Diciembre de 2000, 11 de Julio de 2.001 y 30 de Abril de 2.002 y como más recientes las de 27 de Mayo y 3 y 10 de Junio del corriente año, entre otras muchas -, pues es difícil que en dos casos concurran las mismas e idénticas circunstancias, que sería el único supuesto del que habría de partir para acreditar que la decisión del Tribunal " a quo" ha de reputarse arbitraria o manifiestamente contraria al buen sentido.

De ahí que la apreciación de cualquiera de los factores, (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), que dan pie a la prohibición establecida en el artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, queda reservada, en cada caso concreto, a los Tribunales de Instancia, cuyo juicio al respecto, vistos los elementos de hecho y las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de Casación más que en aquellos supuestos concretos a que nos hemos referido, doctrina aplicable no solo a la identidad y semejanza entre las marcas u otros signos distintivos, sino también al juicio de similitud de los productos que con ellos se trata de proteger.

Por ello, resulta obvio que, en el caso de autos, al efectuar la sentencia de instancia una comparación apreciando la totalidad de los elementos concurrentes y llegando a la conclusión de la imposibilidad de convivencia en el mercado de las marcas enfrentadas, tanto por la indudable semejanza fonética como por el ámbito aplicativo de los productos al amparo de dichas marcas, teniendo en consideración incluso, que la marca FIAT es sobradamente conocida en el mercado, el motivo ha de desestimarse. Porque lo que, en definitiva, se pretende con el recurso es una nueva valoración de la prueba, improcedente como se ha dicho, sustituyendo las conclusiones a que llega la sentencia por la apreciación subjetiva del recurrente, reiterando por remisión lo que ya dijo en la demanda de instancia, por lo que no cabe sostener que se haga una interpretación incorrecta de los artículos que se dicen infringidos en el recurso.

Y sin que a ello obste en modo alguno, por un lado, la afirmación que se hace en el recurso del " reconocido prestigio de FIATC en el mercado, no aprovechándose en ningún momento del crédito o reputación de FIAT, S.P.A., pretendiendo adoptar un signo distintivo usado desde hacía muchos años a una estética y configuración más actuales " y, por otro, que tenga registrado la recurrente el nombre comercial nº NUM006 FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES, pues lo decisivo será, en todo caso, la concurrencia de las identidades exigidas en el artículo 12.1.a), creadoras de aquella confusión que se generaría en el público consumidor, - a quien también va dirigida la protección -, de admitirse la inscripción de la marca que se pretende.

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,