STS 476/2006, 18 de Mayo de 2006

1.- El Procurador D. Antonio Maria de Anzizu Furest, en nombre y representación de la entidad Freixenet, S.A., interpuso demanda de juicio ordinario declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Veintiséis de Barcelona, siendo parte demandada la entidad Masía Freixe, S.A.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "DECLARANDO.- PRIMERO.- Que la Sociedad demandada MASIA FREIXE, S.A. carece del derecho de incluir dentro de su denominación social el vocablo "FREIXE" y en su consecuencia debe modificar tal denominación social eliminando de la misma el precitado vocablo, modificación que, de no producirse, deberá ser ejecutada a su costa librándose el oportuno mandamiento al Registro Mercantil de la Provincial. SEGUNDO.- Que la sociedad demandada MASIA FREIXE S.A. carece del derecho de utilizar la denominación "FREIXE" o cualesquiera otra denominación que con ella se confunda como Nombre Comercial para distinguir sus actividades mercantiles. TERCERO.- Que con la utilización de la denominación "FREIXE" por parte de la demandada se ha originado perjuicios a la demandante, por lo que deberá indemnizar a la referida demandante, tanto en los perjuicios como en el daño que le ha ocasionado, en la cantidad que se establezca en ejecución de sentencia, resultante de conjugar las bases y criterios establecidos en los hechos de esta demanda con la prueba que se practique en el presente procedimiento. CONDENANDO a la demandada MASIA FREIXE, S.A. a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a las costas de este juicio, así como a la publicación de la Sentencia definitiva que se dicte en el presente procedimiento, a su costa conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Marcas .".

2. - La Procurador Dª. Araceli García Gómez, en nombre y representación de la entidad Masía Freixe, S.L., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "sin entrar en el fondo del asunto, se acepte la excepción de prescripción rechazando la demanda o, alternativamente, si entrara en el fondo del asunto se desestime íntegramente la demanda, con imposición preceptiva de las costas procesales a la actora.".

   Asimismo formuló reconvención alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "declarando la caducidad por falta de uso durante cinco años consecutivos de la marca núm. 1.126.445 FREIXE, de la que es titular la demandada, con la expresa imposición de costas a la misma.".

3. - El Procurado D. Antonio María de Anzizu Furest, en nombre y representación de la entidad Freixenet S.A., contestó a la demanda reconvencional alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se desestime la misma en su totalidad con expresa imposición de costas a la demandante reconvencional.".

4. - Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Veintiséis de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 8 de mayo de 1.996 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando como estimo en parte la demanda formulada por Freixenet S.A. contra Masía Freixe S.L. debo declarar y declaro que la demandada Masía Freixe S.L. carece del derecho de lincluir dentro de su denominación social el vocablo Freixe y en su consecuencia debe modificar tal denominación social eliminando de la misma el precitado vocablo, modificación que de no producirse, debera ser ejecutada a costa del demandado librándose el oportuno mandamiento al Registro Mercantil y con declaración de que la demandada Masía Freixe S.L. carece del derecho de utilizar la denominación Freixe o cualesquiera otra denominación que con ella se confunda como nombre comercial para distinguir sus actividades mercantiles con condena a la demandada a pasar por tales declaraciones y a la publicación a sus costas del encabezamiento y parte dispositiva de esta resolución en un periódico de circulación nacional absolviendo al demandado de los restantes pedimentos contra él deducidos y sin imposición de costas.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Masía Freixe S.L., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, dictó Sentencia con fecha 22 de abril de 1.999 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad MASIA FREIXE S.A. contra la sentencia dictada con fecha 8 de mayo de 1.996 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 26 de los de Barcelona , cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el primero de los antecedentes de hecho de la presente y REVOCANDOLA EN PARTE, desestimamos el extremo de la demanda por el que se pretende que la demanda carece del derecho de incluir dentro de su denominación social el vocablo "FREIXE". No ha lugar a la publicación de la Sentencia de primera instancia que en la misma se acuerda. Procede estimar la demanda reconvencional interpuesta por la representación procesal de "MASIA FREIXE", S.A. y, en consecuencia, declarar la caducidad por falta de uso de la marca 1.126.445 FREIXE, de la que es titular la actora reconvenida. Se confirman los demás pronunciamientos de la sentencia apelada. No ha lugar a imponer las costas procesales causadas en ambas instancias a ninguno de los litigantes, salvo las relativas a la demanda reconvencional, que deberán ser impuestas a FREIXENET, S.A.".

1.- El Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, en nombre y representación de la Sociedad Freixenet, S.A., interpuso recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de fecha 22 de abril de 1.999 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC se alega infracción del art. 2 de la LSA y arts. 371, 372 y 373 del Reglamento del Registro Mercantil . SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 31 y 33 de la Ley de Marcas .

2. - Admitido el recurso y no habiéndose personado la parte recurrida, se señaló para votación y fallo el día 28 de abril de 2.006, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

La controversia se reduce en casación a determinar si procede acordar la modificación de una denominación social posterior por ser similar a un nombre comercial, y crear riesgo de confusión por asociación, a los consumidores, al coincidir las actividades comerciales de las entidades demandante y demandada.

Por la entidad FREIXENET S.A. se dedujo demanda contra la también compañía mercantil MASIA FREIXE S.L. en la que solicita se declare que la sociedad demandada carece del derecho de incluir dentro de su denominación social el vocablo Freixe y en consecuencia debe modificar tal denominación social eliminando de la misma el precitado vocablo, modificación que, de no producirse, deberá ser ejecutada a su costa librándose el oportuno mandamiento al Registro Mercantil de la provincia y declarando que la sociedad demandada carece del derecho de utilizar la denominación Freixe o cualesquiera otra denominación que con ella se confunda como nombre comercial para distinguir sus actividades mercantiles y con declaración de que con la utilización de la denominación FREIXE por parte de la demandada se han originado perjuicios a la demandante que deberán ser indemnizados a la actora en la suma que se fije en ejecución de sentencia y resulte de conjugar las bases y criterios establecidos en la demanda con la prueba que se practique con condena de la parte demandada a pasar por las anteriores declaraciones y a la publicación de la sentencia que se dicte a su costa conforme al art. 36 de la Ley de Marcas .

Por la entidad demandada MASIA FREIXE S.L. se opuso a la demanda y formuló reconvención en la que se interesa se declare la caducidad por falta de uso durante cinco años consecutivos de la marca nº 1.126.445 FREIXE de la que es titular la demandada reconvencional.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 26 de Barcelona de 8 de mayo de 1.996, dictada en los autos nº 599 de 1.995 , estimó en parte la demanda declarando que la demanda Masía Freixe S.L. carece del derecho de incluir dentro de su denominación social el vocablo Freixe y en su consecuencia debe modificar tal denominación social eliminando de la misma el precitado vocablo, modificación que de no producirse, deberá ser ejecutada a costa del demandado librándose el oportuno mandamiento al Registro Mercantil y con declaración de que la demandada Masía Freixe S.L. carece del derecho de utilizar la denominación Freixe o cualesquiera otra denominación que con ella se confunda como nombre comercial para distinguir sus actividades mercantiles con condena de la demandada a pasar por tales declaraciones y a la publicación a su costa del encabezamiento y parte dispositiva de esta resolución en un periódico de circulación nacional absolviendo al demandado de los restantes pedimentos con él deducidos. Y desestimó la reconvención con absolución del actor reconvenido.

La Sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de 22 de abril de 1.999, recaída en el Rollo nº 640 de 1.996 , revoca la Sentencia del Juzgado, parcialmente en cuanto a la demanda principal en el sentido de desestimar el extremo de la demanda por el que se pretende que la demandada carece del derecho de incluir dentro de su denominación social el vocablo FREIXE, declarando no haber lugar a la publicación de la sentencia de primera instancia que en la misma se acuerda; y totalmente en cuanto a la reconvención, estimándola en el sentido de declarar la caducidad por falta de uso de la marca 1.126.445 FREIXE, de la que es titular la actora reconvenida.

La Sentencia de la Audiencia se sintetiza en los siguientes puntos: a) Desestima la prescripción extintiva alegada por la entidad demandada por haber sido interrumpido el plazo de cinco años del art. 39 LM por la oposición de la actora a la solicitud de inscripción del nombre comercial efectuada por Masía Freixe, S.L.; b) Estima caducada por no uso la marca número 1.126.445 "Freixe" ostentada por la actora, con base en los arts. 56 LM -que legitima a quien tenga interés legítimo para pretender dicha caducidad- y 4 y 53 a) de la propia Ley que prevén tal modo de extinción cuando, durante un plazo de cinco años, no tiene lugar el uso real y efectivo de la marca; c) Acoge la pretensión actora en cuanto a la utilización de la denominación Masía Freixe para darse a conocer en el tráfico comercial, identificándose en el ejercicio de su actividad empresarial (art. 76 LM ), por producir riesgo de asociación con el nombre comercial FREIXENET S.A. y las marcas titularidad de la actora FREIXENET S.A., números 837.667 y 319.360; d) Desestima la pretensión de la actora en la que interesaba la declaración de que la demandada carece del derecho de incluir dentro de su denominación social el vocablo "FEIXE"; y, e) Deja sin efecto el pronunciamiento de la Sentencia apelada relativo a la publicación de la Sentencia por no haber sido solicitado en la demanda, e incidir, por lo tanto, en el vicio de incongruencia.

Por FREIXENET, S.A. se formuló recurso de casación articulado en dos motivos, ambos al amparo del nº cuarto del art. 1.692 LEC , en el primero de los cuales denuncia infracción del artículo 2 de la Ley de Sociedades Anónimas y de los artículos 371, 372 y 373 del Reglamento del Registro Mercantil , y en el segundo alega infracción de los artículos 31 y 33 de la Ley de Marcas y doctrina jurisprudencial de esta Sala .

En el primer motivo del recurso la entidad actora FREIXENET S.A. denuncia infracción de los arts. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas y de los arts. 371, 372 y 373 del Reglamento del Registro Mercantil .

El motivo se desestima porque plantea la problemática entre MASIA FREIXE S.L. y FREIXENET S.A. como un tema entre denominaciones sociales, lo que supone trasladar la controversia del campo marcario en que se desenvolvió -conflicto de una denominación social posterior (con abstracción aquí de si además se utilizaba como nombre comercial) con signos distintivos prioritarios consistentes en nombre comercial y marca- al campo societario, que no ha sido el objeto de la controversia.

Es cierto, que la argumentación del motivo, sin la precisión y claridad exigible en casación, puede suscitar, en ocasiones, una incertidumbre acerca del planteamiento efectuado, pero la apreciación que se deduce del conjunto es la anteriormente expresada.

Por otra parte, debe rechazarse la idea de que también se planteó en el momento procesal oportuno el tema societario, y, aun en el caso de que fuere así, el motivo está condenado a perecer porque, resuelto el problema únicamente en la perspectiva marcaria por el tribunal de instancia, no consta denuncia casacional adecuada en orden a poner de relieve la falta de argumentación alguna desde el punto de vista del Derecho societario.

En el motivo segundo se denuncia infracción de los arts. 31 y 33 de la Ley de Marcas , así como de la jurisprudencia de esta Sala.

El motivo pretende que se declare que la demandada Masía Freixe, S.A. carece del derecho de incluir dentro de su denominación social el vocablo FREIXE, y en consecuencia debe modificar tal denominación eliminando de la misma el precitado vocablo.

La argumentación del motivo se dirige a combatir el razonamiento de la resolución recurrida que constituye "ratio decidendi" y que se recoge en los dos primeros párrafos del fundamento sexto con el siguiente contenido: "La doctrina jurisprudencial al uso (vertida en STS de 21 de octubre de 1.994 ), que esta Sala ya ha defendido y aplicado (sentencia de 27 de octubre de 1.995, caso VASARI, S.A .), exige diferenciar entre la denominación social de la entidad y la utilización de la misma como nombre comercial (art. 76.2 LM ), al ser distintas las esferas de actuación en que las mismas se desenvuelven, el tráfico jurídico la primera y el económico el segundo, lo que hace posible la utilización de aquélla, de buena fe y siempre que no constituya uso a título de marca, incluso, en coexistencia con un signo marcario anterior (art. 33 LM ). Por ello, el uso del apelativo FREIXE como parte integrante de la denominación social de la demandada, en unión o no de la palabra MASIA, no plantea, en principio problema alguno, por cuanto el mismo no identifica a la entidad sino en el ámbito jurídico, no perjudicando con ello la esfera que el derecho de marcas trata de proteger. Igualmente hay que recordar que el litigio se ha instalado en sede marcaria, por conflicto de signos distintivos en el mercado y no en la esfera societaria por enfrentamiento de denominaciones sociales".

El argumento del motivo se resume en que el art. 33 LM (de 1.988 ) no es de aplicación al presente caso porque la utilización por parte de la demandada de la denominación MASIA FREIXE S.A. no se encuentra amparado en la buena fe, ni dicha denominación es un nombre completo, ni un domicilio, ni por supuesto ninguna de las indicaciones a que se refiere el apartado b) del precepto; que la Sentencia de 21 de octubre de 1.994 , además de suponer una desviación de la línea jurisprudencial mayoritaria (SS. 27 diciembre 1.954, 11 marzo 1.977, 7 julio 1.980, 16 julio y 12 septiembre 1.985 y 31 marzo 1.989 ), ha sido objeto de crítica en la doctrina especializada; y que la corriente jurisprudencial mayoritaria tiene su confirmación en el art. 31 LM , aplicable a los nombres comerciales por remisión del art. 81 de la propia Ley de Marcas .

Evidentemente, como resulta la sentencia recurrida, la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas. La denominación social -o razón social (pese a la confusión del EPI con nombre comercial)- es un signo de identidad personal, identifica al titular (empresario) a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico. En principio parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión. Y entonces se plantea el problema de si cabe la posibilidad -en qué condiciones y con qué fundamento normativo- de exigir el cambio o la modificación de la nomenclatura social cuando la denominación social posterior es idéntica o similar a una marca o un nombre comercial prioritario. Las normativas societaria y de propiedad industrial no resolvían los problemas. Los pasos dados en sede de la primera ( art. 2 de las Leyes de Sociedades Anónimas de 1.951 y 1.989 y de Responsabilidad Limitada de 1.953 y 1.995; y Reglamento del Registro Mercantil -arts. 144 del Rto. de 1.956, 371 a 373 del Rto. de 1.989, 406 a 408, 417 y Disposición Transitoria Decimoséptima del Rto. de 1.996 -) tampoco aportaron solución al tema; y la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre , aunque mejoró notoriamente el sistema anterior, con razón tachado de caótico por la doctrina, tampoco permite sentar un criterio claro. Y de ello es revelador que la propia doctrina especializada diverge acerca de si cabe dar una respuesta al problema con base en el art. 31.2,a) y b) de dicha Ley , en el entendimiento de que la expresión signo comprende no solo los distintivos marcarios sino también la denominación social, o si la respuesta se encuentra en el art. 33 del mismo Texto Legal que centra el núcleo del problema en la existencia o no de buena fe. Al efecto, el art. 31 dispone: 1. El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del art. 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el párrafo anterior podrá prohibirse, en especial: a) Poner el signo en los productos o en su presentación; b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo", y el art. 33 establece: "1. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca [a lo que debe añadirse el nombre comercial en su caso en virtud del art. 81], los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: a) Su nombre completo y domicilio; b) Indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos". La doctrina de la Dirección General de los Registros y Notariado se lamentó en diversas ocasiones (como pone de relieve la Resolución de 24 de febrero de 2.004) de la falta de una normativa suficientemente clara para poder fundar el rechazo de una denominación social por su coincidencia o la confusión que pudiera generar con una marca o nombre comercial generalmente conocido y asociado a un producto o una empresa. Y la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas 17/2.001, de 7 de diciembre , (que sustituye a la de 1.988), bajo la rúbrica de "Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados", dispone que "los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial". Obviamente, la disposición expresada supone un avance significativo, pero sólo resuelve parcialmente el problema, pues se refiere a marcas notorias o renombradas, y en cualquier caso aquí no tiene más valor que el de expresar el pensamiento legislativo actual, toda vez que el supuesto que se enjuicia debe ser resuelto con aplicación del ordenamiento jurídico anterior.

Es en este punto en el que resulta crucial examinar la doctrina jurisprudencial en la materia, pues la resolución recurrida considera como tal doctrina "al uso", según dice, la de la Sentencia de 21 de octubre de 1994 , sin tener en cuenta la existencia de varias sentencias de esta Sala anteriores, e incluso posteriores y que ya se habían dictado cuando la Audiencia Provincial resolvió la apelación (22 de abril de 1.999).

La orientación jurisprudencial mayoritaria está representada por las Sentencias siguientes: 27 de diciembre de 1.954 , sobre monograma OM, -concurría la misma actividad mercantil o industrial (elaboración, distribución y venta de productos químicos y farmacéuticos)-; 11 de marzo de 1.977, FINRE, -se aprecia identidad parcial entre las denominaciones y posibilidad de confusión en la vida del negocio-; 7 de julio de 1.980, KEMEN, -dice que "aunque la actividad de la actora no puede identificarse en su totalidad con la de la sociedad demandada, sí es cierto que en parte coincide"-; 16 de julio de 1.985, DOMESTOS, -después de señalar la existencia de una denominación coincidente entre la denominación social y una marca que ampara la comercialización de los mismos productos que constituyen el objeto social de la anónima, cuya idéntica designación puede, además, encubrir un acto apropiatorio de los derecho adquiridos por la más antigua denominación a la par que un aprovechamiento de los beneficios derivados del esfuerzo ajeno, dice que "se impone erradicar el riesgo de error o confusión en el mercado, provocado por la absoluta identidad denominativa y de productos, entre una marca preexistente notoriamente conocida y una denominación social a la que le faltan los principios de novedad y veracidad"-; 12 de septiembre de 1.985, Creaciones TERESA, -"en cualquier supuesto, el registro de una denominación coincidente o que entrañe riesgo de confusión con otra prioritaria, no puede mantenerse ni aún en el caso del artículo 2º de la Ley de Sociedades Anónimas , cuya interpretación coordinada con la normativa rectora de la Propiedad Industrial (en este caso art. 201 del Estatuto) no permite contrariar la trascendente finalidad ético jurídica de erradicar el riesgo de confusión ... insistiendo en que, en definitiva, el propósito del legislador no es vetar el hecho de la inscripción sino (entre otras consideraciones) evitar una homonimia o similitud ante la que el consumidor puede verse sumido en peligrosa perplejidad-; 24 de enero de 1.986, RAPID, -se refiere a la similar actividad (máquinas vehículos), y a que la utilización del vocablo «RAPID» acusa su presencia como elemento diferenciador del producto anunciado, de suerte que la coincidencia, denunciada por la demandante prioritaria, efectivamente presenta caracteres de peligrosa confusión, al inducir a error de identificación de los productos; y asimismo alude a la jurisprudencia pacífica de la Sala "orientada a interferir toda denominación comercial que enturbie la claridad del mercado"-; 24 de julio de 1.992, TITAN, -se aprecia actividad similar por operar en el mismo ámbito comercial, y destaca que ha de impedirse que esta sociedad [la demandada], que opera con iguales productos, se aproveche de la notoriedad alcanzada por la actora, no pudiendo entenderse que la búsqueda de tal nombre [TITAN] sea producto de la casualidad y no buscada de propósito, todo lo cual lleva también a la procedencia del cambio de denominación social por quien compite de forma desleal-; 26 de junio de 1.995, AVIANCA, -se trata de un supuesto con denominaciones plenamente idénticas y fácilmente confundibles; se alude a que la demandada no logró la inscripción de su propio nombre civil como comercial, al serle denegado por Res. del Registro de PI, y se destaca que "las actuaciones de cada litigante pueden llegar a ser coincidentes y converger, dada su amplitud, con claro riesgo de confusión-; 31 de diciembre de 1.996, MILANO, -misma actividad (prendas de ropa) y palabra idéntica que proyecta similitud o semejanza que induce a error o confusión-; 14 de febrero de 2.000, EUROSALKI, -actividad similar (barnices) y denominación fonéticamente igual-; 10 de julio de 2.000, PANADERIA DE AZALDEGUI, -que dice que "en el presente caso el riesgo de confusión entre las marcas y rótulo comercial de la actora, "Panadería de Azaldegui" y "Panadería de Azaldegui, S.A.", y la denominación social de la demandada, "Panadería Fernando Azaldegui, S.L.", que ésta viene utilizando, sin tenerla registrada en el Registro de la Propiedad Industrial, es evidente, dado que el vocablo determinante de unas y otra es el apellido "Azaldegui", sin que el nombre "Fernando" que aparece en la razón social de la recurrente tenga la suficiente fuerza diferenciadora para evitar el riesgo de confusión dada la identidad o similitud de los productos y servicios que prestan y el reducido ámbito geográfico en que desarrollan su actividad, estando situado el establecimiento de la demandada en la misma calle y a escasos metros de uno de los que explota la actora"-; 28 de septiembre de 2.000, LIMPIEZAS VELA, -en la que se dice que "corresponde a los fundadores de las sociedades adoptar las precauciones necesarias, a la hora de su inscripción en el Registro, aunque no exista otra anterior con la misma denominación social, de no utilizar aquéllas que puedan crear confusionismo en el mercado e instaurar equivocaciones en los consumidores, por predominar una marca conocida, que, en cierto sentido, se usurpa al utilizarla como nombre social y con mayor razón, en este caso, cuando la marca Limpiezas Vela era bien sabido por los recurrentes que su titular era quien la empleaba, ejerciendo ambos su industria en la localidad de Fuenlabrada"-; y 27 de mayo de 2.004, NATURGAS, -similitud de las denominaciones y confluencia en las actividades comerciales que produce riesgo de confusión-. Y en la misma línea otras varias Sentencias posteriores, como las de 21 noviembre 2.000 -MASCARÓ-; 27 marzo 2.003 -CEMEX-; y 20 febrero 2.006 -IKUSI -.

La doctrina jurisprudencial expresada, de la que sólo se separan algunas Sentencias aisladas, -como las de 21 de noviembre de 1.958, El Fénix, que no obliga a modificar la denominación social; 21 de octubre de 1.994, sobre la que volveremos luego; 15 de abril y 16 de mayo de 2.003 , como más significativas-, y con independencia de los matices que se pueden apreciar en relación con los casos que las Sentencias resuelven, reconoce la facultad de pedir por parte del titular de una marca o nombre comercial prioritario la modificación de la denominación social posterior, cuando hay identidad o similitud en las denominaciones y semejanza en las actividades, de modo que se crea para los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos, o de asociación, como manifestación del error o confusión acerca de la procedencia empresarial, si bien la modificación de la nomenclatura social debe limitarse al vocablo o vocablos que producen la confundibilidad.

La Sentencia de 21 de octubre de 1.994 se separa de la doctrina general en que, si bien veda la utilización de la denominación social como marca o nombre comercial, sin embargo la mantiene para el tráfico jurídico (que es su función) cuando haya buena fe -"concurriendo buena fe, [dice], evidentemente no se puede prohibir a una sociedad legalmente constituida desarrollar su actividad mercantil, con el nombre que la identifica y concurrir a los mercados como sujeto de derechos y obligaciones y por tanto llevar a cabo toda clase de contratos"-. La resolución también se refiere a que la sentencia objeto de recurso delimitó bien claramente la actividad que se prohibe a la recurrida poniendo coto a las actividades irregulares y no autorizadas, al cercenarse todo uso abusivo del derecho al empleo del nombre social fuera de los estrictos términos de su adecuada y lícita utilización, y añade que no cabe aventurar actuaciones futuras que puedan ser abusivas y determinantes de responsabilidad.

La Sentencia aquí recurrida, -como ya se ha dicho-, con fundamento en dicha sentencia de 1.994 y un precedente de la propia Sección de la Audiencia, sostiene que es posible la utilización de la denominación social, de buena fe y siempre que no constituya uso a título de marca, en coexistencia con un signo marcario anterior ( art. 33 LM ).

La decisión de la sentencia recurrida no se comparte por las razones siguientes:

En primer lugar porque contradice la doctrina mayoritaria de la Sala, la que se ajusta plenamente a las circunstancias del caso, y no hay razón alguna para eludir. Si difícil es concebir la posibilidad de dejar de actuar en el mercado como nombre comercial continuando la actividad sólo con la denominación social sin crear el riesgo de confusión puro, o el riesgo de asociación, que se producía con anterioridad, y ya la Sentencia de 27 de diciembre de 1.954 apuntó la inocuidad de la sentencia de no producirse la modificación del Registro Mercantil, más difícil se presenta en el caso que se examina habida cuenta el producto que se comercializa y la oferta a los consumidores de que se trata.

La doctrina jurisprudencial expuesta tiene apoyo en el art. 201 del EPI , y una vez derogado en el art. 31, en relación con el 36, de la Ley de Marcas de 1.988 , y así lo entiende la mayoría de la doctrina especializada, la cual pone de relieve la dificultad de actuar en el tráfico comercial con la denominación social, sin que la misma no aparezca consignada en los documentos de negocios, publicidad (ambos prohibidos en el art. 31.2,d), facturas, pedidos, etc., y cuya eventual indicación evocará, sin remedio, el producto de la competencia o la procedencia empresarial.

En segundo lugar, [lo que se razona para dar completa respuesta a la argumentación básica del motivo], la resolución recurrida se refiere a la utilización de buena fe de la denominación social. Sin embargo no hace ninguna consideración en relación con las circunstancias del caso para apreciar si hay o no buena fe. Cierto que la buena fe se presume -mejor sería decir que quién afirma la mala fe debe acreditarla, por tratarse de un hecho impeditivo dada la regla "quod plerumque accidit"-, y que se sostiene que, como cuestión de hecho, la fijación corresponde a la instancia. Sin embargo, la moderna doctrina jurisprudencial ya distingue entre el aspecto fáctico, relativo a la determinación de los hechos a valorar, y la significación de los mismos, de modo que esta faceta, como jurídica (standard, concepto válvula), es revisable en casación. Y recopilados los datos, dispersos, pero fijados en las resoluciones de instancia, no resulta en absoluto la existencia de buena fe sino todo lo contrario, como se deduce de que la entidad demandada se constituyó en escritura pública de 29 de diciembre de 1.987 con la denominación de CAVAS MASIA FREIXA S.A., cambiando seis meses después (el 6 de junio de 1.988) la denominación social por la de MASIA FREIXE S.L., y que el 13 de enero de 1.989 solicitó la inscripción del nombre comercial Masía Freixe S.A. que le fue denegada por la OEPM, a lo que debe añadirse: que FREIXENET es el diminutivo en idioma catalán de FREIXE, que éste es el elemento nuclear de la denominación social, que las dos entidades se dedican a la elaboración y comercialización del cava y que la marca FREIXENET es, por el esfuerzo publicitario, muy conocida en el mercado, y su evidente notoriedad se reconoce expresamente en el fundamento sexto de la resolución recurrida. Y también abunda en la apreciación de que la conducta de la demandada no se ajusta a un comportamiento conforme a las exigencias de la buena fe objetiva (imperativos éticos exigidos por la conciencia social y jurídica de un momento histórico determinado; actuación acorde con los valores éticos de la lealtad y honradez, como viene entendiendo la doctrina de esta Sala) el hecho de que cuando hizo el cambio de denominación social, la demandante era titular de la marca nº 1.126.445 "FREIXE" (solicitada el 28 de noviembre de 1.985 y concedida el 5 de marzo de 1.987), sin que obste a los efectos de la apreciación de que se trata que la misma se haya declarado caducada por no uso en el presente proceso.

Finalmente, la sentencia de instancia aplica el art. 33.1 LM , y no tiene en cuenta que dicho precepto se refiere a la utilización -además de buena fe y no constituir uso a título de marca [o nombre comercial ex art. 81 LM ]- con la concurrencia de alguna de las circunstancias expresadas en los apartados a) o b), y lo cierto es que no concurre ninguna.

Por ello, y sin necesidad de entrar a analizar las restantes alegaciones secundarias del motivo, procede estimar el mismo.

La estimación del motivo segundo conlleva la declaración de haber lugar al recurso de casación lo que supone: a) La casación y anulación de la sentencia recurrida en el particular recurrido; b) La asunción de la instancia de conformidad con lo establecido en el art. 1.715.1.3º LEC , en cuyo trance procede acordar que la sociedad demandada debe modificar la denominación social, cuya modificación afecta únicamente, como se razonó en el fundamento anterior de esta resolución, al vocablo «FREIXE», que constituye el elemento nuclear que produce la confundibilidad. Se estima acertado el fundamento 4 de la Sentencia de primera instancia en cuanto deniega la indemnización de daños y perjuicios, pero no se confirma totalmente su falta por no coincidir literalmente el concreto pronunciamiento con el acordado en la presente resolución; c) Se mantiene en lo restante, que no fue objeto de recurso, la sentencia de apelación, incluyendo por tal razón el contenido del fundamento séptimo sobre publicación de la sentencia; d) Por lo que respecta a las costas de la primera instancia, y en cuanto a la demanda principal, pues el tema de la reconvención no fue objeto de recurso de casación, no se hace especial imposición de conformidad con lo establecido en el art. 523, párrafo segundo, en relación con el 1.715.2, ambos LEC ; y, e) Tampoco se hace condena en las costas de la apelación y de la casación por aplicación del arts. 710, párrafo segundo, y 1.715.2, ambos LEC. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español