STS, 28 de Febrero de 2007
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2007:1264 |
| Número de Recurso | 11347/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 28 de Febrero de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Febrero de dos mil siete.
VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo, el recurso de casación número 11347/2004, interpuesto por la mercantil GRUPO OSBORNE, S.A. (antes OSBORNE Y Cía, S.A.), representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia nº 560, dictada el 13 de abril de 2004 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 1414/2000, que confirmó la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de junio de 2000 que, confirmando en alzada la dictada con fecha 6 de septiembre de 1999, denegó el registro de la marca nº 2.169.046 «EL TORO» para distinguir productos de la clase 28 del nomenclátor internacional. Se han personado en este recurso, como partes recurridas, la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado; la entidad SÁEZ MERINO, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña María Victoria PérezMulet y Díez-Picazo; y la entidad CONFECCIONES SAN FERTUS, S.L., representada por el Procurador Don Luis José García Barrenechea.
En el recurso contencioso-administrativo nº 1414/2000, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 13 de abril de 2004, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de OSBORNE Y CIA, S.A. (hoy GRUPO OSBORNE, S.L.) contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de septiembre de 1999 y 27 de junio de 2000, que declaramos conforme a Derecho y confirmamos; sin expresa imposición de las costas procesales». La sentencia fue objeto de aclaración mediante auto de fecha 20 de julio de 2004, por el que la Sala acordó «aclarar la sentencia dictada en el sentido de que la denegación producida en la vía administrativa respecto de la marca nº 2.169.046 "EL TORO" por la oposición de la nº
10.171, mixta, "EL TORO", es la confirmada en la sentencia, si bien se indicaron también las preexistentes "El Toro" nº 205.111, y "Le Toro" nº 465.635, por la similar identidad, en el fundamento tercero de la misma que aquí aclaramos».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa Sorribes Calle, en representación de GRUPO OSBORNE, S.A. (antes OSBORNE Y Cía, S. A.), a través de escrito de fecha 8 de septiembre de 2004, que fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 22 de octubre de 2004, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Emplazadas las partes, la representación procesal de GRUPO OSBORNE, S.A. (antes OSBORNE Y Cía, S.A.), formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2004 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, articuló un MOTIVO ÚNICO de casación, por el que denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. Concluyó suplicando a la Sala que dicte «Sentencia estimatoria del indicado recurso, anulando y casando la Sentencia recurrida y, en consecuencia, anule la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se acordó la denegación de la marca nº 2.169.046 "EL TORO"».
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 19 de junio de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 8 de septiembre de 2006 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso a los Procuradores Don Luis José García Barrenechea, en representación de CONFECCIONES SAN FERTUS, S.L, y Doña María Victoria Pérez-Mulet y Díez-Picazo en representación de SÁEZ MERINO, S.A., y al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, para que formalizaran su oposición.
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El Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, se opuso al recurso mediante escrito de fecha 27 de septiembre de 2006, que concluyó suplicando a la Sala que «dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».
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La Procuradora de los Tribunales Doña María Victoria Pérez-Mulet y Díez-Picazo, en representación de SÁEZ MERINO, S.A, formalizó su oposición mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2006, que concluyó suplicando a la Sala que «previos los trámites de Ley, dicte Sentencia desestimando totalmente el recurso de casación, e imponga las costas a la parte recurrente».
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El Procurador de los Tribunales Don Luis José García Barrenechea, en representación de CONFECCIONES SAN FERTUS, S.L., formalizó su oposición mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2006, que concluyó solicitando a la Sala que «tras los demás trámites, se dicte Sentencia confirmando íntegramente la de instancia».
Por diligencia de ordenación de 30 de octubre de 2006 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de fecha 8 de febrero de 2007, se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 27 de febrero de 2007, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 13 de abril de 2004 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, desestimando la pretensión de la actora, declaró la conformidad a Derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de fecha 27 de junio de 2000, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la de fecha 6 de septiembre de 1999, que denegó la inscripción de la marca número
2.169.046, denominativa, «EL TORO», para productos de la clase 28 del Nomenclátor (juegos y juguetes; material y equipamiento de gimnasia y deportes).
La sentencia recurrida, tras exponer los criterios que deben aplicarse para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones, concluye que «nos encontramos con unas denominaciones "El Toro", "Le Toro" y "El Toro" gráfica, prácticamente similares, para productos de la misma clase comercial. Desde el punto de vista verbal también la identidad es completa; todo ello lleva a la conclusión de que la convivencia en el mercado de la marca propuesta y denegada con las que se oponen no es posible por el riesgo de asociación, creencia de un mismo origen empresarial, y de confusión entre los consumidores. De ahí que procede la aplicación del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas, 32/1988, de 10 de noviembre». Seguidamente rechaza la aplicabilidad a la presente materia del precedente administrativo y reitera la gran dificultad de apreciar la infracción de la jurisprudencia en una materia tan casuística. Solicitada aclaración de sentencia, mediante auto de 20 de julio de 2004, la Sala de instancia precisa que «En la demanda la representación procesal actora impugna la resolución respecto de la denegación de la marca 2.169.046 "EL TORO", que se había producido por la oponente 10.171 "El Toro" (gráfica), y en la sentencia se recogen las varias marcas con la misma denominación, si bien el rechazo producido ha de entenderse respecto de esta marca concreta, aunque se haga referencia a la identidad denominativa de las otras que también se citan», y, seguidamente, acuerda «aclarar la sentencia dictada en el sentido de que la denegación producida en la vía administrativa respecto de la marca nº 2.169.046 "EL TORO" por la oposición de la nº 10.171, mixta, "EL TORO", es la confirmada en la sentencia, si bien se indicaron también las preexistentes "El Toro" nº 205.111, y "Le Toro" nº 465.635, por la similar identidad, en el fundamento tercero de la misma que aquí aclaramos».
El MOTIVO ÚNICO de este recurso de casación se formula al amparo del artículo 88.1.
d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo la recurrente denuncia que la sentencia impugnada infringe el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que cita, al considerar que la marca denominativa nº 2.169.046 "EL TORO" y la marca mixta nº 10.171, "El Toro" propiedad de la compañía NAIPES HERACLIO FOURNIER, S.A. no pueden convivir en el mercado por existir riesgo de confusión y asociación cuando -a juicio de la recurrente- ello no es así.
Entiende la parte actora que, pretendiendo su solicitud de marca extender la protección de un signo que ya tiene concedido para otros productos o servicios, ha de aplicarse un criterio de mayor flexibilidad para apreciar la compatibilidad de las marcas enfrentadas, porque no se está introduciendo ningún distintivo nuevo en el mercado. Así, la marca «EL TORO», que ahora solicita para la clase 28, está protegida en las clases 5, 18 y 22. La convivencia en el mercado de las marcas del GRUPO OSBORNE, S.A. con las de NAIPES HERACLIO FOURNIER, S.A. contraviene los criterios de incompatibilidad entre las marcas enfrentadas que fija la sentencia recurrida, con evidente infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, por su indebida aplicación.
Añade la recurrente que la Sala no ha aplicado correctamente el criterio de comparación unitaria y global de las marcas, ya que sostiene que dos marcas tan dispares, una mixta con un gráfico muy característico, y otra denominativa, pueden convivir en el mercado, máxime cuando la jurisprudencia ha establecido la prevalencia del elemento gráfico en aquellas marcas en las que éste es notoriamente predominante, por lo que no se cumple ninguna de las identidades exigidas para que proceda la prohibición de acceso al Registro, por existir también diferencias aplicativas. Concluye su argumentación señalando que la afirmación de la Sala de instancia de que la notoriedad de la marca opuesta favorece el riesgo de asociación contradice una numerosa jurisprudencia de este Tribunal Supremo que declara que la notoriedad de una marca ahuyenta el riesgo de confusión o asociación en el mercado.
El motivo ha de ser desestimado por razones análogas a las que sustentaron nuestra sentencia de fecha 4-10-2006, dictada en el recurso de casación nº 7120/2003, instado por GRUPO OSBORNE, S.A. al objeto de obtener la inscripción de la marca denominativa nº 2.169.041 «EL TORO» para la clase 23, a cuyo reconocimiento se había opuesto la sociedad SÁEZ MERINO, S.A., que aducía la prioridad de su marca nº 824.195, consistente en el gráfico de un toro, para la misma clase. Declaramos entonces:
El motivo no puede prosperar. En cuanto al argumento relativo a que una ampliación de una marca a otros productos o servicios ha de valorarse con más flexibilidad, debe tenerse en cuenta que dicho criterio, como otros que ha ido construyendo la jurisprudencia de esta Sala, en ningún caso puede ser absoluto, sino que ha de compatibilizarse con los restantes principios sobre comparación entre marcas y, en definitiva, ha de ser aplicado ponderando las circunstancias del caso concreto. Y lo que debe prevalecer en todo caso es el juicio de confundibilidad, esto es, con independencia de este u otros criterios que justifican una mayor flexibilidad en determinados supuestos de comparación, si el órgano juzgador entiende que hay riesgo de confusión o asociación entre las marcas en conflicto, como ha sucedido en este caso, es esta valoración lo que debe prevalecer en la decisión.
En cuanto a la convivencia que se da en otras clases entre las marcas en litigio, la Sala de instancia ha apreciado que, en el supuesto particular que ahora se enjuicia sobre la clase 23, la marca opuesta es notoria, circunstancia diferencial que explica sobradamente que el juicio de comparación en dicha clase pueda diferir del que se haya producido en el pasado en otras clases. Por lo demás debe tenerse en cuenta que los precedentes administrativos no vinculan a la jurisdicción, pues siempre puede el órgano judicial competente entender que determinados registros fueron concedidos erróneamente, sin que queden por tanto ligados a tales precedentes.
En cuanto a la objeción de que el criterio de comparación de conjunto entre los signos enfrentados ha sido erróneo debe señalarse que se trata de una discrepancia valorativa con el juicio de la Sala de instancia, el cual no puede ser revisado en casación cuando ha sido expresado mediante una resolución motivada, razonable y no arbitraria ni incursa en error manifiesto, dada la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, exclusivamente encaminado a la revisión de la recta aplicación e interpretación del derecho (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -). Tal es el supuesto enjuiciado, en el que la Sala se basa en la identidad conceptual (denominación "el toro" y gráfico de un toro), y que justifica de manera adecuada en juicio que en modo alguno puede reputarse de arbitrario o manifiestamente erróneo. Al contrario, se trata de un juicio de conjunto sobre identidad conceptual que recoge adecuadamente una de las prohibiciones relativas contempladas en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas . Finalmente, debe señalarse que se confunde la parte al afirmar que la notoriedad opera como una circunstancia que dificulta el riesgo de asociación. Al contrario y tal como sostiene la Sentencia recurrida, la protección de las marcas renombradas y notorias requiere un mayor rigor en la comparación, para evitar el indebido aprovechamiento de la reputación que una determinada marca pueda haber adquirido como resultado de su esfuerzo empresarial. Frente a la jurisprudencia anterior que menciona la actora, la más reciente -pero ya muy reiterada- subraya el mayor riesgo de confusión y, sobre todo, de asociación, que puede generar la notoriedad o el renombre de una marca, precisamente por el mayor conocimiento que de ella posee el consumidor (entre otras muchas, Sentencia de 19 de febrero de 2.003 -RC 4.391/1997 -)
Esas mismas razones sirven para no dar lugar, en este otro caso, al recurso de casación. Cabe además añadir que al juzgador de instancia le corresponde valorar si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella. Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -. Y no se observa en el presente caso que el Tribunal de instancia haya incurrido en error o arbitrariedad al realizar la comparación entre las marcas toda vez que, con independencia de la identidad denominativa, y aunque se incluyan en diferentes clases del nomenclátor, es manifiesta la relación entre las áreas comerciales en que despliegan sus efectos los productos consistentes en "juegos y juguetes; material y equipamiento de gimnasia y deportes" y los "naipes", que utilizan semejantes o idénticos canales para su distribución.
El criterio que esta sentencia acoge coincide con el mantenido en nuestra reciente sentencia de 4 de octubre de 2006 (R.C. 7120/03 ).
La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Doña Rosa Sorribes Calle, en representación de la mercantil GRUPO OSBORNE, S.A. (antes OSBORNE y Cía. S.A.) contra la sentencia nº 560, dictada con fecha 13 de abril de 2004 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1414/2000 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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