STS, 11 de Diciembre de 2003
| Ponente | D. Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2003:7973 |
| Número de Recurso | 11212/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 11 de Diciembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Diciembre de dos mil tres.
En el recurso de casación nº 11212/1998, interpuesto por la entidad DANONE, S.A., representada por el procurador Don José Manuel Villasante García, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 745/1998, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 6 de Octubre de 1998 y recaída en el recurso nº 469/1997, sobre concesión inscripción marca nº 1.779.690/3 "KALIGHOURT"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por DANONE, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de noviembre de 1996, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la resolución dictada por la referida Oficina en fecha 3 de abril de 1996, por la que se concedió la inscripción de la marca nº 1.779.690/3, para amparar productos de la clase 29.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 6 de noviembre de 1998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente (DANONE, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 18 de diciembre de 1998, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo del número 3 del artículo 95 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según redacción de la Ley 10/1992 de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal, consistente en un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia por ser ésta incongruente.
2) Al amparo del número 4 del artículo 95 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según redacción de la Ley 10/1992 de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal, consistente en la infracción de los arts. 1º y 11.1.A), 11.1.C) y 11.1.G) de la Ley de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicable.
Terminando por suplicar sentencia estimando todos los motivos, casando la resolución recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso, decretando por ello la denegación de la solicitud de marca nº 1.779.690 (3) y comunicando dicha denegación a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 19 de enero de 2000, ordenándose por otra de fecha 22 de febrero de 2000 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (LA ADMINISTRACION DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2000, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 2 de octubre de 2003, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 3 de diciembre del corriente, en que tuvo lugar.
Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por DANONE S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que inscribió a favor de la entidad INTERGLAS S.A. la marca nº 1.779.690 KALIGHOUR, para distinguir productos de la clase nº 29 "carne, pescado, aves, caza; extracto de carne; frutos y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, jaleas comestibles, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas de pescado".
El Tribunal de instancia basó su sentencia en los siguientes fundamentos:
"La cuestión que se debate es si la concesión de la referida marca que sirve de distintivo a diversos productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, es equiparable a la marca que sirve para amparar un producto lácteo, comprendido en una norma específica, en perjuicio de la transparencia del mercado, con la consiguiente desorientación del potencial adquirente. En el supuesto de autos, no se puede sostener que los distintivos "YOGHOURT" y KALIGHOURT son unívocos, ni que el distintivo otorgado con la marca solicitada e inscrita por la OFICINA en el acuerdo de 3 de abril de 1.996 sea objeto de amparo en la norma específica contenida en la Orden 1º de julio de 1.987, puesto que sus diferencias fonéticas son especialmente relevantes, por lo que conforme con lo acordado por la Administración no concurren en el presente caso los presupuestos aplicativos de prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre, por existir entre los distintivos importantes diferencias que los hacen simplemente distintos, garantizando su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo tanto de generidad, como de error o confusión en el mercado, por lo que procede desestimar el recurso interpuesto"
La sentencia no da respuesta a una serie de cuestiones planteadas en la demanda por lo que ha de reputarse incongruente. En efecto, nada se dice en ella sobre la aptitud distintiva de la marca "kalighourt", su posible carácter descriptivo y engañoso, y su genericidad. Esta omisión obliga a estimar el primer motivo de casación que se formuló al amparo del apartado 3º del artículo 95 de la Ley Jurisdiccional, y a resolver el fondo del asunto en los términos en que se planteó el debate en primera instancia.
Se aduce, en primer lugar, que el término "yoghourt" goza de protección mediante una norma específica contenida en la Orden de 1 de julio de 1987. Es cierto que su artículo 12 prohibe el empleo de esta palabra en la denominación de cualquier producto que no cumpla los requisitos previstos en la misma. Sin embargo, la marca que se ha concedido no reproduce el término sino que se limita a incorporar el último inciso a una primera parte con la que se integra en un sonido propio, en nada confundible con el protegido, adquiriendo sustantividad y autonomía, que impedirá que los consumidores crean que se encuentran en presencia de ese producto protegido. De aquí que no se de la prohibición, ni tampoco la del apartado e) del artículo 11 de la Ley de Marcas, ya que la utilización de parte de un término no lo es del todo, que es lo que la norma prohibe.
A continuación se añade que se han unido dos vocablos genéricos-"yogur" y "calidad"-que no poseen la necesaria aptitud distintiva. Sin embargo, la conjunción lo es de parte de esos elementos, y aún no con absoluta identidad-kali, y no cali-, simbiosis que da a la denominación un sentido de fantasía, cuyo examen visual y fonético, a primera vista, no permite inducir que se esté haciendo referencia a ninguno de aquellos vocablos, por lo que el signo adquiere la suficiente distintividad, que permitirá al consumidor asociarlo a una cierta calidad y a un origen empresarial, cumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley de Marcas. Por esta misma razón, no se produce la prohibición del artículo 11.1.c), al no contener la denominación referencias a la calidad o especie del producto, sin que la unión fragmentada de palabras sea suficiente para equiparar los fragmentos con el todo, ni suponga descripción del producto, pues los mismos no tienen una intensidad suficiente como para poder inducir de ellos que se está haciendo referencia a las características de los productos que se acogen a la denominación. Igualmente deben rechazarse los argumentos dirigidos a incluir la marca concedida en la prohibición del artículo 11.1.f), ya que el signo de fantasía resultante de la unión de sílabas sueltas de otras palabras, no genera en el consumidor medio la impresión de una determinada calidad, procedencia, o características del producto, cuando aquellas sílabas han sido elegidas de forma arbitraria. Por último, la genericidad que se invoca en la demanda no puede pregonarse de una denominación que carece de significado lingüístico, y menos aún que no tiene en su integridad relación con los productos amparados con la marca, por lo que tampoco se da la prohibición del apartado a) de dicho artículo. En fin, la jurisprudencia que se cita se refiere a signos que incorporan el término "yogur" o "yoghourt", completo, por lo que no tiene aplicación al presente caso en que la incorporación es parcial.
Sin expresa condena en costas de la instancia debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación.
Estimar el presente recurso de casación nº 11212/1998, interpuesto por la Entidad DANONE, S.A., contra la sentencia nº 745/1998 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 6 de octubre de 1998, revocando la sentencia recurrida; y desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DANONE, S.A. contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 3 de abril y 22 de noviembre de 1996; sin expresa condena en costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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