STS, 8 de Octubre de 2001
| Ponente | TRUJILLO MAMELY, FRANCISCO |
| ECLI | ES:TS:2001:7641 |
| Número de Recurso | 339/1995 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 8 de Octubre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a ocho de Octubre de dos mil uno.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por la entidad SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE, S.p.A representado procesalmente por el Procurador D. RAFAEL RODRIGUEZ MONTAUT, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 5ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha primero de octubre de 1994, en el recurso número 1441/92, que declara la conformidad a derecho del acuerdo del Registro Industrial, actualmente Oficina Española de Patentes y Marcas, de 27 de mayo de 1992 que estima el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de 1 de febrero de 1991, denegando definitivamente la marca internacional número 524.415 FLASH.-
En este recurso es también parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través de la representación procesal que le es propia.-
Con fecha primero de octubre de 1994, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 5ª) del Tribunal Superior de Justicia de MADRID, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Desestimando este recurso contencioso-administrativo promovido por el Procurador Sr. RODRIGUEZ MONTAUT en nombre y representación de SANCARLO GRUPPO ALIMENTARE S.p.A contra el acuerdo del Registro Industrial de fecha 27 de mayo de 1992, dictado al resolver el recurso de reposición contra el acuerdo de fecha 1 de febrero de 1991, denegando definitivamente la marca internacional núm. 524.415 FLASH, declaramos que no ha lugar a lo solicitado en el suplico de la demanda por estar dictados los actos recurridos en conformidad con el ordenamiento jurídico; sin costas ".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad SANCARLO GRUPPO ALIMENTARE S.p.A a través de su Procurador Sr. RODRIGUEZ MONTAUT, quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia por la que, estimándolo, se anulara la recurrida y se dictase otra estimatoria de sus pretensiones, declarando la no conformidad a derecho de la resolución administrativa del Registro de la Propiedad Industrial, actualmente Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 27 de mayo de 1992, y estimando procedente la concesión y protección en España de la marca internacional número 524.415 "FLASH" en la clase 29 de la vigente Clasificación Internacional de Marcas, imponiendo las costas a la Administración demandada y a quien se opusiera a ello.-
La parte recurrida, la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, en el escrito correspondiente, formuló su oposición a los motivos de casación, y terminó suplicando a la Sala que en su día se dictase sentencia por la que, desestimando el recurso de casación interpuesto, se confirmase íntegramente la recurrida, con expresa imposición de las costas a la recurrente.-
Mediante providencia de fecha 18 de junio de 2001, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 26 de septiembre siguiente, momento en el que han tenido lugar dichos actos procesales.-
Con amparo en el ordinal 4º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1.956 en la redacción que le dio la Ley 10/1992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, por infracción por errónea interpretación del párrafo segundo del artículo 150 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1.929, ( Texto Refundido aprobado por R.O. de 30 de Abril de 1.930), se articula este primer motivo del recurso de casación contra la sentencia de fecha 1º de Diciembre de 1.994, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso contencioso administrativo promovido por quien hoy recurre en casación contra el Acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 27 de Mayo de 1.992, dictado al resolver recurso de reposición interpuesto contra otro Acuerdo anterior de propio Órgano, denegando definitivamente la concesión e inscripción de la marca internacional número 524.415, FLASH, solicitada para la clase 29 de Nomenclátor por identidad con FLASH, marca oponente número 551.053.
La ratio decidendi de la sentencia se encuentra en el Fundamento Jurídico Tercero de la misma, cuando tras haber establecido en el anterior cuales son los criterios extraídos de la jurisprudencia para determinar la incompatibilidad entre los distintivos o nombres de marcas enfrentadas, establece que " Congruentemente con este criterio en los supuestos como el de autos de total y absoluta identidad fonética en que además juega la prohibición del párrafo 2º del artículo 150 del Estatuto se ha de extremar la cautela en defensa de los derechos de los consumidores, adoptando una actitud aún más rigurosa que en los supuestos de analogía nominativa, y aún sopesando las razones que alega el actor en su demanda y sin ignorar que hay sentencias del Tribunal Supremo que en algún supuesto ha admitido la convivencia de denominaciones idénticas por razones muy especiales, la Sala prefiere optar por el criterio más seguro, mantenido en multitud de sentencias ( entre otras, la de 27 de Enero de 1.975, 21 de Febrero de 1.976, 30 de Abril de 1.976, 17 de Julio de 1989 y muchas más, 18 de Diciembre de 1.992, 23 de Diciembre de 1.992) de que el riesgo de confusión entre los consumidores, con denominaciones idénticas es muy grande y es preferible, atendiendo además a que la nueva marca que se solicita trata de amparar a productos muy similares a la oponente en el ramo de la alimentación, en las clases 29 y 30 que se desenvuelven en el mismo área comercial y se expenden en los mismos establecimientos, declarar la incompatibilidad entre ambas denominaciones, pensando principalmente en la defensa de los consumidores ....."
Este Tribunal Supremo, ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y, en su caso gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la ley ( criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados ( criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente. Mas por otro lado, y en relación a la importancia de la naturaleza de las cosas o servicios que se tratan de amparar o distinguir con los distintivos que componen las marca, las decisiones jurisprudenciales no han sido absolutamente uniformes, pues en ocasiones y dado que del artículo 1º del Estatuto que consagra el principio de especialidad, se desprende que las marcas y los demás signos que constituyen la propiedad industrial sirven para distinguir de los similares los resultados del trabajo, se ha dado importancia decisiva a la diferenciación de los productos o servicios para distinguirlos o ampararlos y en otras ocasiones tal elemento taxonómico o lógico se ha considerado como simple factor complementario del criterio estructural que en unos casos sirve para obtener como elemento diferenciativo y, en otros casos, como un elemento más de confusión en el caso de identidad de los productos, pero sin que se establezca ningún criterio con carácter absoluto, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias concurrentes, todo lo cual lleva a que en materia tan casuística como la de marcas y concretamente a la existencia o no de semejanza entre distintivos capaz de crear confusión en el mercado, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia tenga escasa virtualidad aplicativa, pues es difícil que en dos casos concurran las mismas e idénticas circunstancias, que sería el único supuesto del que habría de partir para tratar de acreditar que la decisión del Tribunal a quo puede reputarse arbitraria o manifiestamente contraria al buen sentido, cosa que no ocurre en el supuesto de autos en el que es necesario partir, por la propia naturaleza del recurso de casación de los hechos fijados en la sentencia.
Tampoco desde la otra perspectiva desde la que se argumenta el motivo de casación puede prosperar. La parte comienza reconociendo la existencia de la jurisprudencia de esta Sala en el sentido de que la identidad de dos distintivos desencadena el cierre registral en términos absolutos, lo que reconoce no es sino consecuencia de la aplicación única y exclusiva del artículo 150, párrafo segundo del Estatuto de la Propiedad Industrial, en clara coincidencia con la interpretación que cabe dar al artículo 4.1.a) de la primera Directiva del Consejo de 21 de Diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas ( 89/104/CEE). Pero entiende que existe otro supuesto distinto, previsto en el artículo 4.1.b), cuando los distintivos de dos marcas sean idénticos, pero no exista identidad de productos, en que debe valorarse la existencia real de riesgo de confusión en las transacciones mercantiles, de donde concluye que la identidad de signos con arreglo al Derecho Comunitario no es desencadenate per se de incompatibilidad registral.
Mas con tal tesis, lo que vuelve a plantearse es una cuestión de valoración de prueba, en que la Sala en el ámbito de su actividad soberana, salvo los supuestos ya explicados, reconoce la identidad de denominaciones con el riesgo de confusión que entraña y además reconoce dentro del campo de los productos que se trata de productos muy similares, dentro del ramo de la alimentación, que se desenvuelven en la misma área comercial y se expenden en los mismos establecimientos.
El segundo de los motivos de casación se articula, también con fundamento en el ordinal 4º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional, consistente en la infracción por interpretación errónea del apartado 1º del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1.929, en relación con cuanto disponen los artículos 1 y 118 del mismo Cuerpo legal y jurisprudencia que lo interpreta.
También el motivo debe ser desestimado. En efecto para la correcta resolución de la cuestión planteada debe partirse de una interpretación conjunta de los artículos 124.1 y 118 del Estatuto referido. Por el primero se prohibe el acceso al registro como marcas de aquellos distintivos que por su naturaleza fonética o gráfica con otros ya registrados pueden inducir a confusión o error en el mercado. El artículo 118 del Estatuto enuncia el principio de especialidad, al definir como función específica de la marca la de distinguir en el mercado los propios productos de los similares; de ello se desprende que para el examen comparativo de los signos enfrentados deben ponerse en relación dos factores: de un lado, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos; y de otro lado, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada, riesgo que se da cuando los productos son de análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o aplicación.
En el caso de autos existe en las marcas enfrentadas una identidad absoluta entra ellas, según señala la sentencia y se comprueba a simple vista así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales, según establece la sentencia y a la que al examinar el motivo anterior nos hemos referido, reiterando una vez más, como hemos señalado en las sentencias de 16 de Mayo de 1.994 y 4 y 10 de Abril de 2.000, que el motivo consistente en la infracción de jurisprudencia aplicable tiene escasa virtualidad en esta materia, pues es difícil que en dos casos concurran las mismas e idénticas circunstancias, que sería el único supuesto del que habría de partir para tratar de acreditar que la decisión del Tribunal de Instancia ha de reputarse arbitraria o manifiestamente contraria al buen sentido. Y dados los términos claros y rotundos en que se expresa la sentencia recurrida, que constituyen hechos probados, ello no puede discutirse en casación, pues lo valorado sobre la base de la prueba por el Tribunal de Instancia, debe ser respetado.
La desestimación de los motivos articulados lleva consigo la del recurso de casación interpuesto, lo que comporta la imposición de las costas al recurrente conforme a lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Declaramos no haber lugar, y por tanto desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación legal de SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE, S.p.A. contra la sentencia dictada con fecha 1º de Diciembre de 1.994, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso contencioso administrativo número 1441/92; con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, la Secretario, certifico.
