STS, 21 de Octubre de 2008

1. - El 10 de julio de 1999, la mercantil EDER solicitó la extensión a España de los efectos del registro del marca internacional mixta nº 717.659 BAVARIA, registrada previamente en Alemania, para distinguir productos de la clase 32, concretamente cervezas.

2. - Se opuso a tal pretensión la mercantil holandesa Bavaria N.V., cuya filial en España es la mercantil BAVARIA IBERICA, S.A., invocando la prioridad de su marca mixta nº 581.147 BAVARIA, también para cervezas de la clase 32. Junto con el escrito de oposición acompañó los documentos que consideró oportunos para acreditar la notoriedad de que, a su juicio, gozaba su marca BAVARIA. De la documentación presentada destaca: la acreditada presencia de la empresa titular de la marca BAVARIA 581.147 en la Feria Alimenticia de Barcelona (años 1992, 1996, 1998 y 2000); los listados de clientes españoles de productos de dicha marca, a fecha 15 de marzo de 2000, entre los que se incluyen las más grandes superficies comerciales; reportajes fotográficos ilustrativos de las actividades promocionales realizadas por esta empresa en diversos centros comerciales; el listado de los distribuidores en España de los productos de BAVARIA N.V., establecidos en numerosas localidades de gran parte del territorio nacional; la fotografía de la gran planta de producción, en Holanda, de la cerveza BAVARIA; dossier de prensa acreditativo, entre otros extremos, de la importante posición que, entre las empresas importadoras de cerveza a España, tenía la mercantil BAVARIA N.V. desde el año 1989, así como de la cuota de mercado que, ya en el año 1993, ocupaba en el mercado español de cervezas de importación (la cuarta según la prueba aportada) datos todos ellos que no han sido impugnados de contrario.

3. - Mediante resolución de fecha 3 de marzo de 2001, la OEPM concedió la extensión solicitada y rechazó la oposición en razón a que el solicitante "tiene derechos adquiridos en tal denominación según registro H 679.866".

4. - Contra la resolución de concesión interpuso recurso de alzada la mercantil BAVARIA N.V., al que se opuso la mercantil EDER, invocando, esta última, que la marca nº 581.147 estaba cancelada en virtud de la sentencia de 25 de enero de 2002 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 62 de Madrid, en los autos de juicio de menor cuantía nº 492/99, a instancia de VERBAND BAYERISCHER AUSFURBRAVE REINEN, E.V., contra BAVARIA N.V.. El recurso de alzada fue desestimado por resolución de 23 de mayo de 2002, basada en la existencia entre las marcas confrontadas "de suficientes disparidades de conjunto", por cuanto "el carácter descriptivo del vocablo "bavaria" respecto de la procedencia geográfica de las cervezas no puede ser reivindicado en exclusiva por un único comerciante del sector, de manera que sólo es posible su registro dentro de un conjunto más amplio, en el que se incorporen otros elementos denominativos y/o gráficos que le vengan a dotar de distintividad", añadiendo "a mayor abundamiento que el solicitante es titular de la marca, en vigor, internacional, 679.866 BAVARIA WEITZ y gráfico para cervezas blancas".

5. - Contra la resolución desestimatoria de la alzada interpuso recurso contencioso-administrativo la mercantil BAVARIA N.V.. En su escrito de demanda alegó, en síntesis, que 1) la denominación BAVARIA no indica una procedencia geográfica sino que es una denominación arbitraria de fantasía; 2) la expresión BAVARIA carece de significado en la lengua castellana pues no es Baviera; 3) la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 62 invocada no es firme por estar recurrida en apelación; 4) si se considera que la expresión BAVARIA es descriptiva, se habría producido una distintividad sobrevenida por la concurrencia de diferentes factores (uso de la marca desde 1979, cuota de mercado, importancia de las inversiones hechas para su promoción) determinantes de la aplicabilidad de la excepción del art. 11.2 de la L.M.; 5 ) La existencia de riesgo de confusión y de asociación entre la marca solicitada y la prioritaria; 6) la aplicabilidad de la prohibición contenida en el art. 13.c) de la L.M.; y 7 ) la intrascendencia del precedente de la marca BAVARIA WEITZ.

   A la demanda se opuso la mercantil EDER, manteniendo, en síntesis, que: 1) la marca BAVARIA ha sido registrada, sin oposición, en los varios países que cita (se refiere a la marca BAVARIA solicitada); 2) la marca 717.659 se basa en la marca alemana 2.096.952, concedida a pesar de existir otras marcas BAVARIA; 3) la marca 581.147 no es notoria y la denominación BAVARIA es descriptiva e indicativa de procedencia, por tanto no reivindicable en exclusiva; 4) no se acepta que se haya producido una distintividad sobrevenida por lo que la comparación de las marcas debe hacerse valorándolas en conjunto; 5) la inexistencia de riesgos de confusión o de asociación entre las marcas confrontadas por las disparidades apreciables; 6) el rechazo de todo posible aprovechamiento de la reputación conseguida por la marca 581.147; y 7) la titularidad de su marca 679.866, así como la existencia de otras marcas que incluyen la denominación BAVARIA y que han venido conviviendo pacíficamente en el mercado con la nº 581.147.

   El recurso no fue recibido a prueba. En fase de conclusiones, la mercantil BAVARIA N.V. aportó la sentencia de fecha 15 de junio de 2004 dictada por la Sección 20 Ter de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación 9/04, estimatoria del interpuesto por BAVARIA N.V. y desestimatoria del recurso de apelación interpuesto por VERBAND BAYERISCHER AUSFURBRAUE REIN E.V., sentencia que revoca la del Juzgado de Primera Instancia en el sentido de desestimar íntegramente la demanda interpuesta, con absolución de BAVARIA N.V.

6. - El recurso contencioso-administrativo fue resuelto por sentencia de 31 de marzo de 2006. La "ratio decidendi" de la sentencia se encuentra en sus fundamentos de derecho cuarto y quinto, que a continuación transcribimos textualmente:

   "CUARTO. De los criterios sentados en el antecedente anterior, se desprende que en materia de marcas, es tal el casuismo y la variedad que la realidad puede presentar, que hay que estar al caso concreto del litigio para poder ofrecer una solución que se ajusta a derecho. Partiendo del reconocimiento de la dificultad interpretativa o valorativa de la prueba en estos casos, a esta Sala, y pese a las afirmaciones que la recurrente hace en la demanda, llega a la conclusión de lo acertado de la decisión adoptada por la Administración.

   Entre los términos de las marcas enfrentadas existe una identidad denominativa y plena coincidencia en la palabra BAVARIA, por lo que, al margen de las posibles diferencias gráficas o del diseño de las marcas enfrentadas, la total identidad debería ser argumento suficiente para apreciar la incompatibilidad de las enfrentadas, si no hubiera sido por el criterio de la Oficina respecto a la referencia o procedencia geográfica de los productos protegidos.

   La Administración consideró que la marca impugnada era compatible con la oponente porque BAVARIA "no puede ser reivindicado en exclusiva por un único comerciante del sector, de manera que solo es posible su registro dentro del conjunto más amplio, en el que se incorporen otros elementos denominativos o geográficos que le vengan a dotar de distintividad...". Lo que vino a aplicar la Oficina, fue la prohibición absoluta del art. 11.1 f) "Los que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios.", de tal manera que el término BAVARIA por ser denominación geográfica no podía ser apropiado en exclusiva, admitiendo el registro de una marca por el elemento gráfico incorporado al denominativo.

Por lo tanto la resolución del recurso debe centrarse en si BAVARIA es denominación geográfica o no. Si llegásemos a la misma conclusión que la Administración deberemos concluir que la concesión fue ajustada a derecho, y por el contrario, si consideramos que no es denominación geográfica, entonces entraría en juego la prohibición del art. 12.1 de la Ley, por pretenderse el registro de un término idéntico a otro ya inscrito anteriormente.

Esta cuestión ha sido tratada por la Audiencia Provincial de Madrid con ocasión de la resolución del recurso de apelación 9/2004, sentencia de 15 de junio de 2004, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 62 de Madrid.

En esta sentencia se estima el recurso de apelación y se llevaba a la conclusión de que la palabra BAVARIA no era denominación geográfica precisamente porque el acuerdo bilateral suscrito el 11 de septiembre de 1970 con la República Federal de Alemania y España sobre protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones geográficas, la protegida es "Bayerisches Bier", que traducida al español sería "Cervezas de Baviera".

Luego el nombre o denominación geográfica es BAVIERA y no BAVARIA. Por lo tanto este ultimo debe considerarse denominación de fantasía pese a su parecido con el lander alemán, por no coincidir terminológicamente.

En consecuencia debemos descartar la interpretación llevada a cabo por la Administración respecto de la imposibilidad de apropiación en exclusiva del término BAVARIA. Por lo tanto, al no ser denominación geográfica si cabe su invocación como causa que imposibilite el posterior registro de otra marca que pretenda incorporar este término en su denominación. Si no es denominación geográfica, como hemos concluido, si puede ser alegada por la recurrente como motivo de oposición al registro, al concurrir la prohibición relativa del art. 12.1.a) de la Ley por su identidad con la impugnada y tener carácter prioritario".

El fallo de la sentencia dice textualmente: "FALLAMOS: Que debemos estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por BAVARIA N.V., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de mayo de 2002, Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de julio de 2002, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la concesión de la marca internacional mixta nº 717.659 "BAVARIA" para la clase 32, anulando la resolución impugnada y el registro de la marca controvertida por no ser ajustada a derecho, sin pronunciamiento alguno en materia de costas".

Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de EDER, que el Tribunal de instancia tuvo por preparado mediante providencia de 23 de mayo de 2006.

El 6 de julio de 2006 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de la representación procesal de EDER, interponiendo recurso de casación fundado en dos motivos. En el primero, acogido al art. 88.1.d) de la L.J., se imputa a la sentencia haber infringido: 1) el art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ; 2) el art. 11.1.c) y f) de la misma Ley ; 3) el Acuerdo y Protocolo firmado por España y la República Federal Alemana, sobre protección de Indicaciones de Procedencia, Denominaciones de Origen y otras Denominaciones Geográficas,, de 11 de septiembre de 1970, ratificado el 26 de septiembre de 1972, en cuyo Anexo 2 se recogen como nombres a proteger los términos "Alemania", "Lander" y "Bayerisches Bier"; 4) el art. 3 de la Directiva de Armonización del Derecho de Marcas, de 21 de diciembre de 1988, que dispone que deben ser denegadas o anuladas las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para indicar la procedencia geográfica del producto; y 5) los artículos 13 y 14 del Reglamento CEE 2081/92, del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la Protección de las Indicaciones Geográficas y de las Denominaciones de Origen de los productos agrícolas y alimenticios, que prohiben el registro como marcas de denominaciones de origen o indicaciones geográficas. En el desarrollo de este motivo se razona: que cualquier consumidor medio español asocia la palabra "BAVARIA" con el Estado Federal Alemán de Baviera, y su capital Munich, y por ende con la producción de cerveza; que dicho consumidor medio asocia la palabra "BAVARIA" con las denominaciones geográficas Baviera, Bayern, Munich y Alemania, puesto que pertenecen al idioma español los gentilicios "bavaro y "bavara" para denominar a personas y objetos provenientes de dicho Lander; que, consiguientemente, el término "BAVARIA" contenido en la marca internacional nº 581.147, utilizado para fundamentar la oposición a la marca internacional nº 717.659 de la recurrente, es descriptivo en relación a los productos de la clase 32 del Nomenclátor, cervezas, término que, ex art. 11 apartado c) y f) de la Ley de Marcas, es inapropiable en exclusiva, de suerte que la comparación entre las marcas confrontadas debe hacerse globalmente, tomando en consideración todos los elementos distintivos comprendidos en los mismos; y que, en caso de haberse efectuado así la comparación, se habría advertido la inexistencia de identidad o semejanza entre tales signos, por lo que la sentencia impugnada aplicó indebidamente la prohibición del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia que lo interpreta. En apoyo de esta tesis invoca las SSTS de 2 de diciembre de 1989 (Sala Primera), 25 de febrero y 13 de marzo de 2002 y 2 de abril de 2004 (Sala Tercera) y la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el asunto c-251/95 "SABEL/PUMA, y argumenta que la palabra "BAVARIA", considerada de forma aislada, es percibida por los consumidores no como una marca sino como una denominación de origen o denominación de garantía o calidad de productos como las cervezas, pues, a su juicio, el Lander de Baviera puede ser considerado como el Lander de las cervezas. En consecuencia, alega la recurrente, las marcas en conflicto no pueden ser consideradas semejantes, visual, fonética o conceptualmente, teniendo en cuenta que la marca nº 717.659 es mixta y está compuesta por una palabra y elementos figurativos, concretamente, la palabra BAVARIA está escrita con un tipografía de estilo germánico antiguo y situada debajo de una prominente figura femenina en la parte superior de la marca, figura consistente -sigue alegándose- en la denominada BAVARIA STATUE, que representa una Amazona Germánica que es la patrona y santa del Estado de Baviera, que tiene un papel preponderante respecto del componente denominativo. Cita también como fundamento de su pretensión casacional las SSTS de 14 de abril de 1993 y 3 de noviembre de 2000 (de la Sala Primera) y las de 10 y 24 de febrero y 28 de abril de 2004 y 19 y 30 de diciembre de 2003 (de la Sala Tercera).

En el segundo motivo, fundado en el art. 88.1.c) de la L.J., mantiene que la sentencia ha incurrido en incongruencia al haber omitido totalmente la valoración de las pruebas documentales aportadas, en especial los antecedentes registrales y judiciales, con resultado de indefensión. Al desarrollar este motivo, la recurrente resalta que la sentencia no ha considerado ni valorado: 1) que la propia recurrente es titular de la marca internacional nº 679.866 "BAVARIA WEITZ" y gráfico, para distinguir cervezas; 2) la existencia -acreditada en la instancia mediante la prueba aportada con el escrito de demanda- de las siguientes marcas, válidas y con plenos efectos en España, todas en la clase 32: la marca internacional nº 214.051 "BAVARIA", la marca internacional nº 450.797 "EKU BAVARIA" y gráfico, y la marca internacional nº 594.697 "8.6 BAVARIA" y gráfico, lo que, a su juicio, pone de manifiesto que la palabra "BAVARIA" no es apropiable por un único titular y que es el conjunto de elementos que componen las marcas en cuestión los que deben ser valorados y los que permiten diferenciarlas y su convivencia pacífica, por lo que no hay razón alguna para revocar, como ha hecho la sentencia recurrida, la concesión de la marca internacional nº 717.659 "BAVARIA" y gráfico. Se expone, finalmente, en este motivo que la sentencia tampoco ha valorado la sentencia dictada por la Sección 20 de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación nº 9/2004, en cuyo fundamente de derecho cuarto se afirma, con otras palabras, la compatibilidad de la marca nº 581.147 "BAVARIA" y gráfico con la marca nº 214.051 "GENUIN BAVARIAN BIER" y gráfico, rechazándose el riesgo de asociación y de aprovechamiento indebido. Concluye el escrito de formalización del recurso suplicando se "dicte sentencia en virtud de la cual revoque la sentencia recurrida y, en consecuencia, conceda el registro de la Marca Internacional nº 717.659. "BAVARIA" y gráfico, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente".

El recurso fue admitido mediante providencia de 29 de mayo de 2007.

El 3 de julio de 2007 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo el escrito del Abogado del Estado absteniéndose de evacuar el escrito de oposición.

El 7 de septiembre de 2007 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de la representación procesal de la entidad "BAVARIA N.V. oponiéndose al recurso de casación. En el apartado I "Antecedentes del recurso" se refiere (antecedente décimo) a la sentencia de 25 de enero de 2002, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 62 de Madrid, que declaró la nulidad de la marca internacional nº 581.147 "BAVARIA", sentencia que fue recurrida en apelación por "BAVARIA N.V., habiendo recaído sentencia de fecha 15 de junio de 2004, dictada por la Sección 20 Ter de la Audiencia Provincial de Madrid, que revocó la de instancia y desestimó la acción de nulidad de la citada marca (dicha sentencia de la Audiencia Provincial obra a los folios 243 y siguientes de los autos de instancia). En el apartado III del escrito de oposición se desarrollan los motivos en paralelo a los de interposición. Y así, respecto del primero, se opone que el término "BAVARIA" no es una denominación geográfica o de origen sino una marca de fantasía, por lo que la prohibición del art. 12.1.a) de la L.M. cierra el paso, como ha declarado la sentencia impugnada, a la marca aspirante; y respecto del motivo segundo, alega que ninguno de los casos a que se refieren los antecedentes que la recurrente cita es igual al presente, que debe ser analizado de forma singular. Concluye suplicando sentencia desestimatoria

Mediante providencia de 17 de junio de 2008 se señaló para votación y fallo el día 7 de octubre de 2008, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. Ambos actos han tenido lugar en la fecha indicada.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

De los dos motivos en que se funda este recurso de casación procede examinar en primer lugar el segundo, acogido al art. 88.1.c) de la L.J., en el que se imputa a la sentencia impugnada haber incurrido en incongruencia omisiva con resultado de indefensión. Ha lugar al motivo. En efecto, la sentencia ha omitido toda consideración de una parte sustancial de los argumentos que la entidad EDER, parte demandada en la instancia, había opuesto a la pretensión deducida por la mercantil BAVARIA N.V., parte demandante. Tal como hemos anticipado en antecedentes, EDER consideraba esencial que el Tribunal de instancia tuviera en cuenta: a) que ya era titular de la marca internacional nº 679.866 "BAVARIA WEITZ" y gráfico para distinguir cervezas, cuya prioridad había sido ponderada por la OEPM en la resolución desestimatoria del recurso de alzada contra la resolución de concesión de la marca BAVARIA 717.659; y b) que existían otras tres marcas -identificadas también en antecedentes- que incluían la denominación "BAVARIA", con las cuales había venido conviviendo pacíficamente la marca "BAVARIA" que la demandante invocaba como prioritaria y por tanto obstativa a la solicitada por EDER. Pues bien, dispone el art. 67.1 de la L.J. que la sentencia decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso, y el art. 218 de la LEC, aplicable supletoriamente en este orden jurisdiccional de acuerdo con la Disposición Final Primera de la L.J. y el art. 4 de la LEC 1/2000, dispone que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes -también, por tanto, con las de la parte demandada- decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Ambos preceptos han sido infringidos por la sentencia objeto de este recurso de casación al haber prescindido de toda consideración o examen de argumentos que, desde la posición procesal de la parte demandada, podían tener incidencia determinante en el resultado del proceso. No cabe apreciar, en este caso, que de forma tácita o implícita la sentencia hubiera respondido, en sentido desestimatorio, al planteamiento realizado por EDER. El análisis de la sentencia revela con claridad que el Tribunal de instancia no se ha pronunciado sobre tales alegatos de la parte demandada. Por ello, es apreciable el vicio de incongruencia omisiva con resultado de indefensión, determinante de la casación de la sentencia, como así declaramos.

Casada la sentencia impugnada, de acuerdo con el art. 95.2.c) y d) de la L.J., debemos resolver lo que corresponda dentro de los términos en que ha sido planteado el debate. Partiendo de los presupuestos de hecho que han quedado expuestos en los antecedentes de esta sentencia, resulta evidente que la controversia consiste en decidir si puede, o no, accederse al registro de la marca mixta nº 717.659 "BAVARIA", clase 32, solicitada por la empresa alemana EDER para distinguir cerveza, al que se ha opuesto la empresa holandesa "BAVARIA N.V.", invocando la prioridad e incompatibilidad con su marca mixta nº 581.147 "BAVARIA", en la misma clase y registrada para idéntico tipo de productos. Las resoluciones de la OEPM han decidido positivamente la cuestión. La tesis mantenida en la instancia por la mercantil "BAVARIA N.V." (extensamente expuesta en antecedentes) se descompone en una serie de razonamientos, que comienzan sosteniendo que la expresión "Bavaria", contenida tanto en la marca solicitada como en la opuesta como prioritaria, no es indicativa de una procedencia geográfica sino arbitraria o de fantasía y que carece de significación en nuestra lengua, pues no quiere decir Baviera; en caso en que se considere como expresión descriptiva, habría que aceptar que la marca "BAVARIA" prioritaria habría adquirido una distintividad sobrevenida, por lo que sería aplicable la excepción prevista en el art. 11.2 de la LM, habida cuenta la concurrencia de varios factores, entre ellos el uso que de esa marca ha hecho la mercantil "BAVARIA N.V. desde el año 1979, la cuota de mercado español de cervezas que ostenta dicha empresa y la importancia de las inversiones que ha llevado a cabo para su promoción. Afirma a continuación que el registro de la marca solicitada se ve impedido por la prohibición contenida en el art. 12.a) de la L.M., pues la identidad fonética y aplicativa existente entre las dos marcas confrontadas provoca un riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, máxime si se tiene en cuenta que la marca nº 581.147 es notoria y por ello goza de una protección reforzada frente a las semejantes, pues es doctrina contenida, entre otras, en la STJCE de 22 de junio de 1999 (caso C-342/97 Lloyd) que debe graduarse con mayor intensidad el riesgo de asociación en la medida en que la marca prioritaria goza de especial notoriedad. Considera también aplicable al caso la prohibición del art. 13.1.c) de la L.M., dado que la marca solicitada obtendría un aprovechamiento indebido de la reputación del signo prioritario. Y concluye considerando como precedente erróneo -y por ello carente de significación y valor- el registro de la marca nº 679.866 "BAVARIA WEITZ" en favor de la empresa EDER.

Frente a la tesis de la demandante en la instancia opone la mercantil alemana -parte demandada- como hechos de relieve, que su marca "BAVARIA" ha sido registrada sin objeción, además de en Alemania, en varios otros países (Albania, Austria, Croacia y Macedonia) y que la marca "BAVARIA" registrada en favor de la empresa holandesa no puede ser considerada como marca notoria. Invoca como argumentos jurídicos, que la marca nº 581.147 es descriptiva e indicativa de procedencia, como se desprende, a su juicio, de la siguiente normativa: 1) Acuerdo y Protocolo de 11 de septiembre de 1970 sobre protección de Indicaciones de Procedencia, Denominaciones de Origen y otras Denominaciones Geográficas suscrito entre España y la República Federal Alemana, en que se recogen como nombres a proteger "Alemania", los nombres de los "Lander" y (en el anejo II) la denominación protegida "Bayerisches Bier", que se traduce como "Cerveza de Baviera", 2) el art. 3 de la Directiva de Armonización del Derecho de Marcas de 21 de diciembre de 1988, en el que se dispone la denegación de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para indicar la procedencia geográfica de productos o servicios distinguidos; 3) el Reglamento CEE 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992, relativo a la Protección de las Indicaciones Geográficas y de las Denominaciones de Origen de los productos agrícolas y alimenticios, cuyo art. 14 establece que "Cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el art. 13 y relativas al mismo tipo de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de la publicación prevista en el apartado 2 del art. 6 ". De esta normativa se desprende, según la tesis mantenida por la empresa alemana, "el carácter descriptivo de la denominación "BAVARIA", y, en consecuencia, cualquier valoración de la marca objeto del recurso así como de cualquier otra marca que contenga dicha denominación, deberá efectuarse de todo el conjunto distintivo por cuanto el término "Bavaria" no es reivindicable en exclusiva". Por tal razón -sigue afirmando la parte demandada en la instancia- "no ha lugar a examinar la alegada distintividad sobrevenida contemplada en el art. 11.2 de la L.M., dado que "BAVARIA" no es reivindicable en exclusiva por nadie". La argumentación jurídica prosigue alegando posteriormente, en síntesis, la inexistencia de riesgo de confusión o de asociación dadas las disparidades tipográficas, ornamentales y de concepto apreciables entre las marcas confrontadas. Concluye rechazando la posibilidad de aprovechamiento indebido de la reputación de la marca prioritaria por la solicitada y negando toda trascendencia al hecho de que la empresa alemana haya inscrito a su favor la marca 679.866 "BAVARIA WEITZ", así como el hecho referente a la convivencia pacífica de la marca prioritaria con otras tres marcas -identificadas en antecedentes- que incluyen en su denominación la expresión "BAVARIA".

El registro de la marca "BAVARIA" gráfica nº 717.659 no se ve impedido por ninguna de la normas de Derecho comunitario europeo a que no hemos referido en el anterior fundamento de derecho. Desde luego no constituye obstáculo alguno el mencionado Acuerdo y Protocolo entre España y la República Federal de Alemania, pues la parte denominativa -tienen otra gráfica- de las marcas confrontadas -"BAVARIA"- no coincide con ninguna de las denominaciones incluidas en dichos instrumentos: Alemania, el nombre de alguno de los "Lander" de Alemania y la denominación "Bayerisches Bier". En efecto, "Bavaria" no es Baviera y la traducción al castellano de la expresión "Bayerisches Bier" es "Cerveza de Baviera", no coincidente con ninguna de aquéllas. Tampoco lo impide la Directiva de Armonización que excluye del Registro las marcas que se compongan "exclusivamente" de signos o indicaciones que puedan servir para indicar la procedencia geográfica del producto, pues es evidente, de un lado, que la exigencia de exclusividad no concurre en el caso enjuiciado, ya que ambas marcas se componen también de elementos gráficos, y de otro, el elemento denominativo no es indicativo de tal procedencia. Lo mismo se desprende del Reglamento CEE nº 1107/96, de la Comisión, cuyo anexo ha sido completado por el Reglamento CE nº 1437/2001, del Consejo de la Unión Europea de 28 de julio de 2001, Reglamento que ha sido interpretado por la sentencia de fecha 15 de junio de 2004 dictada por la Sección 20 Ter de la Audiencia Provincial de Madrid (mencionada en los antecedentes de esta sentencia) en la que se afirma (final de su fundamento derecho tercero) que "la marca "BAVARIA" -se refiere en este caso a la nº 581.147- ni es contraria al Tratado Hispano-Alemán ni incurre en las prohibiciones contempladas en el art. 11.1.c), e ) y f) de la Ley de Marcas, ni es contraria a la normativa comunitaria". Por último, a idéntica conclusión nos lleva la interpretación de los apartados c) y f) del art. 11.1 de la LM. Ambas prohibiciones deben ser aplicadas con criterio restrictivo, cuidando de no extender su alcance más allá de lo que reclama el cumplimiento del fin al que se ordenan. Partiendo de este criterio, entendemos que el art. 11.1 apartado c) no es aplicable al caso enjuiciado porque establece una prohibición que sólo actúa en los supuestos en que la marca contenga "exclusivamente" signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la procedencia geográfica y ya hemos dicho que las marcas confrontadas son mixtas y que la denominación "BAVARIA" no puede ser considerada como signo expresivo de una concreta y determinada procedencia geográfica. Razones estas últimas por las que igualmente no cabe aceptar que el registro de la marca solicitada pueda verse obstaculizado por la prohibición del art. 11.1.f).

Siendo, pues, la expresión "BAVARIA" una denominación de fantasía, resta proceder al examen de la concurrencia de la prohibición tipificada en el art. 12.1.a) de la L.M., lo que requiere hacer alguna precisión introductoria. Desde el mismo momento en que la empresa holandesa formuló su oposición al registro de la marca solicitada, alegó -y presentó pruebas sobre ello- que se trataba de una marca notoria. Determinar si concurre o no tal condición en la marca nº 581.147 es presupuesto indispensable para avanzar en nuestro razonamiento, ya que si lo afirmáramos, dicha marca debería ser objeto de una especial protección. Veamos, primero, que es una marca notoria en nuestro Derecho y jurisprudencia y, después, pongamos en relación tal conclusión con los datos del proceso, regido por la Ley 32/1988.

La jurisprudencia de esta Sala, en aplicación de la Ley 32/1988, de Marcas ha declarado que la protección de las marcas notorias -dentro del propio ámbito aplicativo- y de las renombradas -más allá del principio de especialidad- debe extremarse porque el conocimiento difundido de una marca notoria o renombrada puede favorecer la asociación de otros registros parecidos con ella. La tesis contraria conduciría al efecto perverso de disminuir la protección de una marca conocida respecto de la de otra que no goza de difusión entre los consumidores, en detrimento de la inversión empresarial efectuada en favor del reconocimiento comercial de una marca registrada. (RC 7178/2004, STS 17-5-2007 ).

La Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido en que lo ha hecho la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que, inspirada en el designio de reforzar aún más la protección de las marcas notorias, ha dispuesto que, una vez registradas, serán objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su Exposición de Motivos la Ley manifiesta lo siguiente: "Especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan su productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios. La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado". Y en su artículo 8.2 precisa que "se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados".

Actualmente, el registro previo de una marca notoria impide registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si la utilización del signo realizada sin justa causa puede comportar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad. Es decir, tratándose de productos iguales o similares, la notoriedad en el conocimiento de una marca previamente registrada por parte de los sectores afectados no puede servir de elemento para minimizar ni excluir -antes al contrario- el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otras marcas, debiendo extremarse en este caso las precauciones al examinar y valorar los elementos que las diferencian y los que aumentan el riesgo o peligro de error o confusión, tratando siempre de evitar que la marca que pretende el acceso al Registro pueda aprovecharse de la fama o notoriedad reconocida por las que ya se encuentran inscritas en el.

En consonancia con lo dispuesto en el derecho comunitario, la exigencia de un máximo rigor al proceder a la comparación entre marcas opuestas conlleva la protección del esfuerzo y de la inversión empresarial sobre una determinada marca, cuyo conocimiento amplio entre los usuarios de un determinado sector comercial -marcas notorias- o incluso entre la generalidad de los consumidores -marcas renombradas-, incrementa el riesgo de confusión y, sobre todo, de asociación con marcas posteriores que puedan presentar un determinado grado de semejanza con aquéllas.

Pues bien, a juicio de esta Sala, ponderando todos los factores que han quedado fijados en el antecedente de hecho primero de esta sentencia (entre ellos, la participación de la marca prioritaria en importantes ferias del sector, el alto número de clientes que consumen la cerveza distinguida con el signo prioritario, la implantación de los distribuidores del producto en buena parte del territorio nacional, su cuota de mercado en España, el conocimiento y difusión de tal marca entre la sociedad española, su presencia en revistas especializadas) factores o presupuestos de hecho que no han sido rechazados de contrario, pues la negación de la notoriedad no ha ido acompañada de prueba alguna acreditativa de la irrealidad de los datos ofrecidos por la empresa holandesa, llegamos a la conclusión de que la marca mixta "BAVARIA" nº 581.147 es notoria y por ello la comparación con la marca solicitada debe hacerse con un mayor rigor. Alcanzamos tal conclusión teniendo asimismo en cuenta la doctrina contenida en la reciente sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 17 de junio de 2008 (asunto T-420/03), en particular la interpretación contenida en los parágrafos 80 y 107 de la misma, que no es necesario reproducir.

Procedamos ya al examen de la compatibilidad de la marca solicitada con la prioritaria. Ambas tienen denominaciones idénticas y distinguen el mismo tipo de producto. Se dan por tanto los requisitos del art. 12.1.a) de la LM para que la prohibición se haga presente. Mas sucede que ambas marcas son mixtas y que cada una de ellas incorpora algunos elementos gráficos que han sido descritos en antecedentes. Obligados como estamos a realizar, de acuerdo con nuestra propia jurisprudencia, una comparación de conjunto que no prescinda de ninguno de los elementos de ambas marcas, debemos preguntarnos si esos otros elementos gráficos son suficientes para eliminar el riesgo de confusión y de asociación que genera sin duda la doble identidad denominativa y de productos. En nuestra opinión, no son suficientes. El elemento preponderante de ambas marcas es el denominativo. Los elementos gráficos, incluso desde esta visión global, juegan una función, en este caso, de carácter secundario. El elemento denominativo va a ser el que atraiga la atención de los consumidores, el determinante de su decisión de optar por el consumo de una u otra marca. Es decir, nos parece claro que un consumidor medio puede llegar a creer confundidamente que el producto distinguido con la marca solicitada está comercializado por la empresa titular de la marca prioritaria. Esto significa que los consumidores sufrirían un riesgo de confusión y de asociación y también que, en caso de que fuera inscrita la marca solicitada, podría producirse un aprovechamiento indebido de la reputación conseguida por la marca prioritaria. Con otras palabras, concurren las prohibiciones previstas en los arts. 12.1.a) y 13.c) de la L.M. No impide llegar a tal conclusión el hecho de que la entidad solicitante de la marca sea titular de la denominación "BAVARIA WEITZ" nº 679.866, ni tampoco que la marca prioritaria 581.147 haya estado conviviendo pacíficamente con las otras marcas que incluyen la expresión "Bavaria", pues además que no en todos estos casos se da la identidad denominativa que sí concurre en el caso enjuiciado, no cabe olvidar el escaso valor de los precedentes administrativos en una materia tan casuística como la de marcas, como hemos afirmado reiteradamente.

Por todo lo anterior, resolviendo dentro de los términos en que el debate ha sido planteado en la instancia, declaramos la procedencia de estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil "BAVARIA N.V." y de anular las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de marzo de 2001 y 23 de mayo de 2002, la segunda desestimatoria del recurso alzada entablado contra el anterior, que acordaron la extensión a España de los efectos del registro de la marca internacional nº 717.659 "BAVARIA" y gráfico para la clase 32, actos administrativos que anulamos y dejamos sin efecto alguno, por ser procedente la denegación de la solicitud presentada por la entidad mercantil que, abreviadamente, venimos denominado EDER, sin que haya lugar a la imposición de las costas en este recurso de casación ni tampoco a las de la instancia.