STS, 13 de Octubre de 2003
| Ponente | D. Francisco Trujillo Mamely |
| ECLI | ES:TS:2003:6259 |
| Número de Recurso | 3313/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 13 de Octubre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Octubre de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3313 de 1998 interpuesto por la entidad THE RITZ HOTEL LIMITED, representada procesalmente por la Procuradora Doña ALMUDENA GALAN GONZALEZ contra la sentencia dictada el día 4 de octubre de 1997 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 2088 de 1995, que confirmó, por ser ajustada a derecho, la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de Noviembre de 1.994, confirmada en vía de recurso ordinario por otra de 12 de Julio de 1.995, que concedió el registro de la marca internacional, número 596.576, denominativa RITZ SADDLER, para productos de las Clases 18ª y 25ª, concretamente " maletas y bolsos " y " ropa para hombre, mujeres y niños, calzados ", respectivamente.-
En este recurso es también parte recurrida LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia.-
Con fecha 4 de octubre de 1997 la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Rodríguez Montaut, en representación de la Entidad THE RITZ HOTEL LIMITED, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de noviembre de 1.994, confirmada en reposición por la de 12 de julio de 1.995, que autorizó al inscripción de la Marca RITZ SADDLER nº 596.576 para amparar productos de las clases 18 y 25 del Nomenclátor, debemos declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones ajustadas a Derecho, sin hacer imposición de costas procesales causadas ".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad THE RITZ HOTEL LIMITED, a través de su Procurador D. RAFAEL RODRIGUEZ MONTAUT, ( que por renuncia fue sustituido posteriormente por la Procuradora Sra. GALAN GONZALEZ ), quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia por la que, estimándolo, se casara y anulara la recurrida, acordando la denegación de la marca internacional 596.576 RITZ SADDLER.-
La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y terminó suplicando a la Sala que en su día se dictase sentencia por la que, desestimando el recurso interpuesto de contrario, se confirmase íntegramente la recurrida, con expresa imposición de las costas a la recurrente.-
Mediante providencia de fecha 17 de junio de 2003, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 2 de octubre siguiente, momento en el que han tenido lugar dichos actos procesales.-
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 4 de Octubre de 1.997 desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la hoy recurrente en casación contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de Noviembre de 1.994, confirmada en vía de recurso ordinario por otra de 12 de Julio de 1.995, que concedió el registro de la marca internacional, número 596.576, denominativa RITZ SADDLER, para productos de las Clases 18ª y 25ª, concretamente " maletas y bolsos " y " ropa para hombre, mujeres y niños, calzados ", respectivamente, pese a la oposición que había formulado la hoy recurrente, titular de las marcas prioritarias número 1.148.841, RITZ, Clase 18ª, número 1.097.695, RITZ PARIS, gráfica, Clase18ª, número 1.105.236, RITZ PARIS, gráfica, Clase 25ª y número 453.023, internacional, denominativa, PARIS RITZ HOTEL, Clases 18ª y 25ª.
La sentencia de instancia aborda la comparación entre ambas marcas, a partir de los requisitos exigidos en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, y concluye ese examen comparativo razonando que:
[...] " la Sala entiende que no concurre el presupuesto básico al que el artículo 12.1 de la Ley de Marcas anuda la prohibición de inscripción, esto es el de la " semejanza o identidad fonética, gráfica o conceptual", por cuanto existe una notoria diferenciación fonética y prosódica entre las denominaciones enfrentadas, toda vez que el vocablo SADDLER que forma parte de la marca solicitada otorga a ésta una virtualidad identificativa que claramente la diferencia; sin que sea posible, como pretende la recurrente, reconducir la comparación exclusivamente a una parte de la denominación solicitada, el término RITZ, descartando el resto de los componentes fonéticos que la integran, pues eso sería tanto como vulnerar el principio reiteradamente consagrado en nuestra jurisprudencia, que como hemos señalado es el de la unidad gramatical, y conceptual indivisible de las marcas en pugna; constando además la marca oponente de cuatro vocables (sic), mientras que la solicitada sólo tiene dos.
Estos dos extremos impiden la aplicación al caso concreto de la prohibición prevista en el art. 12.1, ya que entre ambas denominacones existen suficientes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales que excluyen el riesgo de error o confusión den el mercado para el consumidor.
Respecto a la infracción del art. 13.c) alegada, tampoco puede prosperar ya que la notoriedad alegada, y su posible aprovechamiento por la marca pretendida, no permite desvirtuar las anteriores conclusiones, dada la palmaria diferenciación que presentan ambas marcas".
El recurso de casación se articula en dos motivos, ambos al amparo del ordinal 4º del apartado 1 del artículo 95 de la Ley Jurisdiccional de 1.956, en la redacción que le dio la Ley 10/1.992, de 30 de Abril de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, denunciándose en el primero la infracción de la norma prohibitiva del artículo 12, inciso 1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas y, en el segundo, la infracción del artículo 13, inciso c) de la propia Ley de Marcas, por no concurrir, en su opinión, en cuanto al primer motivo, los requisitos exigidos en el artículo 12.1. a), para la inscripción, así como la falta de toma en consideración por la Sala de Instancia del aprovechamiento indebido de la reputación de sus marcas oponentes por la solicitante.
Hemos dicho de forma reiterada, sin que ahora haga falta la cita concreta de las sentencias que así lo han expresado que " los motivos de casación, en cuanto se limiten a discrepar de las apreciaciones de la Sala de instancia acerca de la relación de semejanza/diferenciación entre los signos enfrentados, así como sobre la existencia o inexistencia del riesgo de confusión o de asociación entre ambos, deben ser rechazados "; o que " ha de prevalecer la apreciación del Tribunal de Instancia sobre el mayor o menor grado de semejanza entre los signos distintivos enfrentados, sean gráficos o denominativos, sin que aquella apreciación pueda ser sustituida por la del Tribunal de Casación, a menos que sea de todo punto irracional o arbitraria"; lo que obviamente aquí no ocurre, pues es claro que entre aquellas denominaciones pueden encontrarse elementos de diferenciación suficientes, ( fonéticos, conceptuales y gráficos, uno solo de los cuales, conforme al artículo 12.1.a), es suficiente, siendo un mero error sin trascendencia jurídica la referencia en la sentencia de instancia a que la marca oponente consta de cuatro vocablos, mientras que la marca solicitada solo tiene dos), para fundar, razonadamente, un juicio cual el emitido en este caso por el Tribunal de Instancia.
Porque conviene tener presente, que el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas, a diferencia de lo que sucedía con el artículo 124.1 del antiguo Estatuto, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias acumulativas: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.
Y en estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales ( marca renombrada), basta, que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios ( regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Por las expresadas razones, en cuanto que lo que se pretende no es sino la sustitución del criterio de la Sala de Instancia, que efectivamente reconoce la identidad de productos, pero señala la diferenciación de signos, tanto si se atiende a los fonéticos como a los gráficos, ya que el vocablo SADDLER que participa en la aspirante concede a ésta una virtualidad que claramente la diferencia, el motivo ha de ser desestimado.
En el segundo motivo, se denuncia como hemos dicho, la infracción del artículo 13.c), de la Ley de Marcas, dado el aprovechamiento indebido de la reputación de la oponente que se pretende por la solicitante.
Es cierto, desde luego, que la notoriedad en el conocimiento de una marca no puede servir de elemento para minimizar, antes al contrario, el riesgo de confusión. Mas puesta de relieve ya por la Sala de instancia la palmaria diferenciación que presentan ambas marcas, - afirmación de hecho que hay que respetar en casación -tampoco puede afirmarse que la sentencia de instancia incurra en la infracción que en éste motivo se le achaca, porque la notoriedad de la Marca RITZ se asocia junto con el vocablo HOTEL, para distinguir los servicios propios de este tipo de establecimientos. Y hay que tener en cuenta que el principio de atenuación de la especialidad de la marca que se da en relación con la marca renombrada, no cabe extenderla a la marca notoria, pues mientras aquella se justifica porque es conocida en todos los ámbitos y por el público en general, ésta es en cada sector comercial por los consumidores del mismo, de tal forma que el riesgo de asociación no se justifica entre los diversos campos. Es más, este riesgo no debe contemplarse aisladamente, sino en relación con el riesgo de confusión. Por ello determinado que no existe identidad ni semejanza denominativa, no cabe tener en cuenta la identidad de productos.
Sin que en este ámbito en que nos movemos de comparación abstracta entre signos, el signo no tiene no tiene por sí mismo por qué producir un aprovechamiento indebido, que es el ámbito en que se mueven las alegaciones de la recurrente, cuando pretende imputar aquel aprovechamiento indebido a diversas circunstancias en la presentación o propaganda de la marca aspirante o al hecho de que en los Hoteles se vendan productos que unas veces son del propio Hotel y otras de terceros, con el riesgo de asociación en la adquisición de productos que le puede llevar a la confusión; pero ello no es, en definitiva, sino un intento de replantear el debate, que la sentencia de instancia al interpretar correctamente el artículo 12.1.a), dejó cerrado.
Todo ello conduce a la desestimación del recurso de casación interpuesto, con expresa imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
No haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil " THE RITZ HOTEL LIMITED ", contra la sentencia dictada con fecha 4 de Octubre de 1.997 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 2.088 de 1.995; con imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Oscar González González.- Manuel Campos Sánchez- Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- Fernando Cid Fontán.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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