STS, 23 de Marzo de 2004
| Ponente | FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:2004:1956 |
| Número de Recurso | 3159/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 23 de Marzo de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Marzo de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 3159/2000, interpuesto por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, en nombre y representación de FREIXENET, S.A., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 1147 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1642/1995, con fecha 4 de noviembre de 1999, sobre Rótulo de Establecimiento nº 207.601; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo 1642/95, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia nº 1147 con fecha 4 de noviembre de 1999 desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por FREIXENET, S.A., contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de octubre de 1994, confirmada en vía de recurso ordinario por la de 31 de marzo de 1995 por las que se concedió la inscripción registral del Rótulo Comercial nº 207.601, y convalida tales resoluciones por ser conformes a Derecho. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de FREIXENET, S.A., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado por providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de marzo de 2000 al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 19 de abril de 2000 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando y revocando la sentencia y declare no conformes a Derecho las resoluciones administrativas que dicha sentencia confirma y se acuerde la denegación del rótulo de establecimiento nº 207.601 "FREIXANET".
El recurso de casación de FREIXENET, S.A. fue admitido en su totalidad por auto de la Sección Primera de esta Sala de fecha 2 de diciembre de 2002 en la cual se hizo constar que se había personado como parte recurrida el Sr. Abogado del Estado, al que se le concedió el plazo de 30 días para que pudiera oponerse al recurso lo que realizó en escrito de fecha 21 de febrero de 2003, quedando los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo para cuando por turno les corresponda.
Por providencia de la Sala de fecha 13 de enero de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 16 de marzo de 2004, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán, Magistrado de la Sala
En el presente recurso se articulan tres motivos de casación al amparo del Art. 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional; el primero, por infracción del artículo 13 a) de la Ley de Marcas; el segundo, por infracción del artículo 117 de la Constitución Española y jurisprudencia relativa al mismo, y el tercero, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fuesen aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que luego concreta en la infracción de los artículos 86 12.1 a); 13 c) y 30 de la Ley de Marcas 32/1988 y jurisprudencia aplicable al caso.
En el primer motivo de casación el recurrente alega infracción del artículo 13 a) de la Ley de Marcas que establece que no podrán registrarse como marcas, el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro medio que identifique al solicitante del registro de una marca, siempre que los mismos estén incursos en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 12 de la Ley. Tal cuestión no aparece resuelta en la sentencia recurrida porque no fue planteada en la instancia y por tanto, se trata de una cuestión nueva planteada por primera vez en vía casacional, lo cual es inadmisible y debe ser rechazado de plano.
Como segundo motivo de casación alega el recurrente que la sentencia recurrida infringe el artículo 117.1 de la Constitución Española y la jurisprudencia de la Sala aplicable al mismo, entre las que cita la sentencia de esta Sala de 3 de mayo de 1995 (R.A. 3657); de 30 de noviembre de 1994 (R.A. 8629/94); 17 de septiembre de 1993 (R.A. 6935/93); 14 de septiembre de 1993 (R.A. 6926/93); 1 de abril de 1993 (R.A. 2698/93); 11 de febrero de 1993 (R.A. 1479/93); 14 de diciembre de 1992 (R.A. 9822/92). El motivo ha de rechazarse por su falta de fundamento jurídico, pues el artículo 117.1 de la Constitución Española establece que "la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley", sin explicar de ningún modo en qué forma la sentencia recurrida infringe dicho artículo y limitándose a la cita de algunas sentencias de esta Sala, que como todas las de marcas, se refieren a un caso concreto y distinto en cada caso, por lo que no es posible generalizar y aplicarlas a casos diferentes, máxime si tenemos en cuenta que todas las sentencias que cita, son referidas a recurso resueltos aplicando el Estatuto de la Propiedad Industrial y en el caso presente tenemos que aplicar la vigente Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, por lo cual cualquier cita de jurisprudencia ha de acomodarse a las modificaciones introducidas por la Ley de Marcas, y procede en consecuencia desestimar el segundo motivo de casación examinado.
En el tercer motivo de casación articulado se denuncia que la sentencia recurrida infringe los artículos 12.1 a), 13 c) y 86 de la Ley 32/1988 y la jurisprudencia de esta Sala aplicable al caso. El problema se centra en determinar si pueden convivir en el Registro de la Propiedad Industrial sin infringir los artículos 12.1 a), 13 c) y 86 de la Ley 32/1988, el Rótulo aspirante nº 207.601 "FREIXANET", de la titularidad de D. Juan Francisco, para "su establecimiento de venta y comercialización de saunas, solariums, bañeras de hidromasaje y baños de vapor", en el término municipal de BARCELONA y MANRESA, y sus oponentes marcas nº 594.866 "FREIXENET", nº 945.797 "FREIXENET", con gráfico, ambas de la clase 11 "aparatos y accesorios de alumbrado, calefacción, producción de vapor, de cocción, refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias" y las nº 594.883 "FREIXENET", nº 945.814 FREIXENET con gráfico, ambas de la clase 28, para proteger "juguetes, juegos y artículos para gimnasia y deporte", siendo el aspirante titular de la marca nº 794.969 "SAUNAS FREIXANET", clase 37, de la titularidad de FREIXENET, S.A.. Habiendo llegado la sentencia recurrida a la conclusión de que el rótulo y las marcas en litigio, pese a la similitud del elemento denominativo "FREIXANET y FREIXENET", pueden convivir en el mercado sin riesgo de confusión entre sus productos que aunque pertenecen al mismo área comercial tienen distinta naturaleza y no coinciden en el ámbito aplicativo de las mismas.
El recurso de casación es un recurso extraordinario, que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada o incurra en evidente error apreciable a simple vista en la apreciación de los hechos. En el caso presente, la sentencia de instancia llega a la conclusión de que las denominaciones enfrentadas rótulo "FREIXANET" para locales destinados a "saunas, solariums, y baños" en el término municipal de BARCELONA y MANRESA, y las marcas "FREIXENET", para servicios de las clases 11ª y 28ª, aunque presentan intensa semejanza fonética y en menor grado aplicativo de distinta naturaleza, pueden convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos aunque estén relacionados por áreas comerciales del sector de instalaciones sanitarias teniendo en cuenta que el término "FREIXANET" constituye el primer apellido del titular del Rótulo Comercial aspirante, y el hecho de ser ya titular de una marca "SAUNAS FREIXANET", a lo que añadimos nosotros, la concreción geográfica de "BARCELONA y MANRESA". La sentencia aplica correctamente el Art. 12.1 a) de la Ley, o al menos puede asegurarse que es una interpretación lógica y racional del mismo y no cabe ahora en vía casacional alterar tales hechos deducidos de la prueba en base a unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente basándose en la interpretación de unas sentencias de esta Sala hechas para casos diferentes del actual, o al menos no se ha acreditado la identidad de circunstancias, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente. Procede, pues, la desestimación del recurso de casación en cuanto que el recurrente se limita a criticar la apreciación de la prueba hecha por la Sala de instancia, pretendiendo sustituir el criterio razonado de la Sala por el criterio interesado del recurrente, lo cual está expresamente vedado en vía casacional.
La jurisprudencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo (recogida, entre otras, en las SSTS de 14 de julio de 1990, 11 de octubre de 1994 y 12 de febrero de 2003, las dos primeras referidas al art. 212 del EPI, y la última dictada en el recurso de casación nº 9788/1997, en aplicación de los arts. 85 y 86 de la L.M.) ha declarado "que no se está previendo como presupuesto para la denegación de un rótulo de establecimiento una simple semejanza, como ocurre en el caso de las marcas, sino que la semejanza ha de ser calificada y de un grado superior a la que pudiera exigirse para denegar una marca, pues cabe aplicar un criterio más permisivo en cuanto a aquéllos" y que "la compatibilidad (de un rótulo) con el distintivo de una marca ha de contemplarse con criterios más flexibles en cuanto a la existencia de una distinción suficiente, dada la específica naturaleza de los rótulos que distinguen exclusivamente locales comerciales en un ámbito exclusivamente municipal y no protegen productos ni servicios" o dicho con otras palabras, el rótulo da a conocer al público una actividad, en tanto que la marca expresa la cualidad de un determinado producto o servicio. No se produce pues, ni la infracción del artículo 13 a), en cuanto no se incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 12.1, ni tampoco se infringe el artículo 13 c), en cuanto no existe ni el menor indicio de que el aspirante pretenda aprovecharse de la fama o reputación de las marcas oponentes, renombradas para "cavas", pero totalmente desconocidas en el campo de instalaciones sanitarias y saunas, aparte de que el recurrente tiene pleno derecho a utilizar su propio apellido por no estar incurso en ninguna de las prohibiciones del artículo 12.1 de la Ley, así como tampoco infringe el artículo 85 y siguientes de la Ley de Marcas que regulan los Rótulos Comerciales, procediendo en consecuencia la desestimación del motivo examinado.
Al rechazar los tres motivos de impugnación es procedente declarar no haber lugar al presente recurso de casación, lo que conlleva la condena al actor en las costas del mismo, tal como exige el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 3159/2000, interpuesto por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, en nombre y representación de FREIXENET, S.A., contra la sentencia nº 1147 de fecha 4 de noviembre de 1999, dictada por la Sección Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1642/1995, con expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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