STS, 20 de Octubre de 2004

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) concedió a la entidad WEST ORIGINAL S.A. las siguientes marcas:

1. La marca nº 2.080.757 "West ORIGINAL&CO" consistente en dicha denominación en letras de color rojo, inscritas en la parte superior de una etiqueta rectángular y de fondo de color marrón claro, con borde de color rojo, y sobre el diseño de una máquina de vapor con un vagón colocado entre los vocablos TRADE y MARK y sobre denominación genérica JEANS AND JACKETS, todo ello en color rojo. En la parte inferior de la etiqueta se encuentra la leyenda LEGENDARY TRAUSERS inscrita en un estandarte en cuya parte central está el globo terráqueo sobre el vocablo WEST que aparece sobre el vocablo STUDENT en caracteres de menor tamaño, todo ello en color rojo. Esta marca es de la clase 25 para los siguientes productos: "prendas de vestir, confeccionadas para señora, caballero y niños, incluyendo calzado (excepto ortopédico)".

2. La nº 2.080.758 "WEST STUDENT" consistente en dicha denominación en letras negras, sobre un rectángulo de fondo blanco con rayas en color dorado en donde la palabra "WEST" se encuentra inscrita en la parte central en caracteres de mayor tamaño que STUDENT que figura sobre la banda inferior compuesta por tres bandas rojas, la inferior más ancha que la superior ambas de color rojo, siendo la del medio un poco más ancha que la superior de color dorado. La banda superior del diseño está compuesta a su vez por dos franjas: la superior más estrecha y de color rojo y la inferior más ancha y de color dorado. Esta marca es de la clase 25 para los siguientes productos: "prendas de vestir, confeccionadas para señora, caballero y niños, incluyendo calzado (excepto ortopédico)".

3. La nº 2.080.759 "WEST ORIGINAL&CO" consistente en dicha denominación en letras de color rojo, estando colocado el primer vocablo en el centro de un recuadro con fondos de color blanco y rayado en color negro y en caracteres tipográficos destacados sobre el resto de la denominación que aparece inscrita sobre la banda inferior de mayor anchura que la que figura en la parte superior del recuadro ambas en color rojo. Esta marca es de la clase 25 para los siguientes productos: "prendas de vestir, confeccionadas para señora, caballero y niños, incluyendo calzado (excepto ortopédico)".

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) dictó sentencia estimando en parte el recurso promovido por la Entidad REEMARK GESELLSCHAFT FUR MARKENKOOPERATION MBH, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de octubre de 1998, desestimatoria en recurso ordinario de las de 5 de mayo 1998, que concedía la inscripción de las marcas mixtas nº 2.080.757 "WEST ORIGINAL & CO", 2.080.758 "WEST STUDENT" y 2.080.759 "WEST ORIGINAL & CO.", para designar productos de la clase 25ª del Nomenclator internacional.

Notificada esta sentencia a las partes, por las Entidades REEMARK GESELLSCHAFT FUR MARKENKOOPERATION MBH y WEST ORIGINAL, S.A. se presentaron escritos preparando recurso de casación, los cuales fueron tenidos por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 9 de julio de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, los recurrentes (REEMARK GESELLSCHAFT FUR MARKENKOOPERATION MBH y WEST ORIGINAL, S.A.) comparecieron en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formularon en fecha 21 y 18 de septiembre de 2001 respectivamente, los escritos de interposición del recurso de casación, en el cual expusieron los siguientes motivos de casación:

Por la Entidad Reemark Gesellschaft Für Markenkooperation Mbh:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico y en concreto la regulada en el artículo 13.c) de la Ley 32/1988 de Marcas.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto la regulada en el artículo 11.1.e) de la Ley 32/88, de Marcas en relación con el artículo 7.1 del Código Civil. Terminando por suplicar sentencia por la que se declare haber lugar al Recurso, case y anule parcialmente la Sentencia del Tribunal de instancia exclusivamente en lo referente a la concesión de la marca nº 2.080.757 "WEST ORIGINAL & CO.", con gráfico, clase 25, dictando otra por la que acuerde la no conformidad a derecho delas resoluciones administrativas que determinaron su concesión.

Por la Entidad West Original, S.A.:

1 y 2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las Normas del Ordenamiento Jurídico y de la Jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, infracción del art. 1 y 13 c) de la Ley de Marcas, y del art. 56, 57.1 y 94 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de LRJAP-PAC.

Terminando por suplicar, declare admitido el Recurso respecto a los motivos articulados y, en su día, con estimación de dichos motivos, declare haber lugar al Recurso, casando la sentencia recurrida y dictando en su lugar otra desestimatoria del Recurso Contencioso-Administrativo formalizado, declarando válidas las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de octubre de 1998 por las que se desestimaron los recurso ordinarios interpuestos por la parte contraria contra la concesión de las marcas núm. 2.080.758 WEST STUDENT y núm. 2.080.759 WEST ORIGINAL & CO, por hallarse ajustados a Derecho.

Por auto de la Sala, de fecha 19 de junio de 2003, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por providencia de 5 de septiembre de 2003 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (REEMARK GESELLSCHAFT FUR MARKENKOOPERATION MB y ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 15 y 17 de octubre de 2003 respectivamente, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, se desestime el mismo, con expresa imposición de costas al recurrente.

Por providencia de fecha 3 de junio de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 13 de octubre del corriente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala.

En el recurso contencioso-administrativo que la entidad REEMARK GESELLSCHAFT FÜR MARKENKOOPERATION MBH interpuso contra tres resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que otorgaron a la sociedad WEST ORIGINAL S.A. la inscripción de las marcas nº 2.080.757 "WEST ORIGINAL&CO", 2.080.758 "WEST STUDENT", y 2.080.759 "WEST ORIGINAL & CO todas de la clase 25 para "prendas de vestir, confeccionadas para señora, caballero y niños, incluyendo calzado (excepto ortopédico)", la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con un doble pronunciamiento: a) declarar la nulidad de las resoluciones que otorgaron la inscripción de las marcas 2.080.758 y 2.080.759, y b) declarar conforme a Derecho la resolución que otorgó la inscripción de la marca nº 2.080.757.

El Tribunal de instancia hace una primera formulación general:

"Para determinar si concurren las prohibiciones aducidas por la parte actora hay que comparar las marcas cuestionadas con la marca núm. 1.981.854 WEST CIGARRITOS RUBIOS SPECIALS (Clase 34ª), propiedad de la actora, ya que la marca núm. 2.737.723 WEST (clase 25ª), fue denegada por la Administración, aunque la denegación se encuentre recurrida en vía jurisdiccional. Por otra lado tenemos que partir de la reputación de la marca núm. 1.981.854".

Después, en relación con el primer pronunciamiento estimatorio, fundamenta su fallo en que:

"las marcas núms. 2.080.758 WEST STUDENT y 2.080.759 WEST ORIGINAL&CO y la marca propiedad de la sociedad demandante, poseen como vocablo característico el de "WEST", y sobre todo, el gráfico que tienen las marcas dando prevalencia a la palabra WEST así como el diseño de las letras que conforman dicha palabra, hace que las marcas cuestionadas supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca núm. 1.981.854, por lo que concurre la prohibición del art. 13.C) de la Ley 32/1988, debiéndose anular las marcas núms. 2.080.758 y 2.080.759".

Y concluye, respecto del segundo pronunciamiento desestimatorio, afirmando:

"en relación con la marca también impugnada núm. 2.080.757 WEST ORIGINAL&CO., el gráfico es completamente diferente al de la marca de la parte actora, siendo del mismo tamaño las letras que conforman la denominación de la marca, por lo que no concurren las prohibiciones aducidas por la sociedad recurrente respecto a dicha marca".

Contra esta sentencia han recurrido las dos entidades mencionadas con base en los motivos que han sido transcritos en los antecedentes. Ambos recursos están correctamente formalizados, debiendo desde este momento rechazarse la causa de inadmisibilidad opuesta por la entidad REEMARK GESELLSCHAFT FÜR MARKENKOOPERATION MBH, ya que en el formulado por WEST ORIGINAL S.A. existe una adecuada crítica de la sentencia, no limitándose a reproducir la demanda, como incorrectamente se le achaca por el oponente, ni variar el sentido de la prueba efectuado por el órgano judicial "a quo", ya que se limita a poner de manifiesto la, a su entender, inadecuada calificación jurídica hecha por éste en relación con determinados preceptos de la Ley de Marcas.

La entidad REEMARK GESELLSCHAFT FÜR MARKENKOOPERATION MBH invoca dos motivos de casación: a) en el primero aduce que, partiendo de la reputación que la sentencia atribuye a la marca de su titularidad nº 1.981.854 "west cigarritos rubios especiales" de la clase 34, debió igualmente anular la concesión de la marca 2.080.757, en la que también el vocablo WEST es el predominante y característico, vocablo que es conocido por la generalidad de los españoles, a causa de encontrarse divulgada a nivel nacional e incluso internacional ya que es el sponsor de la famosa escudería de Fórmula I McLaren-Mercedes, lo que constituye, a su juicio, un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, prohibido por el artículo 13 c) de la Ley de Marcas y el art. 6º bis del Convenio de la Unión de París, y b) en el segundo alega que se ha lesionado el principio de buena fe recogido en el artículo 7º.1 del Código Civil, y que genera la prohibición del art. 11.1.E de la Ley de Marcas que proscribe "los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres", habida cuenta de que se ha pretendido aprovecharse de la denominación WEST de la marca nº 1.981.854, propiedad del recurrente para atraer la atención del consumidor.

La entidad WEST ORIGINAL S.A. invoca dos motivos de casación: a) en el primero considera que existe violación del artículo 1º de la Ley de Marcas porque las marcas rechazadas en la sentencia recurrida actúan en el campo de las prendas de vestir, mientras que la marca que las incompatibiliza lo hace en el de los cigarrillos, lo que contraría el principio de especialidad recogido en el art. 12.1 de dicha Ley; b) en el segundo entiende que se infringe el artículo 13.c) de la misma Ley porque para su aplicación es preciso que las marcas actúen en el mismo campo, lo que no ocurre con la marca nº 1.981.854 "west cigarritos rubios especiales", y la otra marca "WEST", nº 2.073.723 que si actúa en el mismo campo de las prendas de vestir, se encuentra en la actualidad denegada, debiendo en cualquier caso considerarse anticipada por las del recurrente nº 1.083.318 WEST STUDENT concedida el 30 de septiembre de 1987, y nº 1.170.848 WEST ORIGINAL&CO. concedida el 20 de junio de 1988, ambas para distinguir "toda clase de prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niños incluyendo calzado".

Como ha quedado dicho, el Tribunal de instancia descarta hacer la comparación entre las marcas solicitadas y la núm. 2.737.723 WEST de la oponente, que operan en el mismo sector del mercado -prendas de vestir-, por entender que esta última ha sido denegada, y pone todo el énfasis del debate en la comparación de aquéllas con la núm. 1.981.854 WEST CIGARRITOS RUBIOS SPECIALS, que opera en otro ámbito del mercado: el de los cigarrillos.

Esta Sala ya ha declarado en reiteradas sentencias que una de las novedades más importantes de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, es la introducción, por su artículo 12 del principio de especialidad, que hasta ese momento había venido siendo utilizado por la jurisprudencia sólo como elemento coadyuvante en el momento de definir el grado de confusión entre signos. Este principio exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

No obstante, el principio de especialidad tiene una quiebra en el caso de las marcas renombradas. A éstas la Ley otorga una protección más amplia, hasta el punto de superar el mencionado principio de especialidad, y desbordar su ámbito de aplicación para difundirse en otros sectores ajenos al propio, y obtener la protección aún cuando el signo no actúe en un determinado campo. Se trata con ello de evitar el riesgo de confusión que se originaría en el consumidor, que al adquirir un determinado producto o utilizar un determinado servicio que llevara el signo propio de una marca de renombre, pensara que el origen empresarial del producto o servicio era el propio de la marca de renombre que lo distinguía. A esta excepción se refiere el artículo 13.c) al indicar que "No podrán registrarse como marcas:...c) los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados".

Ahora bien, en cuanto ruptura del principio general de especialidad, la aplicación de esta prohibición no puede ser objeto de una interpretación extensiva ni analógica. De aquí que tenga gran trascendencia definir con claridad cual es el ámbito de la prohibición, debiendo a este respecto distinguir tres elementos integrantes de la misma: a) que se trate de un signo que tenga reputación en el mercado de los productos o servicios que protege, b) que sea conocido no sólo por los habituales consumidores o usuarios de productos o servicios de ese ámbito, sino por los consumidores en general, entendiéndose por tales los denominados consumidores medios dotados de un sentido de apreciación común sin especiales cualificaciones ni conocimientos, y c) que se dé el elemento subjetivo o intencional de aprovechamiento de la fama o prestigio adquirido por el signo ya registrado.

En el caso presente, a pesar de que la sentencia recurrida atribuye a la marca núm. 1.981.854 WEST CIGARRITOS RUBIOS SPECIALS el carácter de reputada a los efectos de la prohibición del artículo 13.c) de la Ley de Marcas, esta Sala entiende que no se dan en ella los elementos a que se ha aludido. En efecto, la indicada marca podrá tener notoriedad entre los consumidores de cigarrillos, y si se quiere -a ello se dirigió la prueba en primera instancia-, entre los que son aficionados a los deportes del motor, al utilizarse los vehículos y equipajes de sus conductores como medio publicitario de difusión de la marca; pero según los hechos que ha valorado la Sala de instancia no puede decirse que fuera de estos campos sea posible concluir que el consumidor medio, que no sea fumador o no posea esas aficiones deportivas, tenga certeza del origen empresarial de unos productos que aparecen definidos por el vocablo "west". A esto se debe añadir que no consta que se haya dado el elemento subjetivo del aprovechamiento, cuando, como ocurre en el caso presente, la entidad solicitante de las marcas controvertidas es también conocida en el sector de prendas de vestir, y tiene para él inscritas otras marcas bajo la denominación de dicho vocablo, incluso precedentes a las opuestas.

La sentencia de instancia, por tanto, ha incurrido en el error de atribuir a la prohibición del artículo 13.-c) de la Ley de Marcas una extensión más amplia de la que autoriza el precepto. Ello produce varias consecuencias en relación con ambos recursos de casación:

1. Con referencia al recurso entablado por la entidad REEMARK GESELLSCHAFT FÜR MARKENKOOPERATION MBH. procede su desestimación porque no es posible acoger ninguno de sus dos motivos de casación, habida cuenta de que no puede extenderse la prohibición del art. 13.c) a la marca nº 2.080.757, porque ésta ampara prendas de vestir, y no se dan respecto de ellas todos los elementos que dicho precepto exige para su aplicación, conforme al análisis que se ha hecho anteriormente, ni se lesiona el principio de buena fe, ya que no consta el aprovechamiento de la reputación ajena;

2. Procede acoger el recurso entablado por la entidad WEST ORIGINAL S.A. porque la sentencia aplica la prohibición del art. 13.c) para excluir las marcas nº 2.080.758 y nº 2.080.759, cuando la misma no puede operar en el caso presente al tratarse de marcas que amparan prendas de vestir, diferente al de cigarrillos propios de la marca nº 1.981.854.

Al estimar el recurso de casación de esta entidad, procede, conforme al artículo 95.d) de la Ley Jurisdiccional, resolver lo que corresponda dentro de los términos en que ha sido planteado el debate, lo que lleva al examen de los motivos de impugnación de las resoluciones recurridas consignados en la demanda.

Ya en esta tesitura, deben rechazarse, en primer lugar, todos los argumentos que tratan de la prohibición del artículo 13.c) por las razones hasta aquí examinadas. Queda únicamente por determinar si la marca nº 2.073.723 que tiene solicitada la entidad recurrente para productos de la clase 25, en particular "vestidos, especialmente ropa de deporte, pañuelos y pañoletas, zapatos, sombrerería, especialmente gorras y gorros", incurre en las prohibiciones de la Ley de Marcas. En principio, debe destacarse la falta de notoriedad de la marca en este campo, al margen de que la pueda tener en otros, pero es que además el signo que la define "west", con dos trazos sobre ella de derecha a izquierda, la diferencian claramente de las marcas solicitadas que reúnen unas características inconfundibles de colorido y diseño, así como la agregación de otros vocablos, que permiten su inconfundibilidad, pasando el término inglés a ser un componente más del signo que además ya estaba integrado en otras marcas inscritas en favor del solicitante. No se dan en consecuencia las prohibiciones de acceso al Registro de las marcas solicitadas, debiendo, por tanto, desestimarse el recurso contencioso-administrativo.

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la Entidad Reemark Gesellschaft Für Markenkooperation Mbh, sin condena en costas de la instancia y cada uno las suyas en la casación respecto del recurso interpuesto por la Entidad West Original, S.A..

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,