STS, 9 de Diciembre de 2004

En el recurso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 31 de octubre de 2.001, desestimatoria del recurso promovido por Fabriques de Tabac Reunies, S.A. contra sendas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero de 1.998, confirmadas por otras de 10 de septiembre de 1.998 al desestimar los recursos ordinarios interpuestos contra las anteriores. Por dichas resoluciones se concedía la inscripción de las marcas números 2.074.224 y 2.074.225 "MENSAJERÍA L & M", ambas de tipo mixto, para productos, respectivamente, de las clases 35 y 39 del Nomenclátor, que habían sido solicitadas por la empresa Mensajería L y M, S.L.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 4 de diciembre de 2.001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Fabriques de Tabac Reunies, S.A. compareció en forma en fecha 31 de enero de 2.002, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, que incurre en incongruencia omisiva vulnerando el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

- 2º, amparado en el mismo apartado del artículo 88 de la Ley jurisdiccional que el anterior, también por haber infringido la sentencia las reglas de la lógica y de la razón exigibles en virtud del artículo 218 de la Ley procesal civil en relación con la probanza del carácter notorio de las siglas coincidentes;

- 3º, formulado en los mismos términos que el anterior respecto a la consideración que hace la sentencia de que los ámbitos aplicativos son ajenos;

- 4º, formulado en base al apartado 1.d) del mencionado artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de la jurisprudencia y doctrina que se contiene en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, interpretando la Directiva de Armonización de Marcas de 21 de diciembre de 1.998, establecen cuáles han de ser los criterios de comparación de las marcas, y

- 5º, basado en el mismo apartado que el anterior, por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia y doctrina que lo desarrolla.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida, para resolver de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron los registros de marcas números 2.074.224 y 2.074.225. Mediante otrosí solicitaba la celebración de vista.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 9 de abril de 2.003.

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

Por providencia de fecha 5 de octubre de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 1 de diciembre de 2.004, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPÍN TEMPLADO, Magistrado de la Sala.

La sociedad actora recurre contra la Sentencia de 31 de octubre de 2.001, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó su impugnación de la concesión de las marcas mixtas nº 2.074.224 y 2.074.225 "Mensajería L & M", para las clases 35 y 39 del Nomenclátor internacional, respectivamente. En vía administrativa la actora había opuesto frente a la marca 2.074.224 para la clase 35, su marca prioritaria en la misma clase nº 1.798.659 "L&M ... juntos por placer" (frase publicitaria para la difusión y propaganda de los productos protegidos por la marca nº 276.774, para cigarrillos, en clase 34); y frente a la marca 2.074.225 para la clase 39, había alegado la prioridad de sus marcas registradas nº 276.774 "L & M", nº 834.652 "L & M", con gráfico, y nº 1.732.262 "L & M lights", con gráfico, las dos primeras para cigarrillos y la última para tabacos y productos relacionados, todas ellas en la clase 34.

La Sentencia funda su fallo desestimatorio en los siguientes argumentos:

"QUINTO.- La primera alegación de la actora se refiere a la aplicación del art. 12.1. a) de la Ley de Marcas, según el cual no pueden tener acceso al registro como marcas industriales los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca anteriormente solicitada o registradas para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

Este precepto exige tres requisitos que determinan la incompatibilidad de las marcas industriales enfrentadas en caso de concurrir. En primer lugar una de las marcas que son objeto de confrontación debe haber sido solicitada o registrada con anterioridad a la que pretenda inscribirse, en segundo lugar debe tratarse de marcas idénticas o existir entre ellas semejanza fonética, gráfica o conceptual de entidad suficiente para inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior y por último las marcas en liza deben proteger productos o servicios idénticos o similares o dicho en otros términos no deben respetar el denominado principio de especialidad entre marcas industriales.

En el caso de autos, después de comparar las marcas que aquí se enfrentan, así como los productos y servicios que amparan, quiebra el último requisito de la identidad o similitud de los productos y servicios, pues los cigarrillos, los artículos para fumadores y las cerillas como productos propios de las marcas de la titularidad de la actora, nada tienen que ver con los servicios de distribución de publicidad y de muestras y de mensajería a los que son destinadas las marcas recurridas y por tanto no puede aplicarse la prohibición del art. 12.1 a) como pretende la actora.

La sociedad actora considera que es también aplicable la prohibición del art. 13.c) de la misma ley que impide el registro como marcas de los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados y el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París, por la notoriedad de sus marcas en España como país signatario de dicho tratado, que provoca la asociación por parte de los consumidores de los productos ajenos con sus marcas aprovechándose de su crédito y reputación obtenidos con grandes esfuerzos económicos e incluso personales. A estos efectos la actora no acredita en autos la notoriedad que invoca, pero aún dándola por cierta ésta sólo podría referirse al ámbito de los consumidores de tabaco y de sus productos complementarios que son totalmente ajenos al sector de los servicios de publicidad y mensajería que caracterizan a las marcas impugnadas, lo que impide que pueda aplicarse este impedimento legal, el precepto del convenio internacional invocado y las sentencias del Tribunal Supremo que se invocan, referidas a denominaciones con ámbitos de protección diferentes que los que aquí se discuten." (fundamentos de derecho quinto y sexto)

El recurso se articula mediante cinco motivos, de los que los tres primeros se amparan en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción por supuesta incongruencia omisiva (primer motivo) y por infracción de las reglas de la lógica y la razón, según los términos del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por no haber entendido probado el carácter notorio de sus marcas (segundo motivo), y por haber considerado que los ámbitos aplicativos eran distintos (motivo tercero). Los restantes dos motivos, amparados en el apartado 1.d) del citado precepto procesal, se basan en la supuesta infracción de la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea que establece los criterios sobre comparación entre marcas en interpretación de la Directiva de 21 de diciembre de 1.998, sobre armonización de marcas (motivo cuarto), y del artículo 13.c de la Ley 24/1988, de 13 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicativa del mismo (motivo quinto).

Como ya se ha avanzado, la parte actora alega en su primer motivo, al amparo del apartado 1.c) de la Ley Jurisdiccional, que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva, con infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al no haberse pronunciado sobre la compatibilidad entre las marcas concedidas y la marca prioritaria "L&M ... juntos por placer", frase publicitaria en la misma clase 35 sobre productos protegidos por la marca nº 276.774 (cigarrillos, en clase 34). De acuerdo con la recurrente, al tratarse dicha marca de una frase publicitaria, la misma acreditaría que sí existe coincidencia aplicativa entre las marcas aspirantes y las opuestas, lo que hubiera debido llevar a la Sala de instancia a una conclusión diferente.

Tiene razón la entidad recurrente en lo que respecta a la incongruencia omisiva, pues del último párrafo del fundamento de derecho quinto que se ha reproducido más arriba se deduce que la Sala de instancia sólo ha tomado en consideración, a la hora de efectuar la comparación entre las marcas enfrentadas, las marcas opuestas pertenecientes a la clase 34 (productos relativos al tabaco y de fumadores). Es verdad que la frase publicitaria "L & M ... juntos por placer", a la que no se hace referencia directa en el citado fundamento, se registró precisamente en relación con cigarrillos, por lo que posiblemente la Sala de instancia la consideró incluida en la referencia global a los productos de tabaco. Sin embargo, el hecho de que dicho lema publicitario propiedad de la entidad recurrente no pertenezca a la clase 34, en la que se incluyen el tabaco y productos de fumadores, sino a la 35 -clase a la que pertenece una de las marcas solicitantes-, hace conveniente atenerse al tenor literal del referido fundamento de derecho que no se refiere a dicha marca y estimar el motivo, para evitar cualquier asomo de denegación de tutela judicial o de indefensión ocasionadas por no dar respuesta a todas las cuestiones esenciales planteadas en la demanda.

En puridad, la estimación de este motivo sólo afectaría en principio a la marca solicitada nº 2.074.224, en clase 35, única respecto a la que se opuso en vía administrativa la referida frase publicitaria no contemplada por la Sala de instancia. Sin embargo, el hecho de que toda la Sentencia impugnada se refiera de una manera unitaria a la oposición entre las dos marcas concedidas y el conjunto de marcas opuestas, a las que se refiere como pertenecientes únicamente a productos relacionados con el tabaco, nos lleva a casar la Sentencia en su integridad y resolver con plenitud de jurisdicción las cuestiones planteadas en el debate en relación con la impugnación por la actora de la concesión de las dos marcas "Mensajería L & M".

Ya como Sala de instancia examinaremos de forma conjunta las cuestiones comunes a ambas marcas "Mensajería L & M", para luego dar respuesta a las planteadas por cada una de las dos marcas en litigio.

Es conveniente primero recordar, de acuerdo con lo que hemos dicho en jurisprudencia reiterada (por todas, Sentencia de 24 de octubre de 2.003 -R.C. 3.925/1.998-), que el artículo 12 de la Ley de Marcas exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Pues bien, aduce la actora en su demanda la notoriedad de sus marcas y, en particular, de las siglas L & M. Considera incluso que el conocimiento tales siglas y de los cigarrillos caracterizados con ellas alcanza un conocimiento renombrado, que le otorgaría protección por encima del principio de especialidad, en aplicación del artículo 13 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 6 bis del Convenio General de la Unión de París. Esta Sala considera que la entidad actora tiene razón en aducir notoriedad para dichas siglas y las marcas que las contienen en el ámbito de los productos relacionados con el tabaco, en el que ciertamente el registro de marcas que las incluyeran podría generar en principio confusión o asociación con las marcas prioritarias. A semejante conclusión, aunque formulada en términos hipotéticos, había llegado asimismo la Sentencia recurrida. Ahora bien, la actora no ha acreditado que dicha notoriedad alcance una fuerza y generalidad tal que exceda de dicho ámbito de productos relacionados con el tabaco, esto es, que alcance carácter renombrado más allá del principio de especialidad, ni tal circunstancia es de general e indubitada aceptación para que esta Sala pudiera sin más aceptarlo.

Por consiguiente, al quedar restringido el conocimiento de las referidas siglas y de las marcas prioritarias a su notoriedad dentro del ámbito aplicativo del tabaco y productos relacionados, la admisibilidad o no de las marcas aspirantes dependerá de que se produzca la referida doble coincidencia de identidad o parecido fonético, gráfico o conceptual y de ámbito aplicativo. En cuanto a lo primero, entre las marcas solicitadas, ambas "Mensajería L & M", y las siglas de las marcas opuestas se da una coincidencia parcial en el aspecto denominativo que, sin embargo, difícilmente podría llevar a la confusión entre ellas debido a los demás elementos denominativos y gráficos de las mismas (el término "mensajería" y el gráfico de las solicitantes) y de las opuestas (gráficos en las números 834.652 y 1.732.262, los términos "juntos por placer" en la nº 1.798.659 y "lights" en la nº 1.732.262). Por otra parte, es preciso recordar el carácter no apropiable de las letras del alfabeto. Ahora bien, todo lo anterior no obsta a que el carácter especialmente distintivo de las letras L & M en este caso y su carácter notorio en el mundo del tabaco podrían llevar a la asociación de las marcas aspirantes con las opuestas dentro del dicho ámbito aplicativo.

Queda pues por examinar si se da la coincidencia de ámbito aplicativo para comprobar si las marcas aspirantes incurren en el riesgo de asociación prohibido por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas e, incluso, en un aprovechamiento ilegítimo de la reputación ajena excluido por el artículo 13.c) del mismo cuerpo legal.

Pues bien, es claro que no hay coincidencia aplicativa en términos generales entre el mundo de los productos del tabaco y entre los servicios de distribución o mensajería para los que se han solicitado las dos marcas "Mensajería L & M", tanto en la clase 35 ("servicios de distribución de prospectos, directamente o por correo, de muestras, de anuncios publicitarios y de material publicitario en general"), como en la clase 39 ("servicios de distribución de mensajes, paquetes, periódicos, productos y correo en general"). Ya con lo anterior quedaría descartada la oposición de las marcas que protegen directamente productos relativos al tabaco en clase 34 (las marcas número 276.774, 834.652 y 1.732.262), y queda por tanto despejada la posibilidad de registro de la marca "Mensajería L & M" nº 2.074.225, para la clase 39, respecto a la que sólo se opusieron las citadas marcas.

Finalmente, en relación con la marca nº 2.074.224 "Mensajería L & M" para clase 35, opuso la actora tan sólo la marca "L & M ... juntos por placer", la frase publicitaria para la marca de cigarrillos "L & M" que, como tal lema publicitario, se registró también en la clase 35. Respecto a esta marca nº 2.074.224 es preciso determinar si la circunstancia de que se refiera a servicios de distribución de publicidad, muestras y material publicitario en general en clase 35 y que la marca opuesta consista en una frase publicitaria en la misma clase, supone una coincidencia de ámbito aplicativo y comercial que puede llevar al riesgo de asociación entre ambas en virtud de las semejanzas denominativas referidas en el anterior fundamento de derecho.

La Sala entiende que no se puede hablar de tal coincidencia aplicativa. En efecto, mientras que la marca solicitada se refiere propiamente a servicios de mensajería relacionados con la actividad publicitaria, la marca opuesta -una frase publicitaria para una marca de cigarrillos- no supone, pese a registrarse en la clase 35, ningún servicio o actividad empresarial o comercial relacionada con la publicidad en general, y como tal no puede predicarse de ella que entre en competencia en el mismo ámbito aplicativo de la publicidad con los servicios de publicidad o de mensajería publicitaria. La marca opuesta es, en definitiva, un anuncio publicitario sobre tabaco, y es en el ámbito aplicativo del tabaco en el que dicho mensaje publicitario es conocido de modo primario. De hecho su registro protege el uso de dicha frase publicitaria en relación con una concreta marca de cigarrillos. Como tal mensaje publicitario sobre un producto de tabaco, es en este ámbito comercial del tabaco en el que ejerce su capacidad obstativa, salvo en el supuesto que fuera un slogan que hubiera adquirido un renombre generalizado y que, en consecuencia, su sola mención pudiera ocasionar confusión o asociación con las marcas sobre las que se proyecta, algo que en ningún caso se ha acreditado.

En resumen, que lo que la parte actora alega es que una marca de servicios de mensajería publicitaria pudiera ocasionar riesgo de confusión o asociación con una frase publicitaria relativa a una concreta marca de tabaco por su coincidencia en el ámbito aplicativo de los servicios de publicidad. Sin embargo, parece que la coincidencia de clase y el hecho de que se trate de una frase publicitaria es accesorio, y que el ámbito aplicativo de la marca opuesta es más bien el del producto sobre el que se usa, en concreto el del tabaco y productos relacionados.

De acuerdo con lo visto en los anteriores fundamentos de derecho, procede estimar el recurso de casación interpuesto por la entidad Fabriques de Tabac Reunies, S.A., y desestimar el previo recurso contencioso administrativo entablado por la misma sociedad, confirmando la conformidad a derecho de las resoluciones administrativas impugnadas. En cuanto a las costas, no se dan las circunstancias legales para imponer las costas ni en la instancia ni en la casación de acuerdo con lo prevenido en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción. En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,