STS, 16 de Marzo de 2004
| Ponente | FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:2004:1806 |
| Número de Recurso | 2638/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 16 de Marzo de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Marzo de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 2638/2000, interpuesto por el Procurador D. Gumersindo Luis García Fernández, asistido de Letrado, en nombre y representación de la Sociedad ENRIQUE BERNAT F, S.A., contra la sentencia nº 177 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 3255/1996, con fecha 16 de febrero de 1999, sobre inscripción de la marca nº 1.929.222 "CHUPIS CODAN", clase 30; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo nº 3255/1996, de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 177 de fecha 16 de febrero de 1999, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) ha decidido: 1º.- DESESTIMAR el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación de Enrique Bernat F. S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas en autos, por resultar las mismas conformes a derecho. 2º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de ENRIQUE BERNAT F., S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 16 de febrero de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 4 de abril de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra anulando las resoluciones impugnadas y acuerde, en consecuencia, la denegación de la inscripción de la marca nº 1.929.222 CHUPIS CODAN, clase 30.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de esta Sala de fecha 18 de octubre de 2001, y se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que realizó en escrito presentado en fecha 30 de noviembre de 2001, en el que expusieron los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 13 de enero de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 9 de marzo de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán, Magistrado de la Sala
Es objeto de la presente casación la sentencia nº. 177 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) de fecha 16 de febrero de 1999 desestimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto por ENRIQUE BERNAT F., S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 5 de diciembre de 1995, por la que se concedió el registro de la marca nº 1.929.222 "CHUPIS CODAN", que ampara productos de la clase 30ª, "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levaduras, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias y hielo", y contra la dictada por el mismo Órgano de 22 de agosto de 1996, denegatoria del recurso de ordinario interpuesto contra aquélla.
En dicha sentencia se llegó a la conclusión de que existen diferencias de tipo fonético que excluyen la confusión entre la marca concedida y las oponentes inscritas nº 526.629 "CHUPIN", nº 597.346 "CHUPS" y nº 628.997 "CHUPA CHUPS", todas ellas de la clase 30ª, para proteger productos idénticos a los de la aspirante. Aunque todas ellas coinciden con el término "CHUP", no existe riesgo de confusión en el mercado ni aprovechamiento de la reputación o fama, siendo posible su convivencia en los términos exigidos por el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas. El recurrente articula cinco motivos de casación, todos ellos al amparo del artículo 95 de la antigua Ley Jurisdiccional. Se refieren los cuatro primeros a la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley, por lo cual los examinaremos conjuntamente para evitar repeticiones inútiles, y el quinto, referido a la infracción del artículo 13. c) de la Ley de Marcas.
El artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado, y c) que en todo caso se produzca riesgo de error o confusión en el mercado o genere un riesgo de asociación con la marca anterior.
Basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean idénticos, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan la legislación anterior que ha sufrido modificación en la actualmente aplicable al caso.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
En los cuatro primeros motivos de casación formulados por la entidad recurrente se alega infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, porque la sentencia recurrida, al examinar la semejanza fonética de los signos enfrentados, no ha advertido el peligro de asociación con las marcas propuesta por el recurrente, la similitud conceptual de las marcas enfrentadas y el peligro de confusión por tratarse del mismo ámbito aplicativo, productos idénticos de la clase 30ª, lo cual puede producir riesgo de confusión o asociación entre ellas.
Tales razonamientos se encuentran ya parcialmente rebatidos con lo dicho anteriormente. En efecto, se ha reiterado suficientemente la necesidad, según la nueva Ley de Marcas, de que se produzcan conjuntamente, de un lado, las similitudes en signos, y, de otro, en productos o servicios o actividades, y en el caso presente, aunque coincidan en el término "CHUP", presentan elementos propios cada una que les otorgan fuerza diferenciativa suficiente, sobre todo el término "CODAN" de la aspirante, que forma parte de su razón social y que evita cualquier riesgo de confusión o asociación con las oponentes, marca reconocida de caramelos con palito, pero no en todos los demás productos de la clase 30ª. No se dan ni la semejanza de denominación ni tampoco la identidad absoluta de los productos que ambas protegen. En cualquier caso, la identidad no sería suficiente para declararlas incompatibles.
Por lo que se refiere al quinto motivo de casación por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas, la atenuación del principio de especialidad de la marca que se da en relación con la marca renombrada (art. 13.c de la Ley de Marcas), no cabe extenderla a la marca oponente como pretende el recurrente, dado que no existe ni la más mínima prueba de tal carácter notorio de las marcas "CHUPIN, CHUPS y CHUPA CHUPS", que a lo sumo pueden considerarse renombradas en el campo concreto de los caramelos con palito, y la sentencia de instancia tampoco le reconoce tal carácter, es evidente que dicha marca no debe obtener ninguna protección especial distinta de las demás marcas. Es más, este riesgo no debe contemplarse aisladamente, sino en relación con el riesgo de confusión, pues, como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de noviembre de 1997, "el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste". En consecuencia, determinado que no existe, al ser diferentes los productos, no cabe tenerlo en cuenta. Por todo lo expuesto, procede desestimar también el quinto motivo de casación articulado por infracción del Art. 13 c) de la Ley 32/1988, al haber sido ya contestado juntamente con el primero, dada la íntima relación existente entre ellos y con el fin de evitar repeticiones inútiles.
Al no estimarse ninguno de los motivos de casación invocados, procede, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional de 1956, declarar no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 2638/2000, interpuesto por el Procurador D. Gumersindo Luis García Fernández, en nombre y representación de ENRIQUE BERNAT F, S.A., contra la sentencia nº 177 de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 3255/96, con fecha 16 de febrero de 1999, y condenamos a la parte actora en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico
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