STS, 26 de Octubre de 2004
| Ponente | D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2004:6830 |
| Número de Recurso | 5816/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 26 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Octubre de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 5816/2001, interpuesto por la Entidad SOCIETE BIC, S.A., representada por el Procurador Don Javier Ungria López, y asistida de letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 3 de abril de 2001, recaída en el recurso nº 2651/1998, sobre denegación de inscripción de la marca internacional nº 644.568 Gráfica; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad SOCIETE BIC, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de enero de 1998, desestimatoria en recurso ordinario de la de 1 de septiembre 1997, que denegaba la inscripción de la marca internacional nº 544.568 gráfica, para designar productos de la clase 16ª del Nomenclator internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 12 de septiembre de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (SOCIETE BIC, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 30 de octubre de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, infracción, por interpretación errónea y subsiguiente indebida aplicación, la norma del artículo 6º quinquies, apartado D.2, del Convenio de la Unión de París, en relación con otras normas de la Legislación Nacional, como son las letras a), b), c) y d) del apartado 1º del art. 11 de la Ley de Marcas.
Terminando por suplicar sentencia en la que se declare haber al recurso y que se estime el motivo de casación en él aducido; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en la letra d) del art. 95.2 de la LJCA., es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que mi parte realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con la marca internacional nº 644.568 y que proceda conceder su registro en España.
Por providencia de la Sala, de fecha 13 de enero de 2003, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 11 de marzo de 2003 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 2 de abril de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 4 de junio de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 19 de octubre del corriente, en que tuvo lugar.
Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por la entidad SOCIETE BIC S.A. contra la resolución de la Ofician Española de Patentes y Marcas que denegó al inscripción de la marca internacional nº 644.568 de la clase 16, para determinados instrumentos de escritura como lápices, bolígrafos, plumas, etc.
El Tribunal de instancia basó su fallo en los siguientes fundamentos:
"La cuestión objeto de debate es si la marca cuya inscripción se ha denegado, está incursa en las prohibiciones contenidas tanto en el art. 6 del Convenio de la Unión de París como en el art. 11 de la Ley de Marcas española. Este último precepto, dispone expresamente que no podrán registrarse como marcas "las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco".
Hemos pues de analizar si el diseño de bolígrafo que pretende registrar la recurrente constituye la forma habitual corriente y usual de todo instrumento de escritura que viene impuesta precisamente por razones técnicas para que pueda cumplir la finalidad de ser utilizado para escribir, o por el contrario, se trata de un diseño original, que se separa de las formas intrínsecas de todo bolígrafo y que por tanto, posee características distintivas y peculiares, que permiten su registro como marca a la titular "BIC", diferenciándolo de todo otro instrumento de escritura de los que se encuentran en los canales de comercialización de éste tipo de productos. La prohibición contenida en el referido art. 11 tiene como finalidad la de impedir que pueda monopolizarse una forma de escritura entre las varias posibles existentes, sustrayendo del acervo común una posibilidad de diseño generalmente utilizada por razones técnicas para la fabricación del mismo producto.
El bien jurídico protegido por la Ley de Marcas Española, se encuentra asimismo amparado por el art. 6 del Convenio de la Unión de París, que prohibe la inscripción registral de "los signos o medios que se compongan exclusivamente de indicaciones genéricas o usuales para distinguir o que constituyan una indicación característica y descriptiva relativas a la calidad, valor o destino de los mismos".
Ambos preceptos contienen descripciones abstractas e indeterminadas que obligan a los Tribunales a concretar en cada caso concreto, cuál sea la forma común, usual o genérica que viene impuesta por la finalidad de escribir, y que por tanto, no puede ser susceptible de apropiación individualizada por parte de una empresa o firma, con exclusión de las restantes.
En el supuesto que analizamos, es indudable que un instrumento de escritura, permite escasa fantasía y originalidad en su diseño pues las formas de los bolígrafos son tan sumamente similares entre sí, que resulta difícilmente imaginable una forma que se diferencie absolutamente de las demás. Los bolígrafos que obran en autos, tan sólo se caracterizan frente al "bolígrafo genérico" por la esfera situada en la parte superior, que constituye el símbolo de la marca BIC, siendo en el resto similar a otros muchos bolígrafos existentes en el mercado, lo que nos lleva inexorablemente a concluir que se trata de un modelo genérico impuesto por razones técnicas para que pueda cumplir su finalidad, sin especificaciones especialmente diferentes o llamativas que permitan individualizarlo frente a los demás e inscribirlo como marca, lo cual implica la desestimación del presente recurso"
.
El recurso de casación se basa en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
En su único motivo de casación, comienza el recurrente por argumentar que el artículo 6º quinquies del Convenio de la Unión de París ha sido interpretado erróneamente por la sentencia recurrida al olvidar que la prohibición que recoge debe integrarse con el conjunto del texto que parte de que la regla general es la inscripción como marca internacional de aquella que hubiera sido ya admitida como marca nacional en el país de origen. A partir de esta alegación, señala que la legislación nacional ha de conjugarse con ese criterio de la legislación internacional, de tal forma que las prohibiciones en materia de distintividad han de partir de lo dispuesto en el convenio que habla de "desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad...". Conforme a ello, añade que las palabras "todo" y "exclusivamente" del texto demuestran que basta un detalle definidor de la marca para que sea posible su inscripción registral, como así mismo se deduce del artículo 11 de la Ley de Marcas, en cuyos apartados a), b) y c) se usa el término exclusivamente para declarar la prohibición. De acuerdo con esto, indica que la esfera situada en la parte superior del bolígrafo tiene suficiente carácter distintivo al ser el elemento con que BIC se presenta en el mercado y que permitirá al consumidor identificar el origen empresarial del bolígrafo.
En cuanto al apartado d) del artículo 11 de la Ley de Marcas, que prohibe "las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco", aduce que ese bolígrafo es único en el mercado español, identificable por el público por la indicada esfera, por la sección cuadrada que integra a cuatro pulsadores y la forma especial del clip de sujeción, como exclusivo de la firma BIC, y que le daría una forma arbitraria que el solicitante ha dado al producto para que tenga carácter distintivo, que no desempeña ninguna función técnica, ni afecta al valor intrínseco del producto, como lo demuestra el que se haya autorizado la marca en casi todos los países en que se ha solicitado.
Cualquiera que sea la interpretación que quiera darse al artículo 6º quinquies del Convenio de la Unión de París, como a los tres primeros apartados del artículo 11 de la Ley de Marcas, no puede desconocerse que la función primordial de la marca es su distintividad, como se infiere del artículo 1º de esta Ley. Por tanto, cualquier signo que no sirva en el comercio para distinguir un producto de los demás pertenecientes a otros empresarios, carece del elemento fundamental de una marca. A esta idea responden las prohibiciones contenidas en los mencionados preceptos, sin que los términos "todo" o "exclusivamente" en ellos empleados puedan sacarse de su verdadero contexto y atribuirles una significación que no tienen. Lo que se trata de indicar en los preceptos mencionados es que el signo debe contener elementos suficientes que hagan que los que puedan ser generales para todos los productos de una clase pasen a segundo plano en el examen del consumidor, adquiriendo aquellos tal relevancia que desplazan a éstos por su importancia. De esta forma, un signo genérico que incorpore detalles accesorios con poca relevancia frente a la más atractiva fuerza de la totalidad del conjunto, puede decirse que está desprovisto de "todo carácter distintivo", o que está "formado exclusivamente" por esos signos o indicaciones genéricas. Acoger la tesis de la recurrente posibilitaría las marcas proscritas en los indicados preceptos del Convenio y de la Ley con la sola agregación de un insignificante detalle con poca virtualidad individualizadora.
Pues bien, entendidas así las normas que se aducen como infringidas, no es aventurada la conclusión a la que llega la sentencia recurrida cuyos fundamentos reproducidos anteriormente se aceptan por la Sala. No existe la menor duda que lo predominante en la marca solicitada es la forma de bolígrafo común y habitualmente utilizada para estos instrumentos de escritura, constituyendo su carácter básico que llevará a los destinatarios a percibir no una marca sino la estructura normal y funcional de un bolígrafo, dentro de las pequeñas variaciones que la propia naturaleza del producto permite. Esta primera impresión, que es la relevante, apenas permitirá la apreciación de los pequeños detalles que se le incorporan -en realidad solo la pequeña esfera en su parte superior, pues los otros elementos como el clic de sujeción y las teclas para colores son también genéricas-, y que pasarán desapercibidos, absorbidos por el más llamativo conjunto, superior tanto en dimensiones como en capacidad de atracción, quedando minimizada la pequeña esfera de su parte superior que pasará a integrarse en la totalidad del diseño como un elemento más del mismo.
A lo anterior debe añadirse que la prohibición del apartado d) del artículo 11 de la Ley de Marcas pretende impedir que se inscriban como marca formas que cumplen una determinada función técnica en el producto de que se trata, y que debieran inscribirse como patentes o modelos. Pues bien, es difícil imaginar que un bolígrafo, cuya carga pretende dar un cierto margen de duración al uso del instrumento, la posibilidad de ser adherido al bolsillo y de escribir con varios colores, pueda revestir una forma distinta a como se presenta la marca solicitada.
Los anteriores razonamientos llevan a rechazar el motivo de casación invocado por la entidad recurrente, puesto que la marca solicitada se encuentra inserta en las prohibiciones del artículo 11 de la Ley de Marcas y en el artículo 6 quinquies del Convenio de Viena, que también contiene prohibiciones, y cualquiera que sea la interpretación que se les dé están para ser cumplidas, al margen de lo que puedan resolver cada uno de los países firmantes de conformidad con su normativa interna.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 5816/2001, interpuesto por la Entidad SOCIETE BIC, S.A, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 3 de abril de 2001, recaída en el recurso nº 2651/1998; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
-
STS, 23 de Abril de 2008
...ello porque es preciso acudir a la reiterada y abundante doctrina del Tribunal Supremo respecto de esta materia y en concreto en la STS, 26 de octubre de 2004 cuando El art. 11 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en sus apartados a), b) y c) prohibe el registro como marcas de ......
-
STSJ Comunidad de Madrid 60/2008, 21 de Enero de 2008
...ello porque es preciso acudir a la reiterada y abundante doctrina del Tribunal Supremo respecto de esta materia y en concreto en la STS, 26 de octubre de 2004 cuando El art. 11 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en sus apartados a), b) y c) prohíbe el registro como marcas de ......
-
STSJ Comunidad de Madrid 39/2006, 17 de Enero de 2006
...marzo de 1996 aparte de las ya citadas). CUARTO Por otra parte respecto a los apartados a), b) y c) del art. 11, concreta la Sentencia TS de 26 de octubre de 2004 , que a esta idea responden las prohibiciones contenidas en los mencionados preceptos, sin que los términos "todo" o "exclusivam......
-
STSJ Comunidad de Madrid 1194/2008, 24 de Julio de 2008
...ello porque es preciso acudir a la reiterada y abundante doctrina del Tribunal Supremo respecto de esta materia y en concreto en la STS, 26 de octubre de 2004 cuando El Art. 11 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en sus apartados a), b) y c) prohíbe el registro como marcas de ......