STS, 5 de Febrero de 2008
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2008:1225 |
| Número de Recurso | 2334/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 5 de Febrero de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Febrero de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 2334/2003, interpuesto por la Entidad MICRO COMPACT CAR SMART GMBH, representada por la Procuradora Doña Rosa Sorribes Calle, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1304/2002 dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 29 de noviembre de 2002, recaída en el recurso nº 829/1999, sobre denegación de inscripción de la marca nº 2.115.651 "SMART"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Cuarta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad MICRO COMPACT CAR SMART GMBH, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 31 de mayo de 1999, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de 5 de noviembre de 1998, que denegó la inscripción de la marca nº 2.115.651 "SMART", para productos de la clase 39ª del Nomenclátor.
Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 18 de febrero de 2003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (MICRO COMPACT CAR SMART GMBH) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 16 de abril de 2003, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción por aplicación indebida e interpretación errónea del art. 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y de la jurisprudencia interpretativa del mencionado artículo por falta de aplicación de la misma, en tanto en cuanto la marca nº 1.610.678, único obstáculo para el registro de la marca 2.115.651 carece de existencia jurídica por haber sido declarada caducada por falta de uso por sentencia firme de los tribunales.
Terminando por suplicar declare haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando en su lugar otra estimatoria en todas sus partes del recurso contencioso-administrativo formalizado por la recurrente, declarando nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de noviembre de 1998, por la que fue denegada la marca nº 2.115.651 "SMART" y 31 de mayo de 1999, por medio de la cual fue desestimado expresamente el Recurso Ordinario interpuesto por la recurrente contra la resolución de denegación mencionada, anulando todos y cada uno de dichos actos, por no hallarse ajustados a Derecho y declarando la procedente concesión de la marca nº 2.115.651 "SMART", ordenándolo así para su cumplimiento por el mencionado Organismo, con imposición de las costas procesales a la Administración demandada y a quien se oponga a las pretensiones de esta parte.
Por providencia de la Sala, de fecha 4 de octubre de 2004, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 30 de noviembre de 2004 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 6 de noviembre de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 29 de enero de 2008, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca denominativa nº 2.115.651 SMART, de la clase 39 para "servicios de alquiler de plazas de estacionamiento para vehículos automóviles; transporte de personas y vehículos; organización y gestión de viajes", por su identidad con la marca nº 1.814.169 de la misma denominación.
Contra esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo que fue desestimado por sentencia de 29 de noviembre de 2002 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con base en que los términos eran exactamente iguales, existiendo identidad tanto fonética como gráfica, y en cuanto a los productos o servicios señala que, aunque ya no se da una identidad tan absoluta "tampoco desaparecen circunstancias que justifican la identidad o similitud a la que alude la Ley, ya que la marca 2.115.651 que se pretende inscribir ampara, entre otros, "transportes de personas y de vehículos", y la marca opuesta 1.610.678 distingue "servicios de transporte, almacenaje y distribución de muebles en general". Como los vehículos en nuestro sistema civil tiene el carácter de bienes muebles, es obvio que entre las mismas existe auténtica relación.
Debido a ello el Tribunal estima que la concurrencia de ambas marcas puede generar el riesgo de asociación en el mercado que la Ley pretende evitar, razón suficiente para desestimar la demanda y mantener la resolución impugnada y sin que sea obstáculo a ello el que exista un proceso pendiente ante la jurisdicción civil, cuya resolución, en su caso, podrá hacerse valer ante la OEPM".
Se ha interpuesto casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Aduce el recurrente que la única marca (nº 1.610.678) que constituyó obstáculo para el registro de la suya nº 2.115.651, carece de existencia jurídica por haber sido declarada caducada por falta de uso durante más de cinco años por sentencia firme de 27 de febrero de 2003 de la Audiencia Provincial de La Coruña. Añade que la mutación de circunstancias sobrevenida puede ser apreciada sin que esté en contradicción con la naturaleza revisora de la jurisdicción.
El motivo debe desestimarse siguiendo el criterio de la sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2000 en la que se dice: "que ninguna trascendencia tiene la caducidad sobrevenida de la marca oponente, posterior a la denegación administrativa de la inscripción, debiéndose seguir al respecto la doctrina establecida en las sentencias de 11 de marzo y 3 de junio de 1997, 28 de abril y 13 de mayo de 1998, que en el trance de enfrentarse con la eficacia atribuible a la circunstancia de caducidad de la marca obstaculizante por falta de uso razonaron que «sobre supuestos análogos al ahora planteado y dejando de lado matices que no hacen al caso, cabe descubrir en la jurisprudencia de esta Sala dos criterios ciertamente contradictorios. Conforme a uno de ellos, coincidente con la tesis de la parte apelante, tal circunstancia de caducidad, aún sobrevenida en un momento procesalmente tan tardío como es la segunda instancia del proceso, debe ser valorada al objeto de que con la misma quede franqueado el camino de acceso al registro de la marca aspirante, al haber desaparecido el obstáculo único que en su momento se opuso a la inscripción (entre otras, se recoge dicho criterio en la sentencia de fecha 22 de julio de 1991. Conforme al segundo, ese proceder implica otorgar a la marca aspirante una prioridad antijurídica y potencialmente dañosa del derecho de terceros: a) antijurídica, porque ningún efecto favorable debe seguirse para la solicitud de inscripción si ésta, en el momento en que se pide, es contraria al ordenamiento jurídico; y b) potencialmente dañosa de quienes, por haber respetado los derechos de propiedad industrial publicados por el registro, acomodando plenamente su conducta a lo querido por el ordenamiento jurídico, se hubieran abstenido de solicitar a su favor el signo distintivo mientras perviviera la eficacia jurídica del registro de otro incompatible (criterio que cabe construir a la vista de la sentencia de fecha 23 de diciembre de 1992 y de otras muchas, por todas la de 11 de abril de 1990, que se han ocupado de los efectos atribuibles a una solicitud hecha con anterioridad a la finalización del plazo de rehabilitación de una marca caducada). Es este segundo criterio -continuaba el razonamiento- el que el Tribunal entiende más acomodado al ordenamiento jurídico: a) ante todo, por las mismas razones en que se basa, convincentes y suficientes por sí solas; b) porque la exigencia que conlleva de que el solicitante de la marca deduzca una nueva solicitud una vez desaparecido el hecho obstativo, no es causa para él de ningún perjuicio antijurídico, tal y como se desprende de aquellas razones, ni es contraria al principio de economía procesal, pensado realmente para tutelar supuestos en los que el contenido de la solución no variará por su demora para un momento posterior, sino presupuesto necesario para evitar la lesión injustificada de eventuales derechos de terceros, colocando a todos los interesados en la misma e igual posición de partida querida por el ordenamiento tras la desaparición del referido hecho obstativo; c) porque la eficacia retroactiva que en alguna medida conlleva la adopción del criterio contrario, se otorgaría con contravención de lo que disponía el artículo 45.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y hoy el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pues ni los supuestos de hecho necesarios existían y a en la fecha a que se retrotraería la eficacia de la inscripción, ni cabría afirmar que con ello no se lesionan derechos o intereses legítimos de otras personas; y d) por su mayor congruencia con la norma contenida en el artículo 55.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, a cuyo tenor: "El registro de marca caducado en virtud de sentencia dejará de producir efectos desde el momento en que la sentencia gane firmeza"».
[...] En este mismo sentido afirma la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2000 que la naturaleza esencialmente revisora de esta jurisdicción no permitía al Tribunal «a quo» ir más allá, en su función revisora, de comprobar la corrección legal de las resoluciones administrativas impugnadas, con arreglo a la situación fáctica existente en el momento en que las mismas se produjeron. Máxime teniendo en cuenta que la denegación de inscripción nunca tiene un efecto preclusivo, irreversible, sino que siempre deja abierta la posibilidad de una nueva decisión, ante una circunstancia sobrevenida que altera la situación fáctica.en que aquélla se produjo; sin que ello signifique que la anterior resolución denegatoria no estuviera ajustada a derecho, negando con ello que la caducidad sobrevenida de la marca opuesta pueda justificar la anulación de las resoluciones administrativas de denegación de inscripción.
Consecuentemente, tanto por los límites de los efectos de la caducidad de la marca examinados como por el carácter revisor de esta Jurisdicción, resulta irrelevante en el caso que nos ocupa la caducidad de la marca opuesta de oficio".
También se dijo en la sentencia de esta Sala, de 7 de marzo de 2006, que:
"Sin duda hay que reconocer que se ha producido un cambio normativo en el régimen de la caducidad respecto al que imperaba en la Ley de 1988, en el cual "el registro de la marca caducado en virtud de sentencia dejará de producir efectos desde el momento en que la sentencia gane firmeza" (art. 55.2 ). Sin embargo, ello no quiere decir que este nuevo régimen deba aplicarse a las situaciones surgidas bajo la vigencia de la anterior normativa. Para ello hubiera sido preciso una declaración expresa de retroactividad, conforme a lo establecido en el artículo 2.3 del Código Civil, y esta declaración no puede inducirse de su Disposición Transitoria Segunda, que se limita a extender sus disposiciones a las marcas ya registradas, lógicamente a partir de su entrada en vigor. En consecuencia, las situaciones surgidas con anterioridad se regularán con arreglo a la normativa que estaba en vigor en el momento en que se produjeron, en virtud del principio "tempus regit actum". De acuerdo con esto, el régimen previsto en la Ley de Marcas de 1988 era el aplicable a las solicitudes que se hicieron el 12 de diciembre de 1997, por lo que las resoluciones que se dictaron no podían tener en cuenta la caducidad de una marca que con arreglo a la legislación aplicable en ese momento no se había producido. Debe por ello rechazarse este motivo de casación".
Deben mantenerse los argumentos de la sentencia recurrida que se aceptan. El motivo, por tanto, corre también una suerte desestimatoria porque al decantarse la sentencia de 10 de abril de 2000 entre dos corrientes jurisprudenciales contrapuestas, por una de ellas contraria a la tesis del motivo, debe mantenerse ese criterio prevalente, que se impone al de las sentencias citadas por el recurrente, que son anteriores a la misma.
No se observa, por otra parte, infracción del artículo 12 de la Ley de Marcas, en relación con la similitud de signos y productos, cuestión que ni siquiera se trata en el motivo, por lo que los razonamientos de la sentencia recurrida deben también mantenerse en este punto.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 2334/2003, interpuesto por la Entidad MICRO COMPACT CAR SMART GMBH, contra la sentencia nº 1304/2002 dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 2 de noviembre de 2002, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 829/1999, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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