STS, 22 de Junio de 2004
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2004:4366 |
| Número de Recurso | 59/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 22 de Junio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Junio de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 59/2001, interpuesto por el Procurador D. Óscar García Cortés, asistido de Letrado, en nombre y representación de la Sociedad UNILEVER, N.V., (sucesor procesal de FRUDESA, S.A.) contra la sentencia nº 861 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 2353/1997, con fecha 18 de mayo de 2000, sobre inscripción de la marca nº 2.012.085 "FRUBELSA", con gráfico, clase 31; no habiendo comparecido parte recurrida.
En el proceso contencioso administrativo nº 2353/1997, de la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 861 de fecha 18 de mayo de 2000, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado D. José Antonio Hernández Rodríguez actuando en nombre y representación de la entidad FRUDESA, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de agosto de 1996 por la que se concedió el registro de la marca núm. 2.012.085 "FRUBELSA" (mixta), así como contra la de 12 de marzo de 1997, desestimatoria del recurso ordinario formalizado contra la anterior, debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones son ajustadas a Derecho; todo ello sin hacer expresa imposición de costas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de FRUDESA, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 16 de febrero de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, UNILEVER, N.V. (sucesor de FRUDESA) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 4 de enero de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra anulando las resoluciones impugnadas y acuerde, en consecuencia, la denegación de la inscripción de la marca nº 2.012.085 FRUBELSA, con gráfico, clase 31.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de esta Sala de fecha 26 de junio de 2002. No habiendo comparecido parte recurrida, queden los autos conclusos y pendientes de señalamiento para cuando por turno les corresponda.
Por providencia de fecha 23 de abril de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 15 de junio de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
Es objeto de la presente casación la sentencia nº. 861 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) de fecha 18 de mayo de 2000 desestimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto por FRUDESA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 16 de agosto de 1996, por la que se concedió el registro de la marca nº 2.012.085 "FRUBELSA", con gráfico, para amparar productos de la clase 31ª, "frutas y verduras frescas", y contra la dictada por el mismo Órgano de 12 de marzo de 1997, denegatoria del recurso de ordinario interpuesto contra aquélla.
En dicha sentencia se llegó a la conclusión de que existen diferencias de tipo fonético y gráfico que excluyen la confusión entre la marca concedida y las oponentes inscritas nº 1.199.495 "FRUDESA", con gráfico, dentro de un triángulo, clase 31ª "productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales", y las números 356.903; 356.904; 1.266.758, todas ellas de la clase 31 y 1.266.761 y 1.281.758, clase 39ª, todas denominativas "FRUDESA", para proteger productos coincidentes en parte con los de la aspirante. Aunque todas ellas coinciden con los términos "FRU y SA", no existe riesgo de confusión en el mercado ni aprovechamiento de la reputación o fama, siendo posible su convivencia en los términos exigidos por el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas. El recurrente articula un único motivo de casación, al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas y jurisprudencia de la Sala relativa al mismo.
El artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado, y c) que en todo caso se produzca riesgo de error o confusión en el mercado o genere un riesgo de asociación con la marca anterior.
Basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean idénticos, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan la legislación anterior que ha sufrido modificación en la actualmente aplicable al caso.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
En el único motivo de casación formulado por la entidad recurrente se alega infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, porque la sentencia recurrida, al examinar la semejanza fonética de los signos enfrentados, no ha advertido el peligro de asociación con las marcas propuesta por el recurrente, la similitud conceptual de las marcas enfrentadas y el peligro de confusión por tratarse del mismo ámbito aplicativo, productos idénticos de la clase 31ª, lo cual puede producir riesgo de confusión o asociación entre ellas.
Tales razonamientos se encuentran ya parcialmente rebatidos con lo dicho anteriormente. En efecto, se ha reiterado suficientemente la necesidad, según la nueva Ley de Marcas, de que se produzcan conjuntamente, de un lado, las similitudes en signos, y, de otro, en productos o servicios o actividades, y en el caso presente, aunque coincidan en los términos "FRU y SA", presentan elementos propios cada una que les otorgan fuerza diferenciativa suficiente, sobre todo el término "BEL" de la aspirante y del elemento gráfico, que forman parte de su razón social y que evita cualquier riesgo de confusión o asociación con las oponentes, con los que coincide parcialmente en productos "frutas y verduras frescas", pero no en todos los demás productos de la clase 31ª. No se dan ni la semejanza de denominación ni tampoco la identidad absoluta de los productos que ambas protegen. En cualquier caso, los elementos coincidentes "FRU" de frutas, y "SA" de ser carácter genérico comunes, no tienen fuerza diferenciativa, lo cual se encuentra en el resto de los elementos que las diferencias "BEL" y "DE", que le otorga una fonética diferente, lo que único al gráfico llamativo en colores de la aspirante y el hecho de que la marca coincide con la razón social de la aspirante, nos lleva a la conclusión de que existen diferencias entre ellas que les permite convivir registralmente sin riesgo de error o asociación entre ellas. Procede desestimar el único motivo de casación articulado. Llegando a la misma conclusión que la sentencia recurrida esta Sala, estima necesario entrar a examinar el carácter notorio o renombrado de la marca oponente, dado que la sentencia de instancia no reconoce tal carácter y por tanto el motivo que examinamos debía haberse planteado al amparo del artículo 88. 1 c) de la Ley Jurisdisccional por incongruencia omisiva de la sentencia, pero de ningún modo atribuir a la sentencia un defecto que no tiene. Defecto que sí tiene la sentencia recurrida y deber ser rectificado es el contenido en su Segundo Fundamenteo de Derecho al decir la marca 2.01.085 "FURBELSA" en lugar de la correcta 2.012.085 "FRUBELSA", y en tal concepto lo rectificamos.
Al no estimarse el único motivo de casación invocado, procede, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, declarar no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 59/2001, interpuesto por el Procurador D. Óscar García Cortés, en nombre y representación de UNILEVER, N.V., contra la sentencia nº 861 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 2353/97, con fecha 18 de mayo de 2000, y condenamos a la parte actora en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico
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