STS, 24 de Noviembre de 2003
| Ponente | D. Francisco Trujillo Mamely |
| ECLI | ES:TS:2003:7433 |
| Número de Recurso | 6915/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 24 de Noviembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Noviembre de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6915/1998 interpuesto por la entidad OSBORNE Y CIA, S.A., representada procesalmente por el Procurador D. JAVIER UNGRIA LOPEZ, contra la sentencia dictada el día 3 de abril de 1998 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 9ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1155/1996, que declaró ajustada a derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de marzo de 1996, por la que se concedía a D. Sergio , la inscripción de la marca 1.906.909, de la clase 35.-
En este recurso es también parte recurrida LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia.-
Con fecha 3 de abril de 1998, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 9ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que DESESTIMANDO el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Ungria López en nombre y representación de " OSBORNE CIA S.A. " contra la Oficina Española de Patentes y Marcas, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS ajustada a Derecho la resolución de dicha Oficina de fecha 6 de marzo de 1996, por la que se concede a D. Sergio la inscripción de la marca 1.906.909, en la clase 35; todo ello sin costas ".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad OSBORNE Y CIA, S.A., a través de su Procurador Sr. UNGRIA LOPEZ, quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia casando y anulando la recurrida, y en consecuencia, denegando la inscripción conferida a la marca 1.906.909.-
La parte recurrida, la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y terminó suplicando a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimando el recurso interpuesto de contrario y confirmando íntegramente la recurrida, con expresa imposición de las costas a la recurrente.-
Mediante providencia de fecha 5 de septiembre de 2003, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 13 de noviembre siguiente, momento en el que han tenido lugar dichos actos procesales.-
Solicitado el registro de la marca número 1.906.909, mixta, consistente " en el gráfico de una figura rectangular en el interior de la cual se representa la figura de un toro, visto de perfil con su cabeza mirando al frente, debajo la denominación IKCIPE, escrita en letra mayúscula de trazo grueso ", para la Clase 35 del Nomenclátor internacional, para distinguir " servicios de asesoría laboral, contable, empresarial, administrativo y servicios de gestoría administrativa ", se formuló oposición por el titular de la marca prioritaria número 824.180, para servicios de la Clase 35, (sin especificación alguna) y por OSBORNE Y COMPAÑÍA, S.A., titular de la marca prioritaria 967.912, también para la Clase 35 (" servicios de importación, exportación, promoción exclusivas, representaciones y servicios publicitarios "), ambas marcas gráficas, consistentes en el diseño de un toro en posición y configuración diferente, y la Oficina Española de Patentes y Marcas por Resolución de 20 de Octubre de 1.995, denegó el registro de la solicitada por parecido con la segunda de las citadas y proteger servicios relacionados con aquella. El recurso ordinario interpuesto por el solicitante, que sostenía la compatibilidad entre la marca mixta solicitada con la oponente cuyo parecido dio lugar a la denegación, fue estimado por la propia Oficina en Resolución de 6 de Marzo de 1.996 y, en consecuencia, acordó la concesión de la marca solicitada número 1.906.909, Clase 35 por su compatibilidad con la opuesta, dada " la notable distintividad aportada por una denominación tan característica como IKCIPE (que) permitirá que los consumidores identifiquen perfectamente el diferente origen empresarial de los servicios. Respecto al elemento gráfico, si bien existe identidad conceptual entre los mismos ( un toro en ambos casos), se aprecian diferencias en la concreta plasmación o representación del mismo, que facilitan la convivencia registral. Mientras el solicitado es un toro de perfil con la cabeza en el lado derecho, por el contrario la oponente presenta al toro de frente con la cabeza en el lado izquierdo del diseño ".
Interpuesto recurso contencioso administrativo por OSBORNE y COMPAÑÍA, S.A. contra la referida Resolución que concedió la inscripción de la marca solicitada, fue desestimado por la sentencia de fecha 3 de abril de 1.998, dictada por la Sala de lo contencioso Administrativo, Sección 9ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ahora se recurre en casación, y cuya razón de decidir se encuentra en el Fundamento Jurídico Cuarto que literalmente expresa:
" La protección oficial que se ha concedido al toro encampanado de Osborne como declaración del paisaje español, no alcanza a convertirlo en signo de exclusividad en materia de Marcas. La « Cía Osborne », no se opone a la totalidad de la marca concedida, ni al denominativo « IKCIPE » sino tan sólo al toro que la acompaña; pero ni siquiera esta oposición es válida pues la figura del toro que la acompaña es notablemente diferente al toro de OSBORNE, de tal modo que puede convivir con él en el mercado, sin confusión alguna dada además, la notoria distinción nacional del toro de Osborne que ha entrado a formar parte de la simbología española. Por ello no es de aplicación el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (32/1988 de 10 de Noviembre) y aún más cuando el conjunto denominativo diferencial se aplica, en la Clase 35 de servicios que por el momento son distintos de los que presta en la Clase 35 la Compañía oponente ".
Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación, que se fundamenta en un solo motivo articulado al amparo del ordinal 4º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1.956 en la redacción que le dio la Ley 10/1.992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, porque entiende que se ha infringido por aquella sentencia, por interpretación errónea y aplicación indebida, el precepto de la letra a) del apartado 1º del artículo 12 de la Ley de Marcas, en el que el legislador no solo ha querido evitar el riesgo de confusión entre dos marcas, sino también el riesgo de asociación, impidiendo que en el mercado convivan signos distintivos a los que pueda considerarse como de un mismo origen comercial o de una misma familia económica; presentando la marca impugnada semejanza gráfica entre su signo distintivo y semejanza de servicios con los de la oponente y, por consiguiente, incurre en la prohibición establecida.
En el desarrollo del motivo se aduce, en primer lugar, que en el criterio seguido por el juzgador de instancia late la fundamental creencia de que la firma OSBORNE ha perdido el derecho exclusivo de su marca gráfica a la " silueta de toro negro ". Para llegar a esa conclusión la recurrente descompone el razonamiento de la sentencia para, apartándose del mismo, llegar a aquella conclusión. Pero si se lee detenidamente aquel razonamiento, no es lo que la parte supone que late en el criterio del juzgador, esto es, que el toro de Osborne por haber obtenido la protección oficial y entrado en la simbología nacional, ( párrafo primero y final del párrafo segundo) sea la ratio decidendi de la sentencia de instancia, ya que no cabe disgregar esos dos párrafos del conjunto del razonamiento y este no es otro, tomado en su integridad, que efectuada la comparación de conjunto es notablemente diferente el toro de Osborne con la marca mixta solicitada, de tal modo que puede convivir con él ( con el logo o tipo del toro) en el mercado sin confusión alguna; todo ello unido a la distinción de servicios.
Sin que pese a reconocer la notoriedad del signo gráfico opuesto, esa notoriedad pueda impedir que de la comparación en conjunto de las marcas enfrentadas no resulten diferencias que, en ese caso, permitan la convivencia. Cierto es que pudiera entenderse que, precisamente, la notoriedad es suficiente para excluir el riesgo de confusión, con lo cual la sentencia, si fuese eso lo que dice estaría equivocada, pues como reiteradamente venimos señalando en esta materia, ( por más recientes las sentencias de 6 y 13 de Octubre pasado), la notoriedad en el conocimiento de una marca no puede servir de elemento para minimizar, antes al contrario, el riesgo de confusión, si bien la notoriedad de uno de los signos no es razón para impedir la inscripción de otro que se distinga perfectamente.
Por consiguiente, no está diciendo la sentencia, como parece hacerle decir el recurrente, que el signo distintivo de la " silueta de toro negro " ha perdido su capacidad impugnativa, con lo que la marca impugnada - como cualquier otra -, ya tendría vía libre a la inscripción sin más sino que es precisamente la comparación, en conjunto, entre ese signo - que sigue teniendo su capacidad impugnativa - con el de la aspirante, en este caso concreto y por las particularidades que señala, lo que no constituye obstáculo al registro de esta.
Y esto enlaza con la segunda parte del motivo que ya va directamente encaminada a controvertir la apreciación que hace la sentencia de instancia, tanto entre los signos enfrentados como en cuanto a los servicios que distinguen.
El artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias concurrentes: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.
Ello quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.
Pues bien, en este sentido, de la comparación entre marcas de forma que se pueda permitir el acceso al registro de una determinada pese a la oposición de otra prioritaria, hemos dicho de forma reiterada, sin que ahora haga falta la cita concreta de las sentencias que así lo han expresado que " los motivos de casación, en cuanto se limiten a discrepar de las apreciaciones de la Sala de instancia acerca de la relación de semejanza/diferenciación entre los signos enfrentados, así como sobre la existencia o inexistencia del riesgo de confusión o de asociación entre ambos, deben ser rechazados "; o que " ha de prevalecer la apreciación del Tribunal de Instancia sobre el mayor o menor grado de semejanza entre los signos distintivos enfrentados, sean gráficos o denominativos, sin que aquella apreciación pueda ser sustituida por la del Tribunal de Casación, a menos que sea de todo punto irracional o arbitraria"; lo que obviamente no ocurre en este caso, pues es claro que entre aquellos signos distintivos comparados en su conjunto, como ha de hacerse, en cuanto se tratan de la comparación entre marca mixta ( gráfico denominativa) y gráfica, como entre los servicios que distinguen, pueden encontrarse elementos de diferenciación suficientes, para fundamentar, razonadamente, un juicio cual el emitido en este caso por el Tribunal de Instancia.
Tampoco, por otro lado, es de apreciar el riesgo de asociación que denuncia la parte; pues este no se intercomunica entre los diversos campos y no debe contemplarse aisladamente, sino en relación con el riesgo de confusión, ya que como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de Noviembre de 1.997, " el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste ". Por lo que excluido el riesgo de confusión, desaparece asimismo el riesgo de asociación, cuando el prestigio o notoriedad de una marca no puede ser aplicado a ámbitos distintos de aquellos a los que efectivamente alcanza, si no se trata de marca renombrada para toda clase de productos y servicios en el ámbito general de los consumidores y de excelente calidad, como antes decíamos, y no para el sector concreto al que va dirigida.
Por todo ello, habiendo llegado la sentencia de instancia a la conclusión motivada y razonable de que no existe posibilidad de confusión alguna entre las marcas enfrentadas, haciendo una interpretación correcta del artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas, ha de conducir a la desestimación del recurso de casación interpuesto, con expresa imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
No haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil "OSBORNE Y COMPAÑÍA, S.A. ", contra la sentencia dictada con fecha 3 de Abril de 1.998 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 9ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1.155/1.996; con imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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STSJ Comunidad Valenciana 1458/2009, 4 de Noviembre de 2009
...hayan rechazado pretensiones del Grupo Osborne, oponiéndose al acceso al registro de otras marcas similares, como es el caso de la STS de 24/noviembre/2003, respecto a una marca que incorporaba la "figura de un toro, visto de perfil con su cabeza mirando al frente", o la STS de 13/julio/200......