STS, 17 de Octubre de 2001
| Ponente | CID FONTAN, FERNANDO |
| ECLI | ES:TS:2001:7995 |
| Número de Recurso | 4125/1994 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 17 de Octubre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Octubre de dos mil uno.
En el recurso de casación nº 4125/1994, interpuesto por la Procuradora Dª. Mª. del Carmen Ortíz Cornago, en nombre y representación de COLTENE/WHALEDENT, INC., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 324 dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 848/1992, con fecha 18 de marzo de 1994, sobre marca; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración del Estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia de fecha 18 de marzo de 1994 desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de COLTENE/WHALEDENT, INC., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado por providencia de la Sala de instancia de fecha 14 de abril de 1994 al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 24 de mayo de 1994 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra estimando el recurso.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 8 de julio de 1994, en la cual se hizo constar que habiéndose personado como parte recurrida la Administración General del Estado, a quien se le concedió el plazo de 30 días para oponerse al recurso, lo que realizó mediante escrito presentado el 14 de septiembre de 1994.
Por providencia de la Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 10 de octubre de 2001, en que tuvo lugar.
En el presente recurso de casación el recurrente articula un único motivo de casación, al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fuesen aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que luego concreta en interpretación errónea del Art. 124.1º en relación con el Art. 150.2º del Estatuto de la Propiedad Industrial (Real Decreto Ley 26 de Julio de 1929), y jurisprudencia de esta Sala dictada en aplicación de dicho precepto.
El recurrente mantiene que se ha producido la infracción de los Arts. 124.1º en relación con el Art. 150.2º del Estatuto de la Propiedad Industrial, porque la sentencia recurrida considera que la marca aspirante nº 1.269.444 PINDEX para proteger productos de la clase 10º del Nomenclator, aparatos e instrumentos dentales, está compuesta por el término INDEX, idéntico al contenido en las marcas internacionales opuestas de oficio por el Registro, nº 173.722 VINDEX y nº 388.647 HAPINDEX, ambas para productos de la clase 10 relacionadas con la de la aspirante en sus áreas comerciales, deduciendo de tal parecido fonético-gráfico la incompatibilidad registral de la marca aspirante dado que el consentimiento de los titulares registrados de las marcas enfrentadas no evita la prohibición contenida en el Art. 124.1º en virtud de lo dispuesto en el Art. 150.2º del Estatuto de la Propiedad Industrial. Consta en autos, ya desde el expediente administrativo, que el titular registral de la marca HAPINDEX prestó su consentimiento a la inscripción de la marca aspirante el 2 de julio de 1991, y consta en autos que las marcas PENDEX y VINDEX prestan su consentimiento el 9 de abril y el 3 de junio de 1992, pese a lo cual la sentencia recurrida no concede al consentimiento prestado valor suficiente para no obstaculizar la inscripción de la marca aspirante en base a que tal consentimiento no suele ser aceptado por la oficina registral, como establece cierta jurisprudencia de esta Sala que cita en defensa de dicha tesis.
La sentencia recurrida infringe lo dispuesto en los artículos 124.1º y 150.2º del Estatuto de la Propiedad Industrial, dado que es reiterada y constante la jurisprudencia de esta Sala, que establece que la prohibición contenida en el Art. 150.2º del Estatuto de la Propiedad Industrial se refiere exclusivamente a los supuesto de identidad de las marcas enfrentadas, como expresamente establece el Art. 150.2º, o rayana en la identidad, pero nunca en los supuestos de marcas semejantes, como reconoce expresamente la sentencia al decir que existe bastante parecido fonético y gráfico, en cuyo caso será válido y eficaz aunque se haya presentado en vía jurisdiccional, ya que tal consentimiento del titular registral hace desaparecer el obstáculo de la marca que consiente, la cual manifiesta libremente su propósito de convivencia de las marcas enfrentadas y ya no constituyen obstáculo para la inscripción de la nueva marca en cuanto que el propio interesado manifiesta que no existe peligro de confusión entre ellas, que es el objeto que persigue el Art. 124.1º del Estatuto, y por tanto es evidente que la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el Art. 124.1º en relación con el Art. 150.2º del Estatuto de la Propiedad Industrial y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las sentencias de 17 y 31 de julio y 22 de febrero de 1989, 17 de septiembre de 1990, 28 de febrero y 30 de abril de 1991, 25 de septiembre, y, 7 y 13 de noviembre y 10 de diciembre de 1992, y 5 de julio de 1993; ante tan reiterada y constante jurisprudencia no resulta admisible la tesis de la sentencia recurrida y procede la estimación del recurso de casación que examinamos.
Al estimar el único motivo de impugnación es procedente declarar haber lugar al presente recurso de casación, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por COLTENE/WHALEDENT INC, contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial impugnadas, lo que no conlleva la preceptiva condena en costas del recurso, tal como establece el artículo 102-2 de la Ley jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 4125/94, interpuesto por la Procuradora Dª. Mª. del Carmen Ortíz Cornago, en nombre y representación de COLTENE/WHALEDENT INC., contra la sentencia nº 324 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 18 de marzo de 1994, recaída en el recurso nº 848/92.
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) Que casamos y anulamos la sentencia recurrida y en su lugar dictamos otra por la que se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por COLTENE/WHALEDENT, INC, contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de diciembre de 1990 y 13 de enero de 1992, que denegaron la inscripción registral de la marca nº 1.269.444 PINDEX, para productos de la clase 10ª, aparatos e instrumentos dentales, anulamos dichas resoluciones por no ser conformes a derecho.
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) Acordamos de forma definitiva la inscripción registral de la marca nº. 1.269.444 y
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) Sin hacer expresa condena en costas ni de las ocasionadas en primer instancia, ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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