STS, 27 de Septiembre de 2002

Procedimiento:D. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
Fecha de Resolución:27 de Septiembre de 2002
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

"MARCA INTERNACIONAL. Ha prevalecer la apreciación del tribunal de instancia sobre el mayor o menor grado de semejanza entre los signos distintivos enfrentados, sean gráficos o denominativos, sin que aquella apreciación pueda ser sustituida por la del tribunal de casación, a menos que sea de todo punto irracional, lo que obviamente aquí no ocurre. Es claro que entre ""Bio"" o ""Biodanone"", por un lado, y ""Biosoy"", por otro, pueden encontrase elementos diferenciadores suficientes como para fundar, razonadamente, un juicio cual el emitido, en este caso, por el tribunal de instancia en los términos que antes transcribimos. Se desestima la casación. "

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Septiembre de dos mil dos.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 7908/1996 interpuesto por "DANONE, S.A.", representada por el Procurador D. José Manuel Villasante García, contra la sentencia dictada con fecha 26 de julio de 1996 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1797/1994 sobre marca internacional número 554.620, "Biosoy"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado, y "NUTRITION & SOJA, S.A.", representada por la Procurador Dª. Paloma Solera Lama.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Danone, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1797/1994 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 de junio de 1993 que concedió la marca internacional número 554.620 "Biosoy" para productos de las clases 29 y 30 del Nomenclátor a favor de la firma francesa "Soy S.R.L.", confirmada en reposición por el acuerdo de la misma Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de septiembre de 1994.

Segundo

En su escrito de demanda, de 20 de abril de 1995, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en su día por la que se declare que no se ajusta a derecho, es nula y queda sin efecto la resolución de la OEPM de 1 de diciembre de 1992 que concedió la marca internacional nº 554.620 'Biosoy' para proteger productos de las clases 29 y 30 del Nomenclátor Internacional, y en consecuencia se proceda a su denegación y posterior inscripción de la misma en la OEPM". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 12 de junio de 1995 (sic), en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

Cuarto

"Nutrition & Soja, S.A." contestó igualmente a la demanda con fecha 3 de julio de 1995 y suplicó sentencia "desestimatoria del presente recurso por la que se confirme la concesión de la marca internacional nº 554.620, 'Biosoy', condenando en costas al actora". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Quinto

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 26 de julio de 1996, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Villasante García, en representación de la Entidad Danone, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 1 de junio de 1993, confirmada en reposición por la de 9 de junio de 1994, que autorizó la inscripción de la marca internacional núm. 55.4620 'Biosoy' para amparar productos de las Clases 29 y 30 del Nomenclátor, debemos declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones ajustadas a Derecho, sin hacer especial imposición de las costas causadas".

Sexto

Con fecha 13 de noviembre de 1996 "Danone, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 7908/1996 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional: Por infracción del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicable.

Séptimo

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.

Octavo

La compañía "Nutrition & Soja, S.A." se opuso al recurso y suplicó su desestimación y la imposición de cotas a la recurrente.

Noveno

Por providencia de 20 de mayo de 2002 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 19 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 26 de julio de 1996, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Danone, S.A." contra las resoluciones administrativas antes reseñadas, dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que concedieron la inscripción de la marca internacional número 554.620 "Biosoy" para productos de las clases 29 y 30 del Nomenclátor a favor de la firma francesa "Soy, S.r.l" (más tarde "Nutrition & Soja S.A.") pese a la oposición formulada por la empresa "Danone S.A." que, por su parte, basaba su oposición en la preferencia de otras marcas prioritarias de su titularidad, denominadas "Bio" o "Biodanone".

Segundo

La Sala de instancia, tras exponer los principios aplicables a la evaluación de la identidad o semejanza entre marcas enfrentadas, confirmó las resoluciones impugnadas con el siguiente razonamiento:

"[...] De acuerdo con los criterios antes apuntados, deben tenerse presente, a juicio de la Sala, dos circunstancias: a) La notoria diferenciación, fonética y prosódica, que presentan las marcas enfrentadas si son apreciadas sintéticamente, en su conjunto, sin que sea posible, como parece pretender la Entidad demandante, reconducir la comparación exclusivamente a una parte de la denominación solicitada (el prefijo 'bio'), descartando el resto de los componentes fonéticos que la integran; b) La presencia del conjunto fonético 'soy' (por lo demás, raíz inglesa de 'soja', componente de todos los productos reivindicados por la marca objeto del litigio), otorga a esta denominación una clara diversidad, plenamente apreciable por el consumidor medio tanto a nivel visual como auditivo. Estos dos extremos impiden la aplicación al caso concreto de la prohibición prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas, ya que entre ambas denominaciones existen suficientes diferencias fonéticas y gráficas que excluyen el riesgo de error o confusión en el mercado.

Además, y como acertadamente expresa la Entidad codemandada, el término 'Bio', claramente asociado a Danone, está relacionado con un determinado tipo de yoghourt precisamente elaborado y comercializado por dicha firma. Dada su notoriedad, es claro que no puede verse comercialmente afectada por una marca que no describe clase alguna de yoghourt, ni siquiera de productos lácteos, limitándose a aquellos otros elaborados con soja (platos cocinados, postres, helados, mermeladas, etc.). Procede, por ello, desestimar el recurso interpuesto y, correlativamente, confirmar las resoluciones impugnadas manteniendo por tanto la inscripción de la marca solicitada para los productos reivindicados en las Clases 29 y 30 (únicos respecto de los cuales se plantea la presente litis)."

Tercero

El recurso de casación, aun cuando afirme fundarse en dos motivos, realmente sólo se apoya en uno, al amparo del artículo 95.1.4 de la Ley Jurisdiccional, mediante el cual "Danone S.A." sostiene que la Sala de instancia ha incurrido en una infracción del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de Marcas. A pesar de que no cita, como hubiera sido de desear, a qué letra de este apartado primero se refiere, debemos entender que lo hace a la letra a), esto es, a aquella en cuya virtud se prohibe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La sentencia que la recurrente invoca en el "segundo" motivo, dictada por otra Sala del mismo nivel que la que pronunció la ahora impugnada (en concreto, la sentencia de 15 de junio de 1966, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estimó parcialmente otro recurso de "Danone S.A." contra la concesión del registro de la marca "Biocao", excluyendo la protección registral respecto de productos de la clase 29 y admitiéndola para el resto de los solicitados por "Gallina Blanca S.A.") no constituye jurisprudencia a efectos del recurso de casación.

Tras admitir que la sentencia de instancia parte de un "planteamiento teórico correcto", "Danone S.A." la censura porque, a su juicio, en síntesis, se produce una práctica identidad entre la marca aspirante ("Biosoy") y la marca prioritaria ("BIO"), determinante de confusión en el mercado, extremo este último en el que insiste reiteradamente; la adición del término "Soy" no destruye la identidad o semejanza; "Bio" no es, en este caso, un prefijo sino una marca vigente a todos los efectos, de cuya notoriedad pretende aprovecharse la contraparte; y, finalmente, las afirmaciones de la Sala en cuanto a la relación del término "Bio" con "Danone S.A." sólo para un determinado tipo de yoghourt son gratuitas y lesivas de la notoriedad de dicha marca.

Cuarto

Antes de proseguir el análisis del motivo, diremos que esta Sala del Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre recursos de casación análogos, interpuestos por "Danone S.A." contra sentencias que, a su vez, habían declarado la conformidad a derecho de resoluciones administrativas que accedían al registro de marcas entre cuyos componentes denominativos figuraba el término "Bio".

Comoquiera que la doctrina contenida en dichas sentencias no resulta desvirtuada por las alegaciones que en este recurso hace "Danone S.A.", en gran parte coincidentes con los argumentos en ellas rechazados, hemos de remitirnos a dichas sentencias para desestimarlo. Repetimos que no tiene valor de jurisprudencia la sentencia invocada por la recurrente, que procede de un Tribunal Superior, al margen de que ni siquiera su contenido respalda por entero la tesis de aquélla.

Se trata de las dictadas en los siguientes recursos de casación:

- número 7173/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 20 de junio de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 29 de junio de 1995 en el recurso número 93/1994 sobre marca "Bio Clesa" número 1.503.626, siendo recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";

- número 2875/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 11 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 28 de septiembre de 1995 en el recurso número 1352/1992 sobre marca "Biomiko" número 1.276.229, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Helados y Congelados, S.A.";

- número 473/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 11 de julio de 1995 en el recurso número 1392/1992 sobre marca "Clesabio" número 1.503.626, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";

- número 1597/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 26 de marzo de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 21 de diciembre de 1994 en el recurso número 2033/1992 sobre marca "Byoclesa" número 1.259.293, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";

- número 7775/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 14 de febrero de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de julio de 1995 en el recurso número 1707/1992 sobre marca "Biosport" número 1.273.554, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Unión Industrial y Agro-Ganadera, S.A.";

- número 5440/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 5 de diciembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 31 de mayo de 1994 en el recurso número 555/1992 sobre marca "Kalise Bio Natural" número 1.300.522, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Interglas, S.A.";

- número 4721/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 2 de noviembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de abril de 1994 en el recurso número 1052/1992 sobre marca "Biofrinat" número 1.309.813, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrida la Administración del Estado;

- número 3958/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de marzo de 1994 en el recurso número 998/1992 sobre marca "Bio Celgan" número 1.304.895, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Celgan, S.A.";

- número 3314/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 18 de julio de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 22 de enero de 1994 en el recurso número 1361/1992 sobre marca "Bio Miko" número 1.276.230, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Helados y Congelados, S.A.";

- número 1672/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 23 de mayo de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de noviembre de 1993 en el recurso número 567/1991 sobre marca "Biolarsa" número 1.238.551, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Lacto Agrícola Rodríguez, S.A.";

- número 520/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de octubre de 1993 en el recurso número 1005/1992 sobre marca "Bio Lilac" número 1.394.894, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido D. Benito .

Quinto

A partir de estas premisas, el motivo, en cuanto discrepa de las apreciaciones de la Sala de instancia acerca de la relación semejanza/diferenciación entre "Biosoy" y "Bio", así como sobre la inexistencia del riesgo de confusión entre ambas, debe ser rechazado.

Reiteradamente hemos dicho que ha prevalecer la apreciación del tribunal de instancia sobre el mayor o menor grado de semejanza entre los signos distintivos enfrentados, sean gráficos o denominativos, sin que aquella apreciación pueda ser sustituida por la del tribunal de casación, a menos que sea de todo punto irracional, lo que obviamente aquí no ocurre. Es claro que entre "Bio" o "Biodanone", por un lado, y "Biosoy", por otro, pueden encontrase elementos diferenciadores suficientes como para fundar, razonadamente, un juicio cual el emitido, en este caso, por el tribunal de instancia en los términos que antes transcribimos.

Sexto

Igualmente debemos rechazar, como en anteriores ocasiones hemos hecho, la tesis de la recurrente sobre la falta de genericidad del término "Bio". En las sentencias citadas hemos sostenido, en síntesis, que el vocablo o partícula "Bio" (denomínesele prefijo, elemento nominal o de cualquier otro modo) no es susceptible de apropiación por nadie, de modo que válidamente puede formar parte de denominaciones de fantasía que lo integren junto con otro u otros términos.

El juicio sobre marcas que incluyan dicho vocablo ha de hacerse, pues, a partir de la premisa de que "Bio", en cuanto tal, puede válidamente formar parte de un signo distintivo, y que será el nuevo conjunto denominativo en su totalidad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de la protección registral.

Séptimo

Por último, en cuanto a la censura del recurrente respecto de las consideraciones de la Sala de instancia relativas a la notoriedad de la marca y al intento de aprovechamiento de su prestigio, de nuevo hemos de remitirnos a lo que ya hemos sostenido en otras ocasiones, no sin antes afirmar que, en este caso, la parte recurrente ni siquiera ha invocado como infringidos los preceptos de la nueva Ley 32/1988, de Marcas, aplicables a esta cuestión.

En efecto, el motivo de casación se ciñe a la supuesta vulneración del artículo 12.1 de aquella Ley, y no a la del artículo 13 letra c (que prohibe el registro de los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados) ni del artículo 3 (que permite al usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados que reclame ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria).

Octavo

Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 7908 de 1996, interpuesto por "Danone, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de julio de 1996, recaída en el recurso número 1797/1994. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Segundo Menéndez.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Pablo Lucas.- Fernando Cid.- Rubricados.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.