STS 976/2004, 18 de Octubre de 2004

1.- El Procurador de los Tribunales D. Jorge Tarsilli Lucaferri, en nombre y representación de Material Auxiliar de Juego, S.A. formuló demanda de menor cuantía sobre violación de derechos derivados de patente de invención; contra Valenciana de Productos Eléctricos, S.A. e Interprel, S.A en la cual tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia condenando a las demandadas para que cesen en todos los actos que lesionan y violan los derechos de exclusiva derivados de la patente de invención nuím. 8702018 y núm. 542536 y modelo de utilidad núm. 292037 y núm. 292038 propiedad de la actora, absteniéndose de fabricar, utilizar o poseer los comprobadores automáticos de cartones que se intenten comercializar con el nombre "Quick- Bingo", y al pago de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios en la cuantía que resulte del proceso a determinar en ejecución de sentencia, con imposición de costas a las demandadas.

2. - Admitida a trámite la demanda y emplazado el demandado, se personó en autos el Procurador D. Fernando Bosch Melis, en nombre y representación de la entidad mercantil Valenciana de Productos Eléctricos, S.A. (VAPREL), quien contestó a la misma y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por convenientes, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia estimando las excepciones (falta de legitimación "ad causam" o falta de acción, Defecto formal o falta de requisitos de la demanda) y desestimando la demanda en todos sus extremos, con imposición de las costas a la parte actora por su temeridad y mala fe.

3. - La Procuradora de los Tribunales Dª María Luisa Galbis Thereau, en nombre y representación de INTERPREL, S.A., contestó a la demanda formulada de contrario y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, terminó suplicando al Juzgado dictara sentencia por la cual acogiendo las excepciones alegadas en el cuerpo del escrito, se desestimen todos los pedimentos de la demanda, con imposición de las costas a la parte actora por su temeridad y mala de al deducir la demanda.

4. - Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Valencia, dictó sentencia en fecha 13 de febrero de 1997 cuyo FALLO es como sigue: "Que debía desestimar y desestimaba las excepciones de falta de legitimación activa así como defecto formal en la interposición de la demanda formulada por la demandada VALENCIANA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, S.A., y entrando en el fondo del asunto debía desestimar y desestimaba la demanda interpuesta por el Procurador JORGE TARSILLI LUCAFERRI en nombre y representación de MATERIAL AUXILIAR DE JUEGO, S.A. contra INTERPREL, S.A. y VALENCIANA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, S.A. en demanda de protección de derechos derivados de patente de invención y en su mérito que debía absolver y absolvía a dichas demandadas en todos los pedimentos. Que asimismo debía desestimar y desestimaba la petición de nulidad de las patentes de invención núm. 8702018 y 542536 de titularidad de la actora solicitada por las demandadas INTERPREL, S.A. y VALENCIANA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, S.A. y en su mérito declarar no ha lugar a la nulidad solicitada. Dichos pronunciamientos se hacen sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes litigantes".

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia en fecha 18 de marzo de 1998, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimando el recurso interpuesto por la representación procesal de la entidad Material Auxiliar de Juego S.A. contra la sentencia de fecha 13 de febrero de 1997, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número cinco de los de esta ciudad en autos nº 525/94, confirmamos íntegramente dicha resolución, con imposición de las costas de esta alzada a la apelante".

1.- La Procuradora de los Tribunales Dª Inmaculada Romero Melero, en nombre y representación de "Material Auxiliar de Juego, S.A." (MAJSA), interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Valencia, con apoyo en los siguientes motivos: "PRIMERO.- Al amparo del artículo 1692 núm. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Como norma del ordenamiento jurídico que se considera infringida ha de citarse el artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 1243 del Código Civil. SEGUNDO.- Al amparo del artículo 1692 núm. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico. Como norma del Ordenamiento Jurídico que se considera infringida ha de citarse el artículo 4, apartado 2º c), así como el apartado 3º, violadas por aplicación indebida, ya que los hechos han sido erróneamente subsumidos en el ámbito de la norma equivocadamente aplicada. TERCERO.- Al amparo del artículo 1692 núm. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables. Como normas del Ordenamiento Jurídico que se consideran infringidas han de citarse el art. 4, apartado 1º, el art. 6, el art. 7, art. 49, art. 50, art. 51 y el art. 62 de la Ley 11/1986 de Patentes, violadas por inaplicación. También se considera infringido el art. 8 de la misma Ley por aplicación indebida. CUARTO.- Al amparo del artículo 1692, núm. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Como norma que se considera infringida han de citarse los artículos 1218 y 1225 del Código Civil al existir un error en la valoración de la prueba documental. QUINTO.- Al amparo del artículo 1692, apartado 3º, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, produciéndose indefensión. Como norma del Ordenamiento Jurídico infringida ha de citarse el artículo 24 de la Constitución, el artículo 1243 del Código Civil en relación con los artículos 620 y 622 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

2. - Admitido el recurso de casación por auto de fecha 17 de mayo de 1999, se entregó copia del escrito a la representación de los recurridos, conforme lo dispuesto en el artículo 1710.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que en el plazo de 20 días pueda impugnarlo.

3. - Al no haberse solicitado por todas las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día treinta de septiembre del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA

Material Auxiliar de Juego, S.A. (MAJ, S.A.) formuló demanda contra INTERPREL, S.A. y Valenciana de Productos Eléctricos, S.A. (VAPREL, S.A.) en la que solicitaba sentencia por la que: 1º Se declare que las demandadas han violado y lesionado el derecho de patente de la actora. 2º. Se condene a INTERPREL, S.A. y a Valenciana de Productos Eléctricos, S.A. a que cesen en todos los actos que lesionan y violan los derechos de exclusiva derivados de la patente de invención núm. 8702018 y núm. 542536 y modelos de utilidad núm. 292037 y núm. 292038 propiedad de Material Auxiliar de Juego, S.A.; absteniéndose de fabricar, ofrecer, introducir en el mercado, utilizar o poseer los comprobadores automáticos de cartones que se intenta comercializar con el nombre de "QUICK-BINGO" o bajo cualquier otra denominación. 3º. Se condene a INTERPREL, S.A. y a Valenciana de Productos Eléctricos, S.A., con carácter solidario, a abonar a Material Auxiliar de Juego, S.A. la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, comprendiéndose en ésta tanto el valor de las pérdidas sufridas por el demandante, como el valor de beneficios obtenidos por los demandados con la explotación de los comprobadores QUICK-BINGO, en la cuantía que resulte del proceso y ejecución de sentencia. 4º. Se decrete el embargo de los comprobadores automáticos "QUICK-BINGO" producidos violando el derecho de patente y de los medios destinados exclusivamente a tal producción, para su atribución en propiedad a Material Auxiliar de Juego, S.A.. 5º. Se ordene la publicación de la sentencia, a costa de los demandados en dos periódicos de ámbito nacional y en dos de ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana, y la notificación de la misma a costa de los demandados, a todas las salas de bingo de la Comunidad Valenciana.

La demanda fue desestimada en ambas instancias.

El motivo primero del recurso, acogido al art. 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia infracción del art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 1243 del Código Civil; se dice que la sentencia recurrida en sus fundamentos de derecho segundo y tercero realiza una valoración de los informes periciales que puede calificarse de arbitraria, absurda y sobre todo, estableciendo conclusiones diferentes a las fijadas en los informes periciales, sustituyendo de forma incongruente la ciencia de todos los peritos por su propia valoración. Se argumenta que la Sala "a quo", después de reconocer, examinando la prueba pericial, que tanto el sistema Bing-Data como el sistema Quick-Bingo son sistemas informáticos, compuestos por ordenadores, y que el Informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas señala que el sistema Bing-Data está constituido por "ordenadores específicos", no obstante ese reconocimiento, califica los equipos Bing-Data y los equipos Quick-Bingo de "un ordenador", reduciendo, dice la recurrente ambos equipos a la máquina terminal.

Tal formulación del motivo obedece a una parcial e interesada lectura de la sentencia. Cuando en el fundamento jurídico segundo de ésta se dice "indudablemente, tanto uno u otro informe parten de la misma premisa, los sistemas o equipos de los litigantes, y que responden a los nombres de Bing- Data y Quick-Bingo, no son sino un ordenador que funcionan con un programa informático distinto, lo que determina ciertas diferentes prestaciones", y cuando en el fundamento jurídico tercero se dice: "si claramente, y no puede por menos de admitirse así, los equipos de ambos litigantes no son más que ordenadores integrados por un programa informático y componentes convencionales", es claro que no se está refiriendo el juzgador de la instancia a las "máquinas terminales (MT) para jugar al bingo" (en términos del informe pericial practicado en autos), sino a los sistemas en su conjunto. Es de ver como el informe técnico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (folios 1206 y siguientes), después de referirse a los elementos de que se compone la máquina protegida por la patente núm. 8702018 dice: "constituyendo tales elementos un ordenador especifico". Por otra parte, designar a los sistemas informáticos en cuestión como un "ordenador", cualquiera que sea la corrección de esta expresión, desde el punto de vista técnico, carece de transcendencia a los efectos de este recurso dados los términos en que está planteada la cuestión litigiosa. En consecuencia se desestima el motivo.

El motivo cuarto, acogido al núm. 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia infracción de los arts. 1218 y 1225 del Código Civil al existir error de la valoración de la prueba documental; se dice en el motivo que "existen documentos públicos que acreditan la igualdad de los equipos Bing-Data y los equipos Quick-Bingo".

El error en la valoración de la prueba documental se da cuando se niega a un documento la fuerza probatoria que la ley le reconoce o se atribuye el documento una fuerza probatoria que no tiene; ninguno de esos supuestos se da en la sentencia recurrida cuyo fundamento jurídico segundo se refiere expresamente "a los resoluciones al efecto incorporadas y emitidas por la Comisión Nacional del Juego". Y, como dice la sentencia de 17 de abril de 1999, "no cabe, por tanto, aislar una sola prueba para pretender desmontar los hechos probados que tienen condición de firmes, y tanto las actas como los informes técnicos, aunque entren dentro del concepto de documentos públicos- administrativos no tienen eficacia probatoria plena para relevar a los Tribunales de su apreciación en relación con el conjunto de las pruebas (sentencias de 12 de febrero de 1991, 19 diciembre de 1991, 10 de octubre de 1992 y 30 de noviembre de 1995), habiendo declarado esta Sala de Casación Civil que el art. 1218 no impide la concurrencia y eficacia de otros elementos demostrativos, tanto para acreditar la realidad de unos hechos, como su inexistencia (sentencias de 25 de octubre de 1991, 18 de junio de 1992, 4 de febrero de 1994, 8 de febrero y 9 de mayo de 1995), ya que no están dotados de prevalencia sobre las demás pruebas". Doctrina que reitera la sentencia de 14 de febrero de 2003 según la cual" los documentos públicos, y privados reconocidos no constituyen prueba legal o tasada respecto de la veracidad intrínseca de las partes pueden ser desvirtuadas por los demás medios probatorios". Es decir, en un sistema de libre valoración de la prueba, como es el que rige en nuestro ordenamiento procesal, no se infringe norma valorativa alguna de prueba al inclinarse el Juzgador por uno y otro de los medios probatorios traídos al proceso para sentar sus conclusiones fácticas, que es lo que ocurre en este caso en que la Sala "a quo" ha dado mayor relevancia a la prueba pericial dada la materia litigiosa. En consecuencia se desestima el motivo.

Al amparo del art. 1692.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el motivo quinto, denuncia quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, produciéndose indefensión, citando como normas infringidas el art. 24 de la Constitución, el art. 1243 del Código Civil y los arts. 620 y 622 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se dice en el motivo que "la prueba pericial practicada en autos adolece de falta de objetividad total al existir causa de recusación en la perito seleccionada pues trabaja en un departamento que colabora con los demandados. Así lo reconoció la propia perito y así se denunció en primera instancia, así como en el acto de la vista".

Examinados por esta Sala los autos se aprecia lo siguiente: a) En el acta de emisión de dictamen, de fecha 15 de junio de 1995 consta que "Por el Letrado de la parte actora se pregunta si la perito pertenece al departamento de la Universidad Politécnica de Informática, del que forman parte también los profesores Jon, como director del centro y Jose Augusto, y que conocía el informe que ellos habían emitido sobre los equipos, manifestándose por la misma que sí". b) Por escrito de fecha 10 de enero de 1996, que tuvo entrada en el Juzgado el día 15 siguiente, presentado por el Procurador de la actora aquí recurrente, se manifiesta: "I. Que mi representada MAISA ha recibido la carta que se adjunta como Documento núm. 1, adjuntando hoja de encargo para facturar la prueba pericial a mi representada. II. Que dicha carta prueba (subraya la parte) la existencia de la causa de recusación prevista en el art. 621 L.E.C.; apartados 2º y 3º, ya que el demandado presentó el informe que se adjunta como Documento núm. 2, firmado por D. Jon, Profesor responsable del Departamento al que pertenece el perito y el mismo que firma la hoja de encargo. Solicitado se tengan en cuenta estos documentos a efectos de la recusación. III. Que es sorprendente que el perito designado no se haya dirigido a MAISA para practicar la prueba pericial, ni siquiera para solicitarle un equipo BING-DATA y ahora permita la comunicación que se recibe. IV. Que debido a la existencia de la causa de recusación; la insuficiencia del informe pericial ya que no se remite ni se pronuncia sobre las reivindicaciones de las patentes y al amparo del artículo 630 L.E.C., apartado 2º, en relación con el artículo 340 L.E.C. (Diligencias para mejor proveer), solicito se practique Informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre los extremos admitidos por la providencia de fecha 13 de marzo de 1995, y propuestos por esta parte. Por todo lo expuesto, Suplico al Juzgado: Tenga por presentado este escrito, lo admita y dicte resolución acordando lo solicitado en el cuerpo de este escrito". c) En cinco de febrero de 1996 se dictó la siguiente providencia: "Dada cuenta; el anterior escrito presentado por el Procurador Jorge Tarsilli Lucaferri únase, dándose copia a la parte contraria, y conforme a lo acordado remítanse las actuaciones al Registro de la Propiedad Industrial, Oficina Española de Patentes y Marcas". d) En el rollo de apelación no consta escrito alguno de la parte sobre dicha recusación y en el acta de la vista no se recoge alegación alguna sobre esta cuestión.

Aún estimando que el escrito de fecha 10 de enero de 1996 constituye una proposición de recusación en forma, ya que no temporalmente, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 619 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el motivo no puede estimarse al no haber cumplido por la parte el requisito exigido por el art. 1693 de dicha Ley, al no haberse recurrido la providencia del Juzgado de fecha 5 de febrero de 1996 en que el órgano judicial omitió pronunciarse sobre la pretendida recusación, consintiendo así dicha providencia.

Al amparo del art. 1692, núm. 4º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el motivo segundo considera infringidos el apartado 2º.C) del art. 4 de la Ley de Patentes de 1986, así como su apartado 3º, por aplicación indebida. Tal infracción se dice cometida al ser aplicadas tales normas en el fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida. Referidas las normas invocadas a la patentabilidad de los programas de ordenador, cuestión suscitada por la codemandada "Interprel, S.A." en su contestación a la demanda alegando la nulidad de la patente de la actora, no tiene en cuenta la recurrente el inciso final de ese fundamento jurídico segundo según el cual: "No obstante no es dable entrar en dicha cuestión, en tanto que la sentencia objeto de recurso resolvió no haber lugar a declarar la nulidad de las patentes de la actora, solicitada por Interpeñ (sic) S.A., por las consideraciones que estimó el Juez de instancia aplicables, habiendo consentido la solicitante de tal nulidad dicho pronunciamiento"; lo transcrito evidencia que la sentencia recurrida, aunque las menciona, no ha hecho aplicación de las normas invocadas en el motivo para fundamentar su resolución. En consecuencia se desestima el motivo.

Por el cauce procesal del art. 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el motivo tercero denuncia la infracción de los arts. 4, apartado 1º, 6,7,49,50,51 y 62 de la Ley 11/1986 de Patentes, así como el art. 8 de la misma Ley por aplicación indebida.

La sentencia de 19 de octubre de 1993 recoge la doctrina jurisprudencial sobre el requisito de novedad; así la sentencia de 22 de junio de 1987 dice que "la novedad que, en el Estatuto de la Propiedad Industrial, es un concepto relativo, en cuanto basta un avance de creación industrial, no alcanzado con anterioridad y que tenga suficiente transcendencia para reputarse sustancial - sentencias de esta Sala de 3 de marzo de 1986 y 11 de septiembre de 1986, entre otras-, concepto que, en cierto modo puede asimilarse al contenido en el art. 8.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, en cuanto establece que "considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica, de una manera evidente para un experto en la materia"; y la de 29 de enero de 1988 establece que "como proclaman las sentencias de esta Sala, entre otras, de 29 de noviembre de 1958, 25 de enero de 1959, 11 octubre de 1960 y 3 de diciembre de 1966, a efectos de posibilidad de patente industrial, el legislador atiende más que al resultado o producto, al procedimiento para obtenerlos, al estimar al respecto las modificaciones de aquél con el fin de obtener lo que con amplio criterio ha de calificarse de "algunas ventajas sobre lo ya conocido" y sin que la apreciación de novedad requiera que lo sea en la integridad del objeto de la patente, sino simplemente que sea significativamente revelador de modificación de condiciones esenciales de un procedimiento anterior con las finalidades antes indicadas de obtener algunas ventajas sobre lo ya conocido, ponderadamente apreciado, con base en los diversos medios probatorios aportados al debate en cuestión, por el Tribunal que dictó la sentencia a que se contrae este recurso", criterios que se reiteran en la sentencia de 20 de abril de 1989, según la cual "como de manera reiterada viene declarando nuestra jurisprudencia en materia de propiedad industrial, cualquiera que sea el criterio que se mantenga sobre el fundamento del derecho de patente, manifiesto es, que, por esencia, se asienta en la realidad indudable de una actividad creadora o, cuando menos, divulgadora de lo no conocido y rebatida, como tal, de una característica positiva, pues si bien el art. 46 del Estatuto no requiere la completa novedad para hacerla patentable, es menester que la perfección del procedimiento técnico ya conocido signifique una mejora importante y no secundaria y de detalle, y las declaraciones jurisprudenciales son coincidentes en cuanto a decir que las cuestiones referentes a la novedad de las modalidades registrales tienen carácter de hecho"; en parecidos términos se pronuncia la sentencia de 8 de julio de 1991, insistiendo la de 18 de noviembre de 1991, entre otras, en que es doctrina jurisprudencial la de que la declaración de novedad es cuestión fáctica, cuya apreciación corresponde a los órganos de instancia.

Y la sentencia de 11 de noviembre de 1996, con cita de otras varias, reitera que las cuestiones referente a la novedad de las modalidades registrales tienen el carácter de cuestión de hecho, cuya apreciación corresponde a los juzgadores de instancia.

La sentencia recurrida declara que "los equipos de ambos litigantes no son más que ordenadores integrados por un programa informático (programa informático, añade esta Sala, que no se encuentra entre las reivindicaciones de los registros de la actora recurrente) y componentes convencionales o que se den en los equipos de la demandante los requisitos de novedad a que se refiere el art. 8 de la Ley de Patentes, ni concurran ventajas sobre lo ya conocido". Y la sentencia de primera instancia, cuyos fundamentos son aceptados por la aquí recurrida, declara que "los equipos QUICK BINGO y BING DATA son esencialmente diferentes, en el sentido de ofrecer las mismas funciones de juego diferentes prestaciones", que el equipo QUICK BINGO resulta ofrecer "....prestaciones interesantes...al tener un aspecto externo diferente, facilita más información al usuario, tiene un procesador mas potente....". Inalteradas por el recurso estas declaraciones fácticas, es consecuente la desestimación de la demanda al no haberse producido violación de los derechos que para la actora recurrente nacen de sus registros, por lo que no resultan infringidos los preceptos citados en el motivo que, por otra parte, incide en el defecto de mezclar cuestiones jurídicas y fácticas ya que, en sustancia, lo que está proponiendo es que por esta Sala se proceda a una nueva revisión del material probatorio aportado a los autos. En consecuencia se desestima el motivo.

Desestimados todos y cada uno de los motivos del recurso, se desestima éste con las preceptivas consecuencias que respecto a costas y destino del depósito constituido establece el art. 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español