STS, 6 de Mayo de 2002
| ECLI | ES:TS:2002:3195 |
| Procedimiento | D. FERNANDO CID FONTAN |
| Fecha de Resolución | 6 de Mayo de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a seis de Mayo de dos mil dos.
En el recurso de casación nº 4801/1995, interpuesto por el Procurador D. Oscar García Cortes, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de MUSWELLBROOK LIMITED, contra la sentencia 726 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso administrativo nº 142/1992, con fecha 30 de septiembre de 1994, sobre marca, siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, y DIRECCION000 INTERNATIONAL LTD representada por la Procuradora Dª. Isabel Campillo García, asistida de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo nº 142/1992, la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia nº 726 de fecha 30 de septiembre de 1994, desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de MUSWELLBROOK LIMITED se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 29 de noviembre de 1994, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 13 de enero de 1995, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra estimando el recurso.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 11 de octubre de 1995, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado y a la Procuradora Srª. Campillo García), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hicieron en escritos presentados en fecha 31 de octubre y 1 de diciembre de 1995, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
Por providencia de fecha 29 de enero de 2002, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 24 de abril de 2002, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso, el recurrente articula tres motivos de casación al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional; el primero, por infracción del Art. 12.1 a) de la Ley de marcas en relación con la Doctrina Jurisprudencial dictada en supuestos análogos relativos a) la necesidad de examinar las Marcas en su conjunto, b) la consideración como vocablos de fantasía o caprichosos de los que no proceden de nuestro idioma; y c) la prevalencia distintiva del aspecto oral sobre el puramente gráfico; en el segundo, basado en el Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, se denuncia que la Sala de instancia ha incurrido en infracción de la jurisprudencia establecida sobre los efectos derivados de la prioridad en el registro de un distintivo; el tercero, que se basa en el Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, denuncia que la Sala de instancia ha incurrido en infracción de lo dispuesto en el Art. 13 c) de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 6-Bis del Convenio de la Unión de París y la doctrina jurisprudencial dictada en la resolución de supuestos análogos a los que ha examinado.
Los tres motivos de casación deben ser examinados conjuntamente, dada la interna relación existente entre ellos con el fin de evitar repeticiones inútiles. Esta Sala ha tenido ya ocasión de pronunciarse en sentencia de esta misma fecha de 6 de mayo de 2002, recaída en el recurso de casación nº 412/1996, sobre el enfrentamiento existente entre las marcas DIRECCION000 de la titularidad de D. Juan Francisco y las marcas DIRECCION000 , pertenecientes a DIRECCION000 INTERNATIONAL LTD constituyendo el presente recurso un supuesto más de los existentes entre las partes en litigio, que deben ser resueltos sin que recaigan resoluciones contradictorias entre ellas, y por ello el presente recurso ha sido deliberado en la misma fecha y sesión que el señalado anteriormente.
Como se dijo en dicha sentencia, esta Sala tiene conocimiento de la sentencia nº 779/99 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 22 de septiembre de 1999, que resuelve el recurso de casación nº 1172/1995, en la que se declara que la marca nº NUM000DIRECCION000 , con gráfico de la clase 25ª, no está caducada y debe ser contemplada con la protección que merece como signo prioritario, y aunque nos consta que dicha sentencia se encuentra recurrida de amparo ante el Tribunal Constitucional, y pendiente de señalamiento, esta Sala estima que la resolución del tal recurso de amparo no condiciona nuestra decisión cualquiera que sea su sentido y que ha de reconocerse que el pronunciamiento que sobre la materia ha hecho la Sala Primera del Tribunal Supremo, incide sobre el ordenamiento jurídico que afecta al presente recurso de casación, por lo que debemos tener en cuenta el criterio mantenido en la misma como esencial para resolver el presente recurso y prescindir de las marcas DIRECCION000 con gráfico números 1.156.105 y 1.156.106 con gráfico, declaradas nulas por dicha sentencia de la Sala Primera.
Al establecerse en dicha sentencia que la marca nº NUM000DIRECCION000 , con gráfico, para la clase 25ª, no está caducada y que, por encontrarse vigente debe ser contemplada con la protección que merece como signo prioritario, marca que pertenece a la titularidad del Sr. Juan Francisco , del que trae causa el hoy recurrente en casación MUSWELLBROOK LIMITED, habiendo declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo que existe semejanza fonética e identidad denominativa entre la marca DIRECCION000 del hoy recurrente, y las de su oponente DIRECCION000 INTERNATIONAL LTD, y que el elemento gráfico de la primera no puede tener fuerza diferenciativa cuando se produce la identidad denominativa, máxime cuando se trata de las mismas áreas comerciales de la clase 25ª, no ofrece duda que aplicando lo que allí se dijo al caso presente, en el que la marca aspirante nº 1.549.700 DIRECCION000 y en letra pequeña Sports Wear, con gráfico, para proteger productos de la clase 25ª, de la titularidad del Sr. Juan Francisco , que ya tiene registrada a su favor la marca nº NUM000DIRECCION000 , con gráfico para la clase 25ª, declarada vigente y no caducada en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, es evidente que debe gozar de la prioridad registral sobre la marca nº 903.977 DIRECCION000 , con gráfico, oponente y propiedad de DIRECCION000 INTERNATIONAL LTD, y en consecuencia la marca oponente no puede constituir causa suficiente para denegar la marca aspirante que goza de prioridad registral respecto de ella, y lo mismo cabe decir de la marca nº 1.187.462, clase 16, de DIRECCION000 INTERNATIONAL LTD a pesar de la diferencia de productos. Por tanto, no son conformes a Derecho y deben ser anuladas las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial que denegaron la inscripción de la marca aspirante y del mismo modo debe ser casada y anulada la sentencia recurrida en casación nº 726 de 30 de septiembre de 1994, dictada por la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Sr. Juan Francisco , declaró conformes a Derecho las resoluciones del Registro que denegaron la inscripción de la marca aspirante y, en consecuencia, procede estimar conjuntamente los tres motivos de casación esgrimidos en el presente recurso de casación nº 4801/1995, casando y anulando la sentencia recurrida y una vez casada la misma, la Sala convertida en Sala de instancia, dicta en su lugar otra sentencia por la que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sr. Juan Francisco , anulamos por no ser conformes a Derecho las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 5 de noviembre de 1990 y 16 de diciembre de 19991, que denegaron la inscripción registral de la marca aspirante, ordenando la definitiva inscripción de la marca aspirante nº 1.549.700 DIRECCION000 , Sports Wear, con gráfico para proteger productos de la clase 25ª, camisas, camisetas, cazadoras, pantalones, anoracks, ropa interior, zapatos, zapatillas, zapatos deportivos, faldas, cinturones, trajes de baño, bolsas para calentar los pies, ropa interior sudorífuga y conjuntos para practicar esquí de nieve y acuático.
Al estimar los tres motivos de casación alegados, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, y no hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 4801/1995, interpuesto por el Procurador D. Oscar García Cortes, en nombre y representación de MUSWELLBROOK LIMITED, contra la sentencia nº 726 de fecha 30 de septiembre de 1994, dictada por la sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso administrativo nº 142/1995, casando y anulando dicha sentencia.
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) En su lugar dictamos otra por la que estimamos el recurso contencioso-administrativo nº 142/1992 interpuesto por D. Juan Francisco , y anulamos por no ser conformes a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de diciembre de 1991 que denegaron la inscripción registral de la marca nº 1.549.700 DIRECCION000 , Sports Wear, con gráfico de la clase 25ª, ordenando la inscripción definitiva de la misma.
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) No hacemos expresa condena en costas de las causadas en primera instancia ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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STS, 29 de Enero de 2008
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