STS, 18 de Octubre de 2001
| Ponente | CID FONTAN, FERNANDO |
| ECLI | ES:TS:2001:8022 |
| Número de Recurso | 4266/1994 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 18 de Octubre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Octubre de dos mil uno.
En el recurso de casación nº 4266/1994, interpuesto por el Sr. Abogado del Estado, en nombre y representación de la Administración del Estado, contra la sentencia nº 276/1994 dictada por la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso administrativo nº 2809/1993, de fecha 25 de marzo de 1994, sobre Nombre Comercial, siendo parte recurrida AGUAS DE VALENCIA, S.A., representada por el Procurador D. Juan Miguel Sánchez Masa, asistido de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia nº 276 de fecha 25 de marzo de 1994, estimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación el Sr. Abogado del Estado, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 5 de abril de 1994, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el Sr. Abogado del Estado recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 4 de octubre de 1994, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra desestimando el recurso contencioso administrativo.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 25 de octubre de 1994, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (a Aguas de Valencia, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 28 de noviembre de 1994, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
Por providencia de fecha 18 de junio de 2001, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 11 de octubre de 2001, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso por el Sr. Abogado del Estado se articula un único motivo de casación al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fuesen aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que luego concreta en la infracción del Art. 124.5º y 6º en relación con el Art. 201 del Estatuto de la Propiedad Industrial (Real Decreto Ley 26 de Julio de 1929) y jurisprudencia de esta Sala.
La sentencia recurrida estima el recurso contencioso interpuesto por la entidad Aguas de Valencia, S.A., contra dos resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 2 de octubre de 1991 y 8 de septiembre de 1992, que denegaron la inscripción del Nombre Comercial nº 1.225.579 AGUAS DE VALENCIA, S.A., dado el carácter genérico de la misma por estar incursa en la prohibición del Art. 124.5º del Estatuto de la Propiedad Industrial, anulando dichas resoluciones y declarando el derecho de la parte actora a que se inscriba el Nombre Comercial solicitado por no tener el carácter genérico que se atribuye al mismo, habiendo formulado voto particular el Magistrado D. Fernando Nieto Martín, quien sostiene que el Nombre Comercial solicitado es genérico e incurre en las prohibiciones del Art. 124.5º y 6º del Estatuto de la Propiedad Industrial dado el carácter genérico y geográfico del mismo. Por tanto, la cuestión de fondo de este recurso se reduce a un pronunciamiento sobre si el Nombre Comercial solicitado, AGUAS DE VALENCIA, S.A., tiene o no carácter genérico y en definitiva está o no incurso en las prohibiciones del Art. 124.5º y 6º del Estatuto de la Propiedad Industrial.
La sentencia recurrida incurre en error en su fundamento tercero de derecho, al afirmar en base a una interpretación equivocada de dos sentencias del Tribunal Supremo que cuando el Nombre Comercial solicitado coincide con la razón social de la empresa es aconsejable un amplio criterio en el otorgamiento de la protección registral. Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala consagrando la doctrina establecida en sentencias de 14 de enero de 1974, 30 de octubre de 1976, 5 de abril y 5 de mayo de 1984, 7 de junio de 1991 y 1 de febrero de 2001, entre otras, sobre la protección de las marcas que presentan identidad con la razón social o nombre comercial del solicitante, lo que no sucede en el caso presente, en el que el nombre comercial aspirante omite el elemento de "AGUAS POTABLES" a que se dedica la empresa recurrida, introduciendo así un elemento más de confusión. Además la jurisprudencia que la sentencia cita no puede ser interpretada en la forma que lo hace, que parece declarar el derecho a la inscripción del Nombre Comercial por el mero hecho de coincidir con la denominación o razón social del recurrente, lo cual de ningún modo puede ser interpretado de forma tan absoluta, pues la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que en el caso de que coincida la marca solicitada con la razón social o denominación del solicitante, deberá hacerse la comparación con las oponentes de forma más benévola y sin extremar el rigorismo en la comparación, lo que no quiere decir que haya que concederla siempre, dado que el Registro primero, y la Sala después, están obligados a evitar el riesgo de confusión entre marcas y productos que prohibe el Art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y por tanto, solamente después de que se eluda el riesgo de confusión, puede la Sala evitar el rigorismo en la confrontación.
El Nombre Comercial solicitado AGUAS DE VALENCIA, S.A., con independencia de que coincida con su razón social constituida en Escritura Pública el 30 de junio de 1988, unos meses antes de solicitar la inscripción registral, se compone de cuatro elementos, de los cuales tres de ellos AGUAS, DE, S.A., si bien no incurren en la genericidad que la doctrina y jurisprudencia denomina propia, de relación de género de especie a que se refiere el nº 5º del Art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial cuando habla de denominaciones genéricas, incurre claramente en los supuestos de genericidad impropia a que se refiere el mismo número cuando habla de las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, cualidades u otros similares, que sin referirse al género en sí mismo, se refiere a vocablos o denominaciones comunes, en el sentido de que son utilizadas por todos y entra a formar parte del dominio público común del lenguaje, que cualquiera tiene derecho a utilizar y por tanto no son apropiables en exclusiva por nadie, con lo cual no ofrece la menor duda, que aquellos tres elementos, por sí mismos carecen de fuerza individualizadora en el sentido de que no tienen capacidad de señalar y distinguir de otras marcas o nombre comerciales que se compongan de tales elementos comunes y por tanto carecen de substantividad propia y de carga expresiva suficiente para cumplir su misión específica de orientar, sugerir y atraer la atención del consumidor o usuario (sentencias 12 de febrero, 20 de mayo y 22 de diciembre de 1975, y 9 de diciembre de 1997), y si bien la yuxtaposición de elementos genéricos o comunes pueden conducir a un conjunto distintivo si el resultado final contiene originalidad propia y distinta de sus elementos individuales (sentencias de 7 de mayo y 13 de octubre de 1982, 20 de diciembre de 1983 y 9 de diciembre de 1997), no ofrece duda que en el caso presente la suma de los tres elementos AGUAS, DE, S.A., carecen de individualidad propia y sólo resta por resolver si al añadir a ellos el elemento VALENCIA adquieren o no tal substantividad.
No ofrece duda a la Sala que la adición del elemento VALENCIA no le otorga ese carácter individualizador, pues tales palabras comunes siguen perteneciendo a todos los habitantes de la Comunidad Valenciana, es decir, limita la genericidad a dicha región pero no la elimina y además introduce otro elemento más de confusión, pues por su carácter geográfico o regional, incurre en la prohibición del Art. 124.6º del Estatuto de la Propiedad Industrial, y ello por la razón de ser de tal prohibición, que pretende evitar que se utilicen las denominaciones geográficas o regionales en beneficio exclusivo de una persona con exclusión de las demás, beneficiándose de una exclusividad geográfica o regional que nadie puede atribuirse. Por tanto, el Nombre Comercial completo solicitado, AGUAS DE VALENCIA, S.A., incurre en la genericidad impropia del nº 5º del Art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, en cuanto se refiere a toda clase de aguas, potables y no potables, pluviales o marítimas, naturales o minerales, embotelladas o no, careciendo de fuerza individualizadora, a lo que hay que añadir que el elemento VALENCIA en lugar de individualizar introduce un elemento más de confusión, al otorgar a toda esa clase de aguas un carácter regional, geográfico, pudiendo introducir la creencia errónea de que toda clase de aguas de la Comunidad Valenciana pertenecen a la empresa solicitante, con lo cual la denominación en su conjunto lejos de tener la necesaria fuerza diferenciadora del resto de las aguas de tal Comunidad que no le pertenecen induce al error de que pueda creerse que todas las aguas de la Comunidad Valenciana le pertenecen al solicitante y en consecuencia procede estimar el motivo de casación examinado por infringir la sentencia recurrida el Art. 124.5º y 6º del Estatuto de la Propiedad Industrial.
Al estimar el único motivo de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, sin hacer expresa condena en costas del mismo, conforme establece el Art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 4266/1994, interpuesto por la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, contra la sentencia nº 276 de fecha 25 de marzo de 1994, dictada por la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso administrativo nº 2809/93.
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) Que casamos y anulamos dicha sentencia por no ser conforme a derecho, y en su lugar dictamos otra por la que desestimamos el recurso contencioso administrativo nº 2809/1993 interpuesto por AGUAS DE VALENCIA, S.A., contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 2 de octubre de 1991 y 28 de septiembre de 1992 que denegaron la inscripción del Nombre Comercial nº 1.225.579 AGUAS DE VALENCIA, S.A., y declaramos conformes a derecho las resoluciones impugnadas.
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) Denegamos definitivamente la inscripción registral del Nombre Comercial nº 1.225.579 AGUAS DE VALENCIA, S.A.
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) No hacemos expresa condena en costas ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria certifico.
