STS, 25 de Noviembre de 2003
| Ponente | D. Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2003:7495 |
| Número de Recurso | 7844/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 25 de Noviembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Noviembre de dos mil tres.
En el recurso de casación nº 7844/1998, interpuesto por la entidad TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION), representado por la procuradora Doña Rosa Sorribes Calle, y asistido de letrado, contra la sentencia nº 479/1997, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 26 de Junio de 1997 y recaída en el recurso nº 2075/1994, sobre denegación inscripción marca nº 1.609.834 "UROGARD"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION), contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de junio de 1994, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la resolución dictada por la mencionada Oficina en fecha 20 de julio de 1993, por la que se denegó la inscripción de la marca nº 1.609.834 "UROGARD", para amparar productos de la clase 10.
Notificada dicha sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 18 de marzo de 1998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente (TERUMO KABUSHIKI KAISHA-TERUMO CORPORATION) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 31 de julio de 1998, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, al amparo del apartado 4º del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los siguientes motivos de casación:
1) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas.
2) Infracción de la jurisprudencia interpretativa del mencionado artículo por falta de aplicación de la misma, consistente en que en la confrontación de dos distintivos de marcas debe prescindirse de los elementos genéricos o muy generalizados que comporten.
3) Infracción de la jurisprudencia interpretativa del mencionado artículo por falta de aplicación de la misma, consistente en la necesidad de atender a las diferencias conceptuales de los elementos que integran las marcas enfrentadas.
4) Infracción de la jurisprudencia interpretativa del mencionado artículo por falta de aplicación de la misma, dado que la diferencia de productos de las marcas en cuestión excluye el riesgo de inducción a error o confusión en el mercado.
5) Infracción de la jurisprudencia interpretativa del mencionado artículo por falta de aplicación de la misma, consistente en que, al intervenir en la adquisición y expedición de los productos farmacéuticos y de los instrumentos quirúrgicos personal altamente especializado, disminuye el riesgo de inducción a error o confusión en el mercado.
Terminando por suplicar sentencia por la que se case la recurrida y dictando en su lugar otra estimatoria en todas sus partes del Recurso Contencioso-administrativo interpuesto, declare la nulidad de las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas y declarando la procedente concesión de la marca nº 1.609.834 "UROGARD" de la clase 10ª.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 30 de Septiembre de 1999, ordenándose por otra de fecha 25 de octubre de 1999 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (LA ADMINISTRACION DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 14 de octubre de 1999, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 5 de septiembre de 2003, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 20 de noviembre del corriente, en que tuvo lugar.
En esta casación se debate la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por la entidad TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION) contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la inscripción de la marca nº 1.609.834 UROGARD, de la clase 10, para "aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios (incluidos miembros, ojos, y dientes artificiales)", por su semejanza con la marca ORAGARD nº 1.585.455, de la clase 5, para "productos farmacéuticos, veterinarios,, sustancias de uso médico, materias para empastar dientes y moldes dentales, etc.".
El Tribunal de instancia fundamentó su fallo en los siguientes fundamentos:
"En un examen de conjunto de las marcas en conflicto, considerando la Sala que entre las denominaciones "UROGARD" y "ORAGARD" existe gran similitud, pues sólo se diferencian en las dos primeras vocales y desde el punto de vista fonético son casi idénticas, así con el hecho de que si bien las clases de productos son diferentes (10ª y 5ª respectivamente), coinciden, como acertadamente se razona en el acuerdo resolutorio del recurso de reposición, en su destino aplicativo y comercial por ser complementarios y pertenecer al ámbito de sanidad (en un caso se trata de aparatos e instrumentos médicos, quirúrgicos, veterinarios, dentales, incluyendo miembros artificiales, y en otro, se trata de productos farmacéuticos, veterinarios, sustancias de uso médico, materias para empastar dientes y moldes dentales, etc.), es por lo que ha de concluirse que resulta de aplicación la prohibición establecida en el art. 12.1 de la Ley de Marcas, por existir semejanza susceptible de inducir a confusión en el mercado"
.
Contra la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcrito en los antecedentes.
Aduce el recurrente que la sentencia no ha aplicado la jurisprudencia conforme a la cual no pueden tenerse en cuenta en la comparación de dos marcas enfrentadas los términos genéricos ("GARD", en el caso de autos) de ambas, debiendo atenderse únicamente al resto de la denominación, lo que restringe la comparación a URO (marca solicitada) con ORA (marca contrapuesta), en la que se observan notables diferencias que permiten su no confundibilidad. Añade que de esta comparación surgen diferencias conceptuales, referidas una a la urología y otra a la boca. Alega la disparidad de productos dirigidos a adquirentes distintos y concluye que la sentencia no tiene en cuenta la jurisprudencia de esta Sala sobre la disminución de riesgos de confusión en el caso de que estos adquirentes sean personas especializadas, como ocurre en el caso presente, que lo son médicos y farmacéuticos que claramente diferenciarán los productos que se les ofrecen.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
No se observa que la sentencia haya incurrido en una apreciación errónea o arbitraria en la comparación de las marcas tanto en relación con los signos enfrentados como en los productos que se comercializan por ambas. En efecto, los términos empleados revisten una similitud evidente y las diferencias son mínimas, sin que quepa partir de la descomposición gramatical de las palabras que realiza el recurrente, pues el vocablo GARD puede ser genérico en la lengua inglesa, pero en la española no tiene la misma consideración. No se trata de un vocablo de uso corriente o de traducción usual por el público, lo que implica que para el consumidor medio-al que hay que referir siempre la comparación- se integre en el conjunto de la denominación fundiéndose en un todo de fantasía, que impide apreciar las diferencias conceptuales a que se alude por el recurrente. Lo propio cabe decir del campo aplicativo de las dos marcas, que se desenvuelven en la esfera de la actividad médica, veterinaria y farmacéutica coincidentes en algunos aspectos-odontológicos-, por lo que la correlación con los términos "ora" y "ura", no es todo lo definitoria que se pretende, siendo lo suficientemente imprecisa, como para poder producir error incluso en los mismos profesionales que ejercen estas actividades. Procede, en consecuencia, desestimar los motivos de casación.
Al no estimarse los motivos de casación invocados, procede, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional de 1956, declarar no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente.
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 7844/1998, interpuesto por TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION) contra la sentencia nº 479/1997, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 26 de junio de 1997 y recaída en el recurso nº 2075/1994; con condena a la parte actora en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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SAP Zaragoza 581/2008, 24 de Octubre de 2008
...o al menos, que entre ambos litigios exista una relación tal que el anterior interfiera o prejuzgue el segundo pleito (STS 7-11-1992 y 25-11-2003 ), valoración que ha de ser hecha, en los casos de que se trata, a la luz de la limitación de la fuerza de la cosa juzgada de las sentencias dict......