STS, 11 de Julio de 2007
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2007:5873 |
| Número de Recurso | 9023/2004 |
| Fecha de Resolución | 11 de Julio de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Julio de dos mil siete.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 9023/2004 interpuesto por "DANONE, S.A.", representada por el Procurador D. José Manuel Villasante García, contra la sentencia dictada con fecha 23 de marzo de 2004 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 3608/1996, sobre concesión de la marca número
1.937.133, "Yogulletas"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "CASA SANTIVERI, S.A.", representada por el Procurador D. Adolfo Morales HernándezSanjuan.
"Danone, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 3608/1996 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de marzo de 1996, confirmado el 17 de octubre siguiente, que concedió la marca número 1.937.133, "Yogulletas" para productos de la clase 30.
En su escrito de demanda, de 20 de marzo de 2001, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en la que se declare que no se ajusta a Derecho, es nula y queda sin efecto, la resolución de la OEPM de 5/3/96 que concedió la marca 1.937.133 (0) 'Yogulletas' para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional, así como la de 17/10/96 que desestimó el recurso ordinario mis clientes y, en consecuencia, se proceda a su denegación y posterior inscripción de la misma en la OEPM". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 10 de marzo de 2003, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso, con expresa imposición de las costas del presente procedimiento".
"Casa Santiveri, S.A." contestó igualmente a la demanda con fecha 11 de abril de 2003 y suplicó sentencia "desestimando la demanda y confirmando dicho acuerdo, con imposición de costas a la recurrente". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 23 de marzo de 2004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por 'Danone, S.A.' contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, y sin pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales".
Con fecha 2 de noviembre de 2004 "Danone, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 9023/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos fundados en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional : Primero: por infracción del artículo 1 y de las letras e y f) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicable."
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
"Casa Santiveri, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó la confirmación de la sentencia recurrida con imposición de las costas a la recurrente.
Por providencia de 27 de marzo de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 3 de julio siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 23 de marzo de 2004, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Danone, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 1.937.133, "Yogulletas", para distinguir diferentes productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional, reducidos ulteriormente durante la tramitación del expediente sólo a "gallegas con yogurt y chocolate".
A la inscripción de la marca número 1.937.133, "Yogulletas", solicitada por "Casa Santiveri, S.A.", se había opuesto, entre otros, "Danone, S.A.".
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "en las descripciones aportadas en la contestación al suspenso, se limitan los productos solicitados a 'galletas con yogurt' por lo que no puede pensarse que los consumidores puedan sufrir error en cuanto a la composición del producto adquirido, por lo que la denominación impugnada no incurre en la prohibición fundamento del recurso".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:
"Entrando pues al estudio de la denominación impugnada 'Yogulletas', entiende la Sala que la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas es ajustada a derecho, toda vez que se trata de un vocablo de fantasía en el cual las sílabas Yogu no tiene por qué ir referidas al lácteo 'yogourt' que viene definido y protegido por la norma de calidad dictada por el Ministerio de Relaciones con las Cortes a través de una Orden de 1-7-87, sin que induzca a error alguno respecto de la composición del producto, toda vez que la citada marca comercializará galletas con yogourt. Procede por tanto la desestimación del presente recurso".
El recurso de casación consta de un solo motivo, amparado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, subdividido en cuatro apartados de los que analizaremos en primer lugar el segundo. La parte recurrente se limita a denunciar con él, en términos muy escuetos, la supuesta infracción del artículo 1 de la Ley de Marcas, al que también se refería (sin argumento alguno) en el primero. Alega, en síntesis, que la expresión "Yogulletas" no constituye un "signo apto para ser marca".
El desarrollo argumental del motivo se limita a lo siguiente:
"Por todo lo expuesto podemos decir que las marcas impugnadas no cumplen los requisitos necesarios para ser marcas a tenor de lo dispuesto en el art. 1 de la Ley de Marcas ya que carecen de la necesaria aptitud distintiva como para diferenciar los productos de una empresa de los idénticos o similares de otras empresas, faltando de esta forma al requisito básico registral".
Semejante alegación resulta, en primer lugar, insuficiente para fundar el motivo, pues lo mismo se podría aplicar a esta marca que a cualquier otra ante la falta de argumentos específicos que demuestren su conclusión. En segundo lugar, nada impide que el término "yogulleta" distinga un determinado producto, alimenticio o no, tratándose como se trata -y acertadamente así lo subrayó la Sala de instancia- de una mera denominación de fantasía a la que no se puede negar su capacidad distintiva propia.
Desestimamos análoga alegación de la misma sociedad recurrente en nuestra sentencia de 4 de mayo de 2004 (recurso de casación 4571/2000 ) al resolver, previa casación de la sentencia por incongruente, el recurso contencioso-administrativo número 1200/1997 interpuesto por aquélla contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de julio de 1996 y 20 de marzo de 1997, que concedieron la marca 1.962.904 "Yogusol Pascual", entre otras.
Afirmamos en aquella sentencia, frente a la tesis de "Danone, S.A." según la cual aquella marca y otras denominaciones entonces empleadas y admitidas a registro no poseían la necesaria aptitud distintiva, que "[...] la conjunción lo es de parte de esos elementos, simbiosis que da a la denominación un sentido de fantasía, cuyo examen visual y fonético, a primera vista, no permite inducir que se esté haciendo referencia a ninguno de aquellos vocablos, por lo que el signo adquiere la suficiente distintividad, que permitirá al consumidor asociarlo a una cierta calidad y a un origen empresarial, cumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley de Marcas ."
El segundo apartado del motivo único, en consecuencia, ha de ser rechazado.
En la primera parte de su motivo de casación "Danone, S.A." aduce que la nueva marca infringe las prohibiciones absolutas de registro insertas en las letras e) y f) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley de Marcas, insistiendo bien en el "carácter engañoso de la marca impugnada" bien en su ilegalidad.
Como ya hiciera en la instancia, sobre la base de que la denominación "yogur" goza de protección específica (norma de calidad aprobada por Orden de 1 de julio de 1987, ulteriormente derogada por el Real Decreto 179/2003) y habida cuenta de que la marca impugnada pretende, a su juicio, "designar con la denominación yogur" productos que no son yogur sino galletas, concluye que se produce tanto la inducción a error proscrita por el artículo 11.1.f) de la Ley 32/1988, de Marcas, como la ilegalidad proscrita por la letra e) del mismo artículo y apartado, ya que con la nueva marca se legitimarían "usos de denominaciones reservadas por la normativa".
La imputación presenta también evidente analogía con la que rechazamos en la sentencia de 4 de mayo de 2004, antes citada. Dijimos en ella a este respecto lo siguiente:
"[...] Se aduce, en primer lugar, que el término 'yoghourt' goza de protección mediante una norma específica contenida en la Orden de 1 de julio de 1987. Es cierto que su artículo 12 prohibe el empleo de esta palabra en la denominación de cualquier producto que no cumpla los requisitos previstos en la misma. Sin embargo, las marcas que se han concedido 'MASGUR, YOGUSOL y TOPGUR' no reproduce el término 'yogurt' sino que se limitan a incorporar una parte del mismo 'YOGU' 'GUR', con otros elementos diferentes 'MAS, SOL o TOP', las que se integran en un sonido propio, en nada confundible con el protegido, adquiriendo sustantividad y autonomía, que impedirá que los consumidores crean que se encuentran en presencia de ese producto protegido. De aquí que no se dé la prohibición, ni tampoco la del apartado e) del artículo 11 de la Ley de Marcas, ya que la utilización de parte de un término no lo es del todo, que es lo que la norma prohibe.
[...] Igualmente deben rechazarse los argumentos dirigidos a incluir la marca concedida en la prohibición del artículo 11.1 .f), ya que el signo de fantasía resultante de la unión de sílabas sueltas de otras palabras, no genera en el consumidor medio la impresión de una determinada calidad, procedencia, o características del producto, cuando aquellas sílabas han sido elegidas de forma arbitraria. [...]".
La premisa en la que descansan las dos denuncias de infracción no es, pues, adecuada. El término "yogulletas" no equivale al de "yogur" aunque incorpore parte de las letras de éste En último extremo podría, hipotéticamente, existir la inducción a error del consumidor si los productos para los que se solicita fuesen de otro género o calidad, pero no cuando la nueva marca trata de proteger o reivindicar en exclusiva precisamente galletas que tienen yogur como ingrediente.
En el tercer apartado del motivo único la parte recurrente se limita a citar ejemplos de marcas cuyas denominaciones considera similares y que, sin embargo, han sido denegadas. La alegación no puede ser estimada pues, de un lado, ninguna de dichas denominaciones coincide con la que es objeto de este recurso y cada una de aquellas tiene sus propias características diferenciales; de otro lado, no se reseñan respecto de ninguna de ellas qué productos tratan de proteger. Por lo demás, la mera existencia de precedentes administrativos, de cualquier signo que fueran, no vincula la decisión jurisdiccional ulterior.
El último apartado del motivo único carece de sustantividad propia en la medida en que se remite a "las sentencias" citadas "a lo largo de este recurso" como jurisprudencia supuestamente infringida. Se trata, en realidad, de una sola sentencia de esta Sala, dictada el 12 de abril de 1988, que sin embargo, como bien subraya la parte recurrida, nada tiene que ver con la situación objeto del presente litigio.
En aquella sentencia la Sala consideró que, ante la protección dispensada a las palabras "yoghourt y yogur [que] son objeto de una especial definición reglamentaria en el Real Decreto 705/1976, y, por ende, tienen un concreto sentido jurídico derivado del Ordenamiento vigente," no cabía su "su utilización como marca para productos que ninguna relación guardan con aquel sentido jurídico del término", lo que ocurría con los signos distintivos allí examinados que eran las siguientes marcas:
"1.ª) 'YOGHOURT-José Cordón Sola-Barcelona' número 1.022.342, para distinguir 'desodorantes de ambiente; hierbas medicinales para infusiones; paños higiénicos, compresas absorbentes; bragas, bandas y tampones para la menstruación; gasas esterilizadas, algodón hidrófilo y esparadrapo; 2.ª) 'YOGUR-José Cordón Sola' número 1.022.348, para distinguir los mismos productos; 3.ª) 'YOGHOURT-José Cordón SolaBarcelona' número 1.022.343, para distinguir 'amianto, mica, aislantes y aisladores eléctricos; gutapercha, goma elástica, balata y sucedáneos; bloques, barras, placas, láminas, tubos y anillos de materias plásticas'; y 4.ª) 'YOGUR' número 1.022.349, para distinguir los mismos productos que la anterior."
Es claro que ninguna analogía existe entre aquellas marcas y productos y la presente que, precisamente por referirse a un producto comestible compuesto por galletas con yogur, no incurre en la prohibición entonces aplicada.
Procede, en suma, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 9023/2004, interpuesto por "Danone, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de marzo de 2004 recaída en el recurso número 3608 de 1996. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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