STS, 4 de Mayo de 2004
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2004:2999 |
| Número de Recurso | 4667/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 4 de Mayo de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cuatro de Mayo de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 4667/2000, interpuesto por la Procuradora Dª. Yolanda Luna Sierra, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación INSAGO PVC, S.A., contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso-administrativo nº 275/1999, con fecha 13 de abril de 2000, sobre inscripción de la marca nº. 2.078.646, clase 19; siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo nº 275/99, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictó sentencia de fecha 13 de abril de 2000, cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS Que debemos desestimar el recurso contencioso- administrativo promovido por INSAGO PVC, S.A., representada por el Procurador Don Dionisio Mantilla Rodríguez, contra la resolución publicada en el boletín Oficial de la Propiedad Industrial (B.O.P.I.) de fecha 26.02.99, adoptada por la Sección de Recurso de la oficina Española de Patentes y Marcas O.E.P.M en fecha 10 de diciembre de 1.998, por la cual se desestima expresamente el Recurso Ordinario interpuesto en fecha 24 de julio de 1.998 por la recurrente contra el acuerdo de la O.E.P.M. de fecha 5 de junio de 1.998 denegatorio de la Marca mixta, gráfico-denominativa, número 2.078.646, de objeto "INSAGO PVC S.A. HHH HER MET 10", en clase 19 del Nomenclátor Internacional de Marcas, in que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos par su imposición". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de INSAGO PVC S.A. se interpuso recurso de casación el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 11 de mayo de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 23 de junio de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando y anulando la sentencia recurrida y dictando sentencia acordando la concesión de la marca nº 2.078.646 en clase 19.
La Sección Primera de esta Sala, por Auto de fecha 8 de noviembre de 2002, admitió el recurso de casación. Por providencia de fecha 16 de enero de 2003, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso al Sr. Abogado del Estado, a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que efectuó en escrito presentado el día 20 de enero de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declarara no haber lugar al recurso y se impusieran las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 6 de febrero de 2004, se señaló este recurso de casación para votación y fallo el día 27 de abril de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
El recurrente articula tres motivos de casación al amparo del Art. 88.1d) de la Ley Jurisdiccional; el primero, por infracción del artículo 12.2º de la Ley de Marcas, y el segundo, y tercero por infracción de la jurisprudencia de la Sala que cita.
El primer motivo, formulado en la infracción del artículo 12.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debemos apreciar su concurrencia pues tal precepto permite registrar una marca semejante a otra ya registrada, incluso si concurre la coincidencia aplicativa de productos o servicios, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión.
En el caso de autos constaba la expresa autorización del titular prioritario otorgada en Escritura Pública Notarial con fecha 13 de abril de 1999, del titular de la marca nº 1.740.347 "HERMET" para proteger productos de la clase 6º, por virtud del cual se autoriza a INSAGO PVC S.A., a inscribir su marca nº 2.078.646, de la clase mixta, con la leyenda "INSAGO PVC, S.A. HERMET 10" con gráfico de leyenda cuadrada de forma irregular, para proteger productos de la clase 19 "puertas y ventanas no metálicas, materiales de construcción no metálicos", por lo que la semejanza fonética entre los dos signos enfrentados que la Sala de instancia apreció, (y cuya apreciación no admitidos como luego diremos) no era suficiente para impedir el acceso al registro de la marca aspirante. No existía necesidad de adoptar otras medidas adicionales para excluir el riesgo de confusión por tratarse de productos de diferentes clases del Nomenclátor, clase 19 y 6, que aunque relacionadas por el área de aplicación de ambas, la construcción, son totalmente inconfundibles y diferentes, puesto que los de la aspirante son productos de P.V.C. no metálicos, y los de la oponente son metálicos.
La aplicación del artículo 12.2º de la Ley invocado debió determinar, la estimación del recurso contenioso-administrativo y la inscripción de la marca aspirante, dado que dicho artículo 12.2 de la Ley, sólo establece la prohibición en caso de identidad, no en el de semejanza, que en el caso presente es hasta discutible, pues entre "INSAGO PVC, S.A. HER MET 10", con gráfico de etiqueta con dos rombos en su interior y "HERMET", existen numerosas diferencias fonéticas y gráficas que otorgan a la marca aspirante fuerza diferenciativa suficiente para evitar todo riesgo de error o confusión, máxime cuando los productos que ambas protegen pertenecen a distintas clases del Nomenclátor Internacional, y además son diferentes por su naturaleza "metálicos y no metálicos", por lo cual no era necesario adoptar ninguna medida especial para evitar confusión entre ellas, y procede la aplicación al caso presente de lo previsto en el artículo 12.2º de la Ley de Marcas, que la Sala de instancia no aplica correctamente dado que se está refiriendo siempre al artículo 150 del viejo Estatuto de la Propiedad Industrial, que ha sido modificado por el artículo 12.2º de la Ley, en consecuencia es procedente la estimación del recurso contencioso-administrativo y determinará ahora la del de casación, sin necesidad de analizar los demás motivos articulados, por innecesarios. Y, en lógica consecuencia con cuanto queda dicho, esta Sala, al "resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate" ha de estimar, asimismo, el citado recurso contencioso-administrativo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfacerá las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Ha lugar al recurso de casación número 4667/2000, interpuesto por la Procuradora Dª. Yolanda Luna Sierra, en nombre y representación de INSAGO PVC S.A., contra la sentencia de 13 de abril de 2000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 275 de 1999, sentencia que casamos.
Estimamos el recurso contencioso-administrativo número 275/1999 interpuesto por INSAGO PVC S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de diciembre de 1998 que desestimó el recurso ordinario deducido contra la anterior de fecha 5 de junio de 1998, denegatoria de la protección registral de la marca nº 2.078.646, clase 19.
Anulamos estas resoluciones, dejándolas sin efecto por no ser ajustadas a derecho, y declaramos la procedencia de la inscripción de la marca número 2.078.646 para productos de la clase 19 del Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios, de la forma solicitada.
Cada parte satisfacerá las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Fernando Cid Fontán, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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