STS, 22 de Diciembre de 2003
| Ponente | D. Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2003:8350 |
| Número de Recurso | 3615/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 22 de Diciembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Diciembre de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 3615/1999, interpuesto por DOW JONES & COMPANY INC., representada por la Procuradora Dª. Almudena González García, asistida de Letrado, contra la sentencia nº 281 dictada el 24 de marzo de 1999 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 2278/1995, sobre marca mixta gráfico-denominativa " DIRECCION000 " nº NUM000 ; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo nº 2278/95, la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 281 de fecha 24 de marzo de 1995, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente "FALLAMOS: Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de la empresa DOW JONES AND COMPANY INC., contra las resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes con fecha 4 de febrero de 1994 y 29 de junio de 1995, que confirmamos por ser conformes a Derecho; sin expresa imposición de las costas procesales a ninguna de las partes". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de DOW JONES AND COMPANY INC. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 19 de abril de 1999, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 1 de junio de 1999, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y decretando la pertinencia de que se deniegue la inscripción a la solicitud de registro de marca NUM000DIRECCION000 .
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 16 de octubre de 2000, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 30 de noviembre de 2000, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 6 de octubre de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 18 de diciembre de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.
Mediante este recurso de casación, DOW JONES & COMPANY INC., pretende la anulación de la sentencia nº 281 que desestimó el recurso contencioso-administrativo de DOW JONES & COMPANY INC., contra la concesión a D. Armando de la marca mixta gráfico-denominativa "DIRECCION000 ", con gráfico, para la clase 18ª "cinturones, bolso y maletas de cuero e imitaciones de cuero".
A la concesión de dicha marca se opuso DOW JONES & COMPANY, INC., en base a su marca nº 1.627.435 "THE DOW JONES AVERAGES", clase 16ª "publicaciones", y la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió inicialmente la marca en resolución de 4 de febrero de 1994, contra la cual DOW JONES & COMPANY, INC. interpuso recurso ordinario, que no fue resuelto expresamente y, considerando desestimado por silencio el recurso ordinario interpuesto contra la concesión de la marca, interpuso recurso contencioso-administrativo nº 2278/1995, contra dicha concesión.
La sentencia de instancia nº 281 de fecha 24 de marzo de 1999 desestima el recurso contenciso-administrativo, de manera que, tras su sentencia, la marca aspirante resultó concedida. El oponente, hoy articula contra la sentencia de instancia un solo motivo de casación al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional, denunciando que la misma ha quebrantado las normas reguladoras de la sentencia, incurriendo en incongruencia omisiva por no haber debatido ni resuelto todas las cuestiones fundamentales que constituyen la pretensión del recurrente, de indudable transcendencia en la resolución del litigio al haberse limitado a examinar la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas sin tener en cuenta temas fundamentales planteados cuales son, el riesgo de asociación, la notoriedad de la marca oponente, la infracción del artículo 13 c) de la Ley de Marcas en cuanto que el aspirante pretende aprovecharse del crédito o reputación logrado por la marca oponente, y la infracción del artículo 8º del Convenio de la Unión de París sobre protección del nombre comercial. Examinada la sentencia recurrida se observa que en efecto, se limita a establecer la comparación entre las marcas enfrentadas y llega a la conclusión de que no concurre la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, porque existen suficientes diferencias fonéticas en los términos "THE, AVERAGES" del oponente diferencias gráficas y la diferente naturaleza de los productos que ambas protegen "cinturones, bolsos y maletas" de la aspirante, y "publicaciones" de la oponente que las hacen inconfundibles.
Tal conclusión se podría considerar totalmente correcta, si la parte oponente no hubiese planteado en la primera instancia dos cuestiones de indudable transcendencia que no han sido tenidas en cuenta por la sentencia, cuales son el riesgo de asociación con el intento de aprovecharse del crédito o reputación de la marca notoria, y el artículo 8º del Convenio de la Unión de París, sobre cuyas cuestiones la sentencia guarda el más absoluto silencio incurriendo en incongruencia omisiva al no resolver de acuerdo con las pretensiones de las partes. Respecto de la primera cuestión no le ofrece duda a esta Sala que la marca aspirante mixta, nº NUM000 "DIRECCION000 ", con gráfico de una máquina registradora y del tipo de letra, para proteger productos de la clase 18ª "cinturones, bolsos, maletas" de la propiedad de D. Armando , y su oponente nº 1.627.435 "THE DOW JONES AVERAGES", clase 16ª "publicaciones", aunque tienen como diferencias los términos "THE, AVERAGES" y el gráfico de la aspirante y la diferencia de productos, ambas mantienen un núcleo idéntico que las identifica, cual es "DIRECCION000 " y que aunque los productos que ambas protegen son diferentes e inconfundibles dado el carácter renombrado de la marca inscrita, no rige el principio de especialización de las mismas, ello no impide que se produzca el riesgo de asociación entre ellas, expresamente prohibido en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, distinto del riesgo de confusión por semejanza o identidad, como lo demuestra, que el precepto utiliza la conjunción disyuntiva "O" generar un riesgo de asociación con la marca anterior, y por tanto, la no existencia de riesgo de confusión, no elimina la posibilidad de que se produzca riesgo de asociación entre las dos marcas, dado que la identidad de los términos "DON JONES", de ambas, produce en el consumidor la sensación de que los productos de las mismas, aunque diferentes, tienen un origen empresarial común con la marca prioritariamente inscrita, que es lo que sucedería en el caso de autos, haciendo suponer al público consumidor que los "cinturones, bolsos y maletas", se fabrican también por la marca americana "THE DOW JONES AVERAGES", y en definitiva se atribuiría a ambas marcas idéntica procedencia empresarial, lo que unido al carácter renombrado de la marca oponente inscrita, que constituye la denominación del índice bursátil de la bolsa de Nueva York, conocido en el mundo entero, da motivos suficientes para considerar que la marca aspirante, que no guarda ni la más mínima relación con la identidad o razón social de su propietario, y que se ha tomado como denominación de fantasía que puede suponer un aprovechamiento indebido de la reputación y fama de la marca oponente, con evidente infracción del artículo 13 c) de la Ley de Marcas y del artículo 8º del Convenio de la Unión de París que protege en España el nombre comercial "DOW JONES & COMPANY INC." de la titularidad del oponente, y llegamos en consecuencia a la estimación del único motivo de casación formulado por el recurrente y en definitiva a la estimación del recurso de casación que examinamos, casando y anulando la sentencia recurrida.
Una vez anulada la sentencia recurrida, la Sala recuperando plena jurisdicción sobre el recurso contencioso-administrativo nº 2278/95, y con absoluta libertad en la apreciación de las pruebas, dictar una nueva sentencia por la que estimando el recurso contencioso-administrativo nº 2278/95, interpuesto por DOW JONES & COMPANY INC., contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de febrero de 1994 y contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso ordinario interpuesto contra la primera acordaron la inscripción registral de la marca mixta nº NUM000 "DIRECCION000 ", clase 18ª, ordenar que las resoluciones impugnadas no son conformes a Derecho y como tal las anulamos ordenando la definitiva denegación de la marca solicitada.
Al estimar el único motivo de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, sin expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo conforme dispone el Art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 3615/1999, interpuesto por la Procuradora Dª. Almudena González García, en nombre y representación de DOW JONES & COMPANY INC., contra la sentencia nº 281 de fecha 24 de marzo de 1999, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 2278/1995, casando y anulando dicha sentencia.
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) En su lugar dictamos otra por la que estimamos el recurso contencioso-administrativo nº 2278/1995, interpuesto por la entidad DOW JONES & COMPANY INC., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas a las que la demanda se contra y las anulamos por no ser conformes a Derecho, acordando la definitiva denegación de la inscripción registral de la marca nº NUM000 , mixta "DIRECCION000 ", clase 18ª.
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) No hacemos expresa condena en costas ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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