STS, 31 de Marzo de 2009
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2009:1518 |
| Número de Recurso | 4926/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 31 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de marzo de dos mil nueve
En el recurso de casación nº 4926/2007, interpuesto por la Entidad CENTRE D´ACTIVITATS FISIQUES, S.A., representada por el Procurador Don Federico Pinilla Romero, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 614/2007 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 16 de julio de 2007, recaída en el recurso nº 234/2004, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.510.776 "DIRT FUN HOUSE"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad CENTRES D´ACTIVITATS FISIQUES, S.A., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de febrero de 2004 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 24 de octubre de 2003, que concedió la inscripción de la marca nº 2.510.776 "DIRT FUN HOUSE" para productos de la clase 41ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 20 de septiembre de 2007, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (CENTRE D´ACTIVITATS FISIQUES, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 12 de noviembre de 2007, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción de los arts. 6.1b) y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia que desarrolla dichos preceptos.
Terminando por suplicar dicte sentencia estimatoria del indicado recurso, anulando y casando la sentencia recurrida y anulando las resoluciones recurridas de la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se acordó la concesión de la marca nº 2.510.776 "DIRT FUN HOUSE".
Por providencia de la Sala, de fecha 16 de enero de 2008, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 31 de enero de 2008 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 28 de febrero de 2008, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 12 de marzo de 2009, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 24 de marzo de 2009, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó a D. JOFRE GALTÉS FUENTES la inscripción de la marca nº 2510776 "DIRT FUN HOUSE" para distinguir servicios de organización de actividades de esparcimiento (diversión), servicios de educación, formación y entretenimiento, actividades deportivas y culturales en la clase 41 del Nomenclátor Internacional de marcas. Durante la tramitación administrativa presentó oposición a este registro la entidad CENTRE D´ACTIVITATS FÍSIQUES, S.A., en base a sus marcas nacional nº 2052788 DIR para servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales en clase 41 y comunitaria nº 529669 DIR para proteger diversos productos en clases 16- 25- 28 y los servicios de educación, formación; esparcimiento, actividades deportivas y culturales de la clase 41. La oposición no prosperó y frente a la concesión de la marca, "DIRT FUN HOUSE", CENTRE D´ACTIVITATS FÍSIQUES, S.A., formuló recurso de alzada ante el director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que fue desestimado por considerar a las marcas "DIRT FUN HOUSE" y DIR MIXTA compatibles por las suficientes disparidades de conjunto apreciables entre ellas que permiten excluir el riesgo de error en el público.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo desestimó con base en los siguientes fundamentos:
<
Por otra parte, no cabe considerar, como sostiene la actora, que los términos "fun house" deban ser reputados como genéricos, por su significado en lengua inglesa como "casa de diversión", puesto que, como se desprende de las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 1997 y 16 de mayo de 2002 , entre otras, los vocablos en lengua extranjera tienen normalmente la consideración de denominaciones caprichosas o de fantasía, al carecer inmediatamente de sentido para el ciudadano común, de modo que ha de atenderse exclusivamente a la similitud fonética o gráfica del conjunto de los signos discutidos.
Por tanto, una vez descartada la existencia de una similitud entre ambos signos confrontados, en una valoración de conjunto de los mismos, debe descartarse igualmente que se dé un riesgo de asociación, el cual descansa igualmente sobre la semejanza entre las marcas confrontadas, tal y como se desprende del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 ".>>
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en el artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por infracción de los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001, de marcas así como de la jurisprudencia aplicable:
1) Imputa a la sentencia la infracción del artículo 6.1 b) de la citada ley y de la jurisprudencia con las siguientes alegaciones:
-
Ausencia de valoración del riesgo de confusión respecto de la semejanza existente entre los signos, que fue lo alegado en la demanda, y haber fundamentado la desestimación del recurso única y exclusivamente en el hecho de no ser idénticas, cuando el precepto prevé la existencia de riesgo de confusión por semejanza. Resalta la recurrente que no impugna una valoración errónea del tribunal de instancia sino la ausencia de dicha valoración.
-
Considera infundada e ilógica la conclusión de la sentencia acerca de que los vocablos FUN y HOUSE de la marca aspirante constituyen vocablos de fantasía, porque para el nivel cultural medio del consumidor al que van dirigidos los servicios que distingue la marca, tienen un significado totalmente conocido y descriptivo de las actividades o servicios protegidos por la marca pretendida.
-
Alega que siendo idénticos los servicios protegidos, el tribunal de instancia, siguiendo la jurisprudencia consolidada por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, debió haber realizado un estudio comparativo entre la similitud de los signos por una parte y la compensación de este factor respecto del ámbito aplicativo, y esto no ha sido contemplado por la sentencia impugnada.
2) Infracción del artículo 8 de la Ley 17/2001, de marcas y de la jurisprudencia que lo desarrolla:
Alega esencialmente que la notoriedad de la marca DIR que invocó en la demanda, no ha sido tenida en cuenta en la sentencia impugnada, lo que supone una clara incongruencia y una valoración errónea del hecho enjuiciado porque según criterio jurisprudencial admitido y unánime el riesgo de confusión es tanto más elevado "cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior.
El objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que:
"No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".
En principio, no existen sustanciales diferencias respecto de la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001, con la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, siendo la diferencia más importante, no en su contenido, sino en su procedimiento, el que se suprima la posibilidad que anteriormente tenía la Oficina Española de Patentes y Marcas de oponer de oficio una marca anteriormente inscrita, de tal forma que las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición.
El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada.
Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos.
En vía jurisdiccional, será el juzgador de instancia el que valorará el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados, y si la semejanza es de tal intensidad que origine un riesgo de confusión en el público. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
En el presente caso no se observa que el Tribunal de instancia haya incurrido en manifiesto error, arbitrariedad o irracionalidad al realizar la comparación de las marcas enfrentadas, únicos supuestos en que cabría corregir en casación esa valoración. En efecto, el examen de conjunto de ambas marcas, que es el que debe presidir la comparación, permite distinguir claramente la una de la otra, lo que impide que el motivo alegado en relación con la infracción del artículo 6.1 b) de la Ley de marcas pueda prosperar.
En efecto, imputa a la sentencia infracción legal del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, por errónea aplicación del precepto, pero el estudio de la sentencia a la luz de lo preceptuado en él, no permite concluir inequívocamente que ha habido una indebida aplicación del mismo, porque con independencia del acierto en la redacción del fundamento jurídico, el hilo argumental parte de una evidencia, que es la no coincidencia entre los signos para terminar concluyendo que no son semejantes sino diferenciables en su conjunto y menciona la inexistencia de cualquier riesgo de confusión por parte del público consumidor de los respectivos servicios amparados por las marcas en liza. La lectura detenida de la sentencia, y en su integridad, no ofrece dudas acerca de que lo valorado ha sido la semejanza, quedando patente en el fundamento jurídico 3º in fine, resultando irrelevante que haya partido de la valoración de la identidad de los signos, porque finalmente ha enjuiciado la semejanza, concluyendo que no concurre entre las marcas comparadas.
Contiene, de forma expresa, los elementos que deben interconectarse al realizar la valoración de la compatibilidad de los signos y del razonamiento jurídico explícito e implícito de la sentencia, se concluye que el Tribunal de instancia no ha incurrido en manifiesto error, arbitrariedad o irracionalidad al realizar la comparación de las marcas enfrentadas.
Tal conclusión, resulta evidente por la absoluta diferenciación de los signos, desde cualquiera de los planos estudiados examinando las marcas con el máximo rigor por la coincidencia aplicativa en los servicios protegidos. Gráficamente, las marcas oponentes nacional nº 2052788 DIR MIXTA y comunitaria nº 529669 DIR MIXTA, constan de un gráfico que representa unas siluetas en movimiento y el término DIR formando un conjunto mixto que en nada se parece ni evoca a la marca pretendida, por lo que resultan completamente dispares desde el primer impacto visual, y lo mismo se predica al percibirse por vía oral los signos enfrentados "DIRT FUN HOUSE" solicitada y compuesta por una secuencia de términos que resulta absolutamente dispar respecto de las marcas oponentes DIR Y GRÁFICO DE SILUETAS desde el primer impacto auditivo.
La alegación acerca del carácter asequible de los términos fun y house para el ciudadano medio del sector implicado, tampoco puede ser acogida. Es innegable que cada vez más se extiende el conocimiento de la lengua inglesa en España, pero si bien es apreciable que algunos términos sí han pasado a ser conocidos o incluso utilizados en algún sector científico, industrial, comercial o financiero, esto no es predicable de la denominación solicitada que implica, para su comprensión, cierta fluidez de vocabulario que no es extensible al ciudadano medio al que va dirigida la marca, y tampoco es acogible la alegación acerca del carácter descriptivo de los términos fun y house, no solamente porque en puridad no lo sean para el ámbito aplicativo en el que va a desenvolver sus efectos la marca, sino porque sería irrelevante, que alguno o alguno de los términos de un signo compuesto por varios términos pudieran serlo, si el conjunto o todos los elementos que la componen, no lo son.
El segundo motivo tampoco puede prosperar. La recurrente dice explícitamente: "Esta falta de pronunciamiento respecto de la notoriedad de la marca DIR de mi representada, además de suponer una clara incongruencia, supone una valoración errónea de los hechos enjuiciados...". Tal alegato, está presidido por la incongruencia omisiva y este motivo, para haber podido ser estudiado en casación, debía haber sido invocado al amparo del artículo 88.1c) de la Ley Jurisdiccional y argumentando la indefensión sufrida.
Cabe añadir, a mayor abundamiento, que resulta contradictorio alegar la falta de pronunciamiento respecto de la notoriedad y achacar al mismo tiempo a la sentencia -al hilo de esta alegación- que realiza una valoración errónea de los hechos enjuiciados.
En cualquier caso, siendo evidente la diferencia entre ambos signos, el elemento causal de la prohibición desaparece, ya que el consumidor conocerá claramente cuál es el origen empresarial de los servicios. Esta misma diferencia excluye cualquier tipo de incongruencia conforme a reiterada jurisprudencia (Sentencias de fecha 10 de octubre de 2003, 11 de noviembre de 2004 y 15 de marzo de 2005, entre otras).
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 4926/2007, interpuesto por la Entidad CENTRE D´ACTIVITATS FÍSIQUES, S.A., contra la sentencia nº 614/2007 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 16 de julio de 2007, recaída en el recurso nº 234/2004; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
