STS, 5 de Julio de 2004

En el proceso contencioso-administrativo número 1963/97, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 16 de noviembre de 2000, por la que desestimó el recurso interpuesto por el Letrado D. José Antonio Hernández Rodríguez, en nombre y representación de la Entidad Mercantil ROC INTERNATIONAL, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, contra la resolución de 2 de junio de 1997 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que confirmaba, en vía de recurso ordinario, la dictada el 20 de noviembre de 1996, que concedió el registro de la marca número 1.976.413 "DEOROCK", clase 3ª.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil ROC INTERNATIONAL, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE recurso de casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 21 de diciembre de 2000 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 23 de febrero de 2001, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado este escrito y sus copias respectivas y por formalizado el recurso de casación en tiempo y forma legal, se sirva admitir todo ello y previos los trámites previstos por la Ley en esta clase de procedimientos, dicte en su día sentencia por la que se declare haber lugar al recurso, case y anule la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1963/97, dictando otra por la que acuerde la no conformidad a derecho de las resoluciones administrativas que determinaron la concesión de la marca número 1.976-413, DEOROCK, clase 3 (desodorantes).».

La Sala, por providencia de fecha 19 de junio de 2002, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 16 de septiembre de 2002 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO), a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 24 de septiembre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 21 de abril de 2004, se señaló este recurso para votación y fallo el día 22 de junio de 2004. Por providencia de 5 de mayo de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat. El acto tuvo lugar en la fecha señalada.

Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de noviembre de 2000, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la Entidad Mercantil ROC INTERNATIONAL, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de noviembre de 1996, que acordó la concesión de la marca número 1.976.413 "DEOROCK" a favor de la Comercial GUERRERO SÁNCHEZ APARICIO, S.L., para amparar productos de la clase 3 del Nomenclator Internacional de Marcas, desodorantes, confirmada por la resolución de 2 de junio de 1997, que desestimó el recurso de reposición interpuesto.

La sentencia objeto del recurso de casación fundamenta la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 1.976.413 "DEOROCK" con la marca obstaculizadora número 1.769.760 "ROC" con gráfico, en la aplicación razonada de los criterios jurisprudenciales fijados por esta Sala interpretando el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, según se advierte en el fundamento jurídico segundo en los siguientes términos:

Como es bien sabido, la protección que el Registro otorga a las denominaciones en cuanto signos mercantiles, está en función de prohibir en el Registro aquellas denominaciones que constituyan una imitación de los elementos, medios y características de todo orden de otra denominación ya registrada; ello es así porque el Derecho quiere proteger a la empresa mediante un régimen de prohibiciones, a fin de que el prestigio, el crédito en el mercado y la valoración de sus productos o servicios por parte del público quede salvaguardado --entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1997--. Las prohibiciones a las que la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas se refiere, son aquellas que salvaguarden todo riesgo de error o confusión. Así, el artículo 12, 1 a) de la misma señala, en lo que aquí interesa, que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior»; prohibiendo el artículo 13.c) el acceso al registro de «los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.».

Entre los criterios jurisprudenciales utilizables para ponderar la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 16 de octubre de 1997, viene a expresar, textualmente, que «El criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, figuras o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin más que una sencilla visión, apreciación, lectura o audición de conjunto, que no se entretengan en descomponer o aquilatar técnicamente ni de una forma desmesuradamente minuciosa los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones léxico-gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presentan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error del consumidor..»; añadiendo que «en los casos en que las marcas cuestionadas consistan en una denominación mixta (gráfico-- denominativa), o meramente gráfica, de cuyo distintivo formen parte, como aditivo del vocablo designante de un objeto, o como simple sumando de un conjunto complejo en el que entran otros componentes fonéticos o gráficos, o como elemento exclusivo o aislado, la «representación o dibujo o figura» de un animal o de otra cosa o ente material, o, incluso, de letras, mayúsculas o minúsculas, aisladas, o de números o guarismos árabes o romanos, o de otros objetos semejantes, esta Sala ha dejado sentado, al respecto, que, en tales casos, «lo que importa y decide, y lo que debe ser comparativamente apreciado, es el diseño o dibujo característico», pues no hay protección ni exclusiva sobre la idea evocada sino solo sobre las concretas versiones fonéticas o gráficas que son la materia de cada marca individualizada, y que «basta que dichos objetos no se presenten con similitud absoluta en las marcas a tratar para que quepa la reivindicación individualizada de los mismos y el otorgamiento de las marcas».".

Pues bien, en el caso enjuiciado, proyectando la anterior doctrina legal, resulta incuestionable, como señalan las resoluciones recurridas, que entre las marcas enfrentadas existen suficientes diferencias gráficas y denominativas que excluyen todo riesgo de error o confusión para el público consumidor; diferencias que se constatan a simple vista, sin que sea lícito intentar descomponer las diferentes grafías de la marca solicitada a fin de intentar obtener, cual pretende la actora, un aparente resultado de similitud. Lo cierto es que de una visión de conjunto de las marcas enfrentadas resultan evidentes las múltiples diferencias que entre ellas existen, y que, por ello, excluye toda idea de error o confusión.Diferencias que se constatan no solo en la diferente denominación de las marcas sino también en el gráfico que acompaña a la oponente. En definitiva, se constatan suficientes diferencias denominativas, fonéticas y gráficas como para que debamos concluir en la inexistencia de error o confusión en el mercado.

El hecho de la identidad o similitud de los productos que las marcas protegen no es suficiente para declarar su incompatibilidad, y tal factor --STS. Sala 3ª, Sección 3ª, de 20 de marzo de 1997-- sólo puede apreciarse de un modo secundario y para reforzar la diferencia o igualdad entre las marcas, pero nunca contar como elemento diferenciador exclusivo.

Por último no existe ni siquiera una prueba indiciaria que haya de presumir que con la marca solicitada, la entidad que pretende su registro, haya de obtener un provecho como el que la parte recurrente alude.

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El primer motivo de casación, articulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, se fundamenta en la alegación de que la sentencia de la Sala de instancia infringe el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, por no apreciar que las marcas enfrentadas número 1.769.760 "ROC" con gráfico y la número 1.976.413 "DEOROCK" son manifiestamente semejantes en el aspecto fonético, al incluir ambas el vocablo "ROCK o ROC", que carece de valor distintivo por su carácter genérico, cuya utilización común puede inducir al consumidor a riesgo de confusión de los productos de las dos marcas, que amparan productos de la misma clase 3, que se comercializan en un mismo mercado, ignorando que el precepto legal sólo exige la concurrencia de uno de los elementos que integran la similitud para declarar la incompatibilidad, y censura que se deje de valorar la notoriedad que la marca "ROC" tiene en el sector de los productos de perfumería y la proclividad a confundir marcas semejantes en el tipo de consumidor medio que adquiere productos de no elevado precio y consumo frecuente.

Procede rechazar la prosperabilidad del primer motivo de casación articulado por infracción del ordenamiento jurídico porque la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de noviembre de 2000 realiza una interpretación razonable del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que expresa que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación de la marca anterior.

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Debe recordarse a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas y los límites impuestos a esta Sala para alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos

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Cabe compartir el criterio jurídico expresado por la sentencia impugnada que aprecia, del análisis comparativo entre la marca aspirante número 1.976.413 "DEOROCK", que ampara desodorantes, producto de la clase 3, y la marca obstaculizadora número 1.769.760 "ROC", que ampara productos cosméticos dermatológicos, de la clase 3, la relevancia distintiva, porque son perfectamente distinguibles al existir suficientes diferencias denominativas y gráficas, que se constatan a simple vista, y fonéticas, lo que provoca que no concurra el presupuesto de riesgo de confusión o de asociación de procedencia empresarial, a pesar de la similitud en los productos y la comercialización en los mismos establecimientos, que pudiera propiciar que los consumidores puedan pensar que las dos marcas tienen un origen empresarial común, ni del riesgo de evocación de una falta impresión sobre la calidad del producto.

Y procede advertir que esta Sala, en su función del Tribunal de Casación, no puede modificar la apreciación de la Sala de instancia sobre la distinción entre las marcas confrontadas, porque la naturaleza del recurso de casación de recurso extraordinario, impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, procediendo desestimar la pretensión de que se sustituya la apreciación de los hechos fijados que permiten distinguir la marca "DEOROCK" de la marca opuesta por la entidad recurrente "ROC".

El segundo motivo de casación, articulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, se fundamenta sustancialmente en la alegación de que la sentencia infringe el artículo 13. c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, porque no considera la notoriedad, el prestigio y la gran calidad de la marca "ROC" para distinguir productos en el sector de la perfumería y la cosmética, que parece ignorar la Sala, contradiciendo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, y la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, debe ser igualmente desestimado.

Procede rechazar que la Sala de instancia haya infringido la prohibición establecida en el artículo 13 en su apartado c) de la Ley de Marcas, tendente a evitar el registro de marcas que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrales y el artículo 6 bis del Tratado Internacional para la protección de la Propiedad Industrial, que protege la marca notoria, al no poder alterar los hechos de los que parte la sentencia de instancia, que no estima que el registro de la marca aspirante "DEOROCK" pretenda un provecho indebido de la reputación de la marca obstaculizadora, salvo que se acreditara que se han vulnerado los preceptos legales que regulan el valor de la prueba tasada, ni modificar la apreciación de la inexistencia de identidad ni semejanza entre las marcas confrontadas, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, de conformidad con la doctrina jurisprudencial constante de este Tribunal Supremo.

Una marca es notoria, según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998), cuando el general conocimiento que de ella existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, mientras que en el caso de la marca renombrada ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma.

En definitiva, esa apreciación ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiendo por tal, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

Y debe señalarse que, conforme es doctrina de esta Sala, el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose declarado que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, aquel precepto deviene aplicable.

Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil ROC INTERNATIONAL, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de noviembre de 2000, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1963/1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil ROC INTERNATIONAL, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de noviembre de 2000, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1963/1997.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Fernando Cid Fontán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.