STS, 22 de Febrero de 2005

En el proceso contencioso-administrativo número 5945/1998, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 4 de diciembre de 2001, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Eduardo Codes Feijoo en representación de «Sogeval, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva S.A.» contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de Noviembre de 1.998, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra el acuerdo de 5 de Febrero de 1.998 por la que se acordó la inscripción de la marca nacional número 2.084.929 "EUROVIDA ORO CENTRAL HISPANO", en la clase 36 del nomenclátor por ser dicho acto administrativo ajustado a Derecho, sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes. ».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad SOGEVAL, S.A., SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA recurso de casación, que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 17 de abril de 2002 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 31 de mayo de 2002, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos unidos y sus copias, se sirva admitirlo, unirlo a los Autos de su razón y, teniéndome por recurrente, acuerde tener por formalizado e interpuesto el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 4 de diciembre de 2001 y, admitiendo plenamente las razones alegadas, previos los trámites oportunos, acuerde resolver conforme a Derecho procediendo a la estimación del motivo alegado y en su consecuencia case y anule la citada sentencia, denegando el acceso al registro de la marca 2.084.929 denominada "EUROVIDA ORO CENTRAL HISPANO".».

La Sala, por providencia de fecha 24 de septiembre de 2003, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 5 de noviembre de 2003 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 3 de diciembre de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 16 de noviembre de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 15 de febrero de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de diciembre de 2001, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Compañía Mercantil SOGEVAL, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de noviembre de 1998, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución precedente de 5 de febrero de 1998, que concedió la marca número 2.084.929 "EUROVIDA ORO CENTRAL HISPANO" para amparar servicios comprendidos en la clase 36 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre el fundamento de la sentencia recurrida.

La sentencia de la Sala de instancia recurrida fundamenta la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 2.084.929 "EUROVIDA ORO CENTRAL HISPANO" para servicios de la clase 36, con la marca oponente número 641.136 "EUROVIDA", que distingue servicios de la clase 36, en la apreciación de que existen suficientes diferencias de carácter fonético que permiten distinguirlas y evitan cualquier riesgo de confusión entre los consumidores, acogiendo la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en base a los siguientes razonamientos que se refieren en los fundamentos jurídicos cuarto y quinto, en los siguientes términos:

Los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otros, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión (Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.

Aplicando tal doctrina al caso de autos teniendo en cuenta que la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 1996 entiende que no toda semejanza entre marcas es suficiente para que sean incompatibles, sino solamente aquella semejanza que suponga un riesgo de confusión entre los productos de ambas; por ello la Sala entiende que no se producen los factores de riesgo que alega el recurrente para oponerse a la marca concedida, pues entre la marca "EUROVIDA" y la marca "EUROVIDA ORO CENTRAL HISPANO" existen suficientes diferencias de carácter fonético para diferenciarlas, pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; pudiendo concluir que las marcas enfrentadas suenan al oído de forma diferente y son perfectamente diferenciables, por lo que procede en consecuencia la desestimación del recurso dado que la resolución recurrida que es totalmente conforme a derecho y no ha de ser anulada al no existir ningún riesgo de confusión para el consumidor.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación se articula en dos motivos que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la formulación del primer motivo de casación por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, del antiguo artículo 124 del Estatuto de Propiedad Intelectual, y de la jurisprudencia que los interpreta, se censura que la sentencia de la Sala de instancia incurre en error al no apreciar la incompatibilidad entre la marca aspirante número 2.084.929 "EUROVIDA ORO CENTRAL HISPANO" y la marca oponente número 641.136 "EUROVIDA", que se deriva de la casi total identidad denominativa y fonética entre las marcas enfrentadas, que evidencia que se pretende por la Sociedad Central Hispano Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, un aprovechamiento desleal del prestigio, la fama y la notoriedad alcanzadas por la marca obstaculizadora en vulneración del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

En la exposición del segundo motivo de casación se aduce que la sentencia recurrida infringe por indebida aplicación la jurisprudencia de esta Sala dictada en interpretación del artículo 12 de la Ley de Marcas y el antiguo artículo 124 del Estatuto de Propiedad Intelectual, que establece como directrices doctrinales el principio de que el riesgo de confusión se acentúa si se trata de marcas destinadas a operar en el mismo área comercial por lo que los tribunales deberán exigir a la Administración un especial rigor en el examen comparativo de las marcas enfrentadas cuando las marcas se estructuren por vocablos parecidos.

Se refiere que la sentencia recurrida incurre en contradicción con la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de noviembre de 2000, que en un supuesto casi idéntico -el examen de la compatibilidad entre las marcas EUROVIDA y EUROVIDA CLASIC CENTRAL HISPANO- concluye con un pronunciamiento opuesto.

Sobre el primer y segundo motivos de casación.

Procede rechazar que la sentencia recurrida incurra en la infracción legal y de la jurisprudencia denunciadas como primer y segundo motivos de casación, que por su conexión deben ser examinados conjuntamente, al realizar la Sala de instancia una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Cabe coincidir con el criterio de la Sala de instancia que razona que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas al apreciarse el grado de disparidad denominativa y fonética perceptible por la utilización en la marca aspirante de la razón social de una entidad bancaria, que promueve que el consumidor medio pueda diferenciarlas en una percepción de conjunto, de modo que no existe riesgo de confusión ni riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial de los servicios ofrecidos, a pesar de que ambas marcas se refieran a servicios que se ofrezcan en la misma área comercial del sector de seguros.

La conclusión de la sentencia recurrida es conforme con la doctrina de esta Sala que, en la sentencia de 21 de julio de 2004 (RC 2822/2001), considera que la inclusión en la marca aspirante de los vocablos "CENTRAL HISPANO" permiten diferenciarla de otras marcas en que no se incluye este elemento denominativo que goza de relevante fuerza distintiva según se razona en los siguientes términos:

En efecto, aun cuando referidas a servicios más o menos próximos, no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan las suficientes diferencias como para excluir el riesgo de confusión de los usuarios, sobre la base de que los nuevos signos aspirantes introducen menciones significativas (los vocablos Central Hispano) que están ausentes de los opuestos. La Sala de instancia bien pudo, pues, apreciar que no concurría en este caso la doble similitud, de signos y de servicios o productos amparados, necesaria para aplicar la prohibición relativa prevista en el precepto cuya infracción se aduce como motivo único del recurso.

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La declaración de compatibilidad de las marcas opositoras que refiere la sentencia de la Sala de instancia no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala expresada en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, que refiere que el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino sólo aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

Debe manifestarse que carece de fundamento la alegación de la infracción del artículo 124 del Estatuto de Propiedad Industrial, al no poder fundarse el juicio de juridicidad de la sentencia recurrida en la invocación de una norma marcaria derogada, que no ha sido aplicada por la Sala de instancia, debiendo rechazar que, asimismo, pueda constituir parámetro jurisprudencial la doctrina controvertida pronunciada por el órgano sentenciador al resolver un caso similar, que no puede prevalecer sobre la doctrina de esta Sala por la posición institucional que ostenta de órgano supremo en todos los órdenes jurisdiccionales en la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico estatal, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la Entidad recurrente, porque debe advertirse que esta Sala en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.».

Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Procede rechazar que la Sala de instancia haya vulnerado el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, que establece que se debe rehusar el registro de un signo que constituya la reproducción o la imitación de una marca notoriamente conocida y susceptible de crear confusión y utilizada para distinguir productos idénticos o similares, que debe ponerse en relación con el artículo 13 c) de la propia Ley, cuando establece que: "No podrán registrarse como marcas; los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados".

Debe señalarse que, conforme es doctrina de esta Sala, el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose declarado por el órgano sentenciador que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, aquel precepto deviene inaplicable.

Y debe referirse que esta infracción que descansa en la notoriedad de la marca obstaculizadora no se ha fundado con carácter autónomo, respecto de la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, ni se ha acreditado que la utilización de la marca aspirante suscite riesgo de evocación de los servicios de seguros ofrecidos por la Entidad recurrente o produzca debilitamiento o distinción del prestigio y la reputación de la marca oponente.

Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad SOGEVAL, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de diciembre de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 5945/1998.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad SOGEVAL, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de diciembre de 2001, dictada en el recurso contencioso- administrativo 5945/1998.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.