STS 413/1992, 21 de Abril de 1992
| Ponente | D. JAIME SANTOS BRIZ |
| Número de Recurso | 606/1990 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 413/1992 |
| Fecha de Resolución | 21 de Abril de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Abril de mil novecientos noventa y dos.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación porla Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, como consecuencia de autos de menor cuantía sobre uso exclusivo y excluyente sobre denominación "Rochas", cuyo recurso fue interpuesto por Creaciones Rochas, S.A., representado por el Procurador de los Tribunales don José Grnados Weil, y asistido del Letrado doña Mª Rosa Sanz Río-Moro, en el que es recurrido Parfums Rochas, S.A. representado por el Procurador don Enrique Sorribes Torra, y asistido del Letrado don Luis Torrents Fernández- Mayoralas.
Ante el Juzgado de 1ª instancia nº 5 de Oviedo, fueron vistos los autos de juicio de menor cuantía promovidos a instancia de Parfums Rochas Societe Anonyme, contra Creaciones Rochas S.A., sobre uso exclusivo y excluyente sobre denominación "Rochas".
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual , previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho , suplicó se dictase sentencia por la que se estimara la demanda.
Admitida a trámite la demanda el demandado la contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho, los que estimó oportunos, y formulando reconvención, de la que se dio traslado a la otra parte, contestando en tiempo y forma, según consta en autos.
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 8 de mayo de 1.989, cuya parte dispositiva es como sigue:"Estimando la demanda, debo hacer y hago las siguientes declaraciones:
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- Que en virtud de la prioridad de adopción, uso, y registro, a favor de la actora de los signos distintivos cuyas certificaciones se han acompañado como documentos nº 1, 2, 3 y 4, corresponde a "Parfums Rochas S.A.", el derecho de uso exclusivo y excluyente sobre la denominación "Rochas", en relación con las actividades y productos mencionados en tales certificaciones.
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- Que la denominación social "Creaciones Rochas S.A.", de la demandada, aplicada a las actividades de su objeto social, es susceptible de inducir a error o confusión en el tráfico mercantil respecto de la personalidad y actividades de "Parfum Rochas S.A.".
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- Que, por consiguiente, debo condenar y condeno a "Creaciones Rochas", a abstenerse de continuar utilizando la denominación "Rochas", en cualquier concepto que fuere, como signo distintivo o parte de signo distintivo de su empresa, actividades y productos y, en caso de seguir actuando mercantilmente, a la modificación de su denominación social, suprimiendo de ella el nombre "Rochas".
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- Se ordena la cancelación en el Registro Mercantil de la denominación social actual de la entidad demandada, "Creaciones Rochas S.A."
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- Debo condenar y condeno a "Creaciones Rochas S.A.", a indemnizar a "Parfums Rochas" los daños y perjuicios sufridos por esta, como consecuencia del uso por aquélla del distintivo mercantil "Rochas", en cuantía a determinar pericialmente en ejecución de sentencia.
No ha lugar a lo solicitado en el apartado 6 de la demanda.
Todo ello con condena en costas de la entidad demandada.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Oviedo dictó sentencia con fecha 25 de enero de 1.990, cuyo fallo es como sigue: "Se desestima el recurso de apelación interpuesto por Creaciones Rochas S.A., contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de los de esta capital, confirmando dicha resolución, y con expresa imposición de las costas a la entidad recurrente".
El Procurador don José Granados Weil, en representación de Creaciones Rochas, S.a., formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos: Motivo Primero.- Infracción, por interpretación errónea del artículo 123 del estatuto sobre propiedad industrial aprobado por Real Decreto/Ley de 26 de julio de 1.929, en relación con el artículo 1.692-5º de la Ley de Enjuiciamiento civil. Motivo segundo.- Infracción, por aplicación indebida, de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 29-1-87, 31-10-88, entre otras. Motivo tercero.- Infracción, por no aplicación, del artículo 1.249 del Código civil.Motivo cuarto.- Infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 3 de febrero de 1.973 y 6 de octubre de 1.973.
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día siete de abril del actual, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JAIME SANTOS BRIZ
El planteamiento del juicio de menor cuantía de que dimana el recurso de casación interpuesto por la parte demandada "Creaciones Rochas S.A. se deduce de los pedimentos de la demanda interpuesta por "Parfums Rochas, S.A.", que fueron estimados en ambas instancias en el sentido de: 1º Que a la actora le corresponde el derecho de uso exclusivo y excluyente sobre la denominación ROCHAS, explotación industrial relacionada con la costura, la peletería y la moda. 2º Que la denominación "Creaciones Rochas, S.A."de la demandada, dedicada a la fabricación, confección, compra, venta y distribución de toda clase de géneros de vestir confeccionados, es susceptible de inducir a error o confusión en el tráfico mercantil respecto a la personalidad y actividades de la actora. 3º Se condena en consecuencia a la demandada a abstenerse de continuar utilizando la denominación "Rochas", en cualquier concepto que fuere, como signo distintivo o parte de signo distintivo de su empresa, actividades y productos y, en caso de seguir actuando mercantilmente, a al modificación de su denominación social, suprimiendo de ella el nombre "Rochas". 4º Se ordena la cancelación en el Registro Mercantil de la denominación social actual de la entidad demandada. 5º Se condena a ésta a indemnizar a la actora los daños y perjuicios sufridos por la misma actora como consecuencia del uso por aquélla del distintivo mercantil "Rochas", en cuantía a determinar pericialmente en ejecución de sentencia. Estos pronunciamientos del fallo recurrido derivan, en parte, de haber aceptado la demandada, actual recurrente, en sus escritos de alegaciones (así en el hecho 5º del escrito de contestación a la demanda) el legítimo derecho de la actora a utilizar en exclusiva sus marcas "Parfums Rochas", "Marcel Rochas Paris" y "Rochas Paris"; de forma que está dispuesta la recurrente a cambiar su denominación social, viniendo a reconocer en definitiva los apartados uno, dos, tres y cuatro del suplico de la demanda, y quedando reducido ahora el presente recurso a la cuestión relativa a la indemnización de daños y perjuicios al impugnar exclusivamente el recurso el apartado quinto del fallo antes recogido, ya que nada se impugna de los demás pronunciamientos acogidos por la Sala "a quo".
En cuanto a la referida cuestión de indemnización de daños, son puntos de hecho a tener en cuenta derivados de lo actuado y admitidos por la Sala de apelación: a) Se dice que la petición de daños y perjuicios es una consecuencia de todos los pronunciamientos del suplico de la demanda, fundamentada legalmente en el apartado 3º del artículo 123 del Estatuto de Propiedad Industrial, estimándose que la entidad demandada ha lesionado el derecho de propiedad industrial de la actora; teniendo en cuenta, además, que es presumible que los socios de la demandada conocieran la fama de la firma demandante y trataran de sacar provecho de ello. b) Que al recibir la demandada ahora recurrente la primera comunicación de la empresa actora, se cuidó de no vender utilizando para distinguir sus productos su denominación social, manifestando que desde entonces utiliza la marca "Maribel Salvi". c) Todo esto, dice la sentencia de primer grado (fundamento de derecho 2º), justifica la indemnización de daños y perjuicios. d) Abundando en el mismo criterio, la sentencia recurrida en casación sostiene que "es obvio que en toda infracción a cualquiera de las modalidades de la propiedad industrial se producen perjuicios derivados de la confusión de los consumidores entre los signos distintivos, aunque no sean siempre de fácil concreción". En este supuesto -añade- el demandado se opuso a la práctica de la prueba pericial en primera instancia, alegando que no era necesaria, al solicitarse que se fijaran los daños en la sentencia y se defieran a un momento posterior. Por ello, entiende la Sala de instancia, que no cabe que alegue en apelación que no se concretaron los perjuicios.
Esta Sala de casación al examinar y resolver sobre los motivos primero, segundo y tercero, basados en el nº 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, alegando respectivamente la infracción del artículo 123 del Estatuto de propiedad industrial de 26 de julio de 1.929, la doctrina jurisprudencial que cita y el artículo 1.249 del Código civil, ha de estimar dichos motivos por las siguientes consideraciones: a) Los referidos puntos de hecho consignados en el precedente fundamento de derecho no son en modo alguno suficientes para eximir a la parte actora de la prueba "de la existencia" de los daños, ni éstos pueden presumirse por las simples afirmaciones de la demanda; porque si bien es presumible que toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta para darlos por efectivamente probados en su existencia. b) La circunstancia de que no se practicara una prueba pericial, intentando la prueba de la existencia de los daños alegados, es imputable a la parte actora que no insistió en su petición, como pudo hacerlo, no obstante la oposición de la parte contraria, y así resulta que tal prueba no se ha conseguido, ni en la sentencia se sientan unas bases para determinar "la cuantía", no la "existencia", de los daños en fase de ejecución de sentencia. c) El artículo 123 del Estatuto de Propiedad Industrial no exime en modo alguno de la prueba de la existencia de los daños, como lo revela su nº 3º al señalar que se puede pedir ante los Tribunales la indemnización de daños y perjuicios que le hayan "ocasionado" los que hayan lesionado el derecho del titular inscrito; es decir, se requiere la prueba de que tales daños y perjuicios se han causado, sin que baste la simple afirmación o la presunción de que pueden haberse ocasionado. d) Corrobora de forma definitiva el criterio expuesto la jurisprudencia de esta Sala, cuyas principales declaraciones, en esta materia se apoyan en que no puede condenarse a un resarcimiento de daños si éstos no se han probado; prueba que incumbe al acreedor reclamante de la indemnización (sentencias, entre otras, de 5 de marzo de 1.992, 2 de febrero y 6 de mayo de 1.960, 6 de octubre de 1.961 y 11 de marzo de 1.967); la determinación de la existencia o de la cuantía de los daños puede quedar excluida del aludido rigor de prueba cuando en contrato previo se haya pactado para el caso de incumplimiento una cantidad alzada que el infractor haya de satisfacer al perjudicado en concepto de indemnización de daños (supuestos de la llamada cláusula penal, artículos 1.152 y siguientes del Código civil) o cuando de los hechos demostrados se deduzca fatal y necesariamente la existencia de daño, (sentencias, entre otras, de 3 de abril de 1.960 y 28 de abril de 1.969); supuestos que no son los contemplados en estas actuaciones. La declaración y prueba de la existencia de los daños durante la litis no puede ser suplida por la remisión del problema a la fase de ejecución de sentencia, puesto que el artículo 360 de la Ley de Enjuiciamiento civil presupone la necesidad de que las partes prueban en el proceso declarativo, y el Juez investigue y estime en la sentencia, la existencia de una infracción contractual o de un acto ilícito y la de los daños y perjuicios causados realmente; doctrina aplicable tanto a la culpa contractual como a la extracontractual o de un acto ilícito y la de los daños y perjuicios causados realmente; doctrina aplicable tanto a la culpa contractual como a la extracontractual (sentencias de 17 de febrero de 1.951, 22 de mayo de 1.984 y otras muchas). Es inadmisible, por tanto, que al respecto se atenga el Tribunal a las afirmaciones del demandante, ni a la idea de que la determinación de la existencia de los daños pueda hacerse en la fase ejecutiva. e) No puede estimarse acreditada esa existencia como pone de relieve el motivo tercero, "presumiendo" tal existencia como deducida de que en el periodo probatorio del juicio no se concretaron los perjuicios porque el demandado se opuso a la prueba pericial propuesta por el demandante y éste no insistió en su petición de que se practicase aquella prueba pericial. Por ello no puede aceptarse que el hecho de que ha de deducirse la presunción, conforme al artículo 1.249 del Código civil, pueda basarse en aquella negativa de prueba de la parte demandada, lo que de ningún modo puede asimilarse al hecho que ha de estar "completamente acreditado", para poder basar en él una presunción, y en todo caso ninguna ilación, conforme al criterio humano que exige el artículo 1.253, existe entre tal hecho procesal y la conclusión obtenida de que se considere probada la existencia de unos daños. En consecuencia, han de estimarse los tres motivos examinados.
El último de los motivos alega la infracción de las sentencias que cita. En su desarrollo el recurrente viene a contradecir su posición puesta de relieve en el fundamento jurídico primero de esta sentencia al permitir el uso exclusivo y excluyente por la recurrida de la denominación comercial que ostenta y haber optado aquél por utilizar otra denominación; de ahí que prescindiendo de un más detenido examen de este motivo haya de ser desestimado.
La estimación de los tres primeros motivos y la aceptación de la subsistencia de los cuatro primeros pronunciamientos del fallo recurrido, desestimando únicamente el quinto, da lugar a una estimación en parte del recurso de casación que se interpuso, sin discriminar, contra toda la sentencia de instancia, manteniendo también la desestimación del apartado sexto de la súplica de la demanda. Y respecto de costas, al no ser íntegramente estimada la demanda, ello impide la condena en este extremo de la parte demandada, tanto en primera como en segunda instancia; por lo tanto, se modifica el fallo recurrido en cuanto ahora no se hace expresa condena en costas de ninguna de las dos instancias. Y en cuanto al recurso de casación, conforme al artículo 1.715, nº 4º, de la Ley Procesal civil, cada parte pagará sus costas. Todo ello con devolución del depósito constituido a la parte recurrente.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR a la estimación en parte del recurso de casación interpuesto por el Procurador don José Granados Weil, en nombre de "Creaciones Rochas, S.A.", contra la sentencia de fecha 25 de enero de 1.990 dictada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, la que anulamos únicamente en cuanto al apartado quinto del fallo contenido en la sentencia de primera instancia, y en cuanto a las costas, sobre las que no se hace pronunciamiento expreso respecto de las causadas en las dos instancias, y debiendo en este recurso de casación cada parte pagar las suyas. Con devolución a la recurrente del depósito que constituyó; y líbrese a la Audiencia Provincial de Oviedo la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jaime Santos Briz, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
