STS, 2 de Abril de 2007
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2007:2034 |
| Número de Recurso | 770/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 2 de Abril de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dos de Abril de dos mil siete.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 770/2005, interpuesto por la UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Magdalena Cornejo Barranco, contra la sentencia nº 1.619, dictada el 26 de octubre de 2004 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 132/2003, que confirmó la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de octubre de 2002 que había estimado el recurso interpuesto contra la dictada con fecha 5 de diciembre de 2001, y denegó el registro de la marca mixta nº 2.379.764 «DEHESA DE GALIANA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA UCLM» para distinguir productos de la clase 33 del nomenclátor internacional (bebidas alcohólicas, excepto cervezas) por apreciar riesgo de asociación con las prioritarias nº 1.715.381 «SENDA GALIANA» y nº 1.753.500 mixta «RIOJA SENDA GALIANA, S.A.», inscritas ambas también para la clase 33. Se ha personado en este recurso, como parte recurrida, la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso-administrativo nº 132/2003, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 26 de octubre de 2004, la sentencia nº 1.619 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por "Universidad de Castilla La Mancha" contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, y sin pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales». En dicho recurso fue emplazada la entidad Bodegas Viñas Senda Galiana, S.A., que no se personó en el mismo.
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación la Procuradora de los Tribunales Doña Magdalena Cornejo Barranco, en representación de la UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, a través de escrito de fecha 2 de diciembre de 2004, que fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 5 de enero de 2005, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Emplazadas las partes, la representación procesal de la UNIVERSIDAD DE CASTILLALA MANCHA formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, articuló un MOTIVO ÚNICO de casación, por el que denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia que lo interpreta. Concluyó suplicando a la Sala que «previos los trámites pertinentes y en su día se dicte sentencia por la que, acogiendo el motivo de casación alegado, se declare haber lugar al recurso de casación interpuesto, revocándose y dejándose sin efecto la sentencia recurrida, dictando una nueva por la que, declarando no ser conforme a derecho la resolución administrativa iniciadora del recurso contencioso-administrativo, se acuerde la concesión de la marca mixta número 2.379.764 "DEHESA DE GALIANA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA UCLM», de mi representada».
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 3 de octubre de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 30 de octubre de 2006 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, para que formalizara su oposición, lo que verificó mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2006, que concluyó suplicando a la Sala que «dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».
Por diligencia de ordenación de 8 de enero de 2007 se unió el escrito de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de fecha 28 de febrero de 2007 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 27 de marzo de 2007, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 26 de octubre de 2004 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, desestimando la pretensión de la actora, declaró la conformidad a derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de fecha 14 de octubre de 2002, que estimó el recurso de alzada interpuesto por la mercantil BODEGAS Y VIÑAS SENDA GALIANA, S.A. contra la resolución de fecha 5 de diciembre de 2001, y denegó la inscripción de la marca número 2.379.764, mixta con gráfico, «DEHESA DE GALIANA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA UCLM», para productos de la clase 33 del Nomenclátor (bebidas alcohólicas, excepto cervezas) por apreciar riesgo de asociación con las prioritarias nº 1.715.381 «SENDA GALIANA» y nº 1.753.500 mixta «RIOJA SENDA GALIANA, S.A.», inscritas ambas también para la clase 33.
La sentencia recurrida justifica su resolución en los siguientes términos: «Analizando, pues, en concreto, las denominaciones enfrentadas "Dehesa de Galiana" y "Senda Galiana, S.A.", si bien presentan diferencias notables de conjunto tanto por su gráfico y logotipo como por la forma de la grafía utilizada, es indudable que comparten la denominación característica "Galiana" que podría inducir a los consumidores, no a la confusión, pero sí a la asociación, entendiendo que ambas serían comercializadas por el mismo grupo empresarial y con las mismas características en cuanto a calidad».
El MOTIVO ÚNICO de este recurso de casación se formula al amparo del artículo 88.1.
d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo la recurrente denuncia que la sentencia impugnada infringe el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia que la interpreta ya que, para que opere la prohibición de acceso al Registro, es necesario que junto a la identidad entre los productos o servicios concurra también la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas enfrentadas, y en el presente supuesto la propia sentencia ha declarado que el signo prioritario y el aspirante «presentan diferencias notables de conjunto tanto por su gráfico y logotipo como por la forma de grafía utilizada». Si, efectuada una comparación global de conjunto entre los signos enfrentados, sin descomponerlos en cada uno de sus elementos, se aprecia que existen diferencias notables entre ellos, no puede resultar posteriormente que éstos sean semejantes. Y, excluido el riesgo de confusión, hay que entender excluido el riesgo de asociación.
Como bien ha señalado la parte recurrente, el artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
El motivo debe ser estimado. La interpretación que efectúa la sentencia de instancia sobre la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas es contraria a la jurisprudencia constante de esta Sala, que se ha manifestado de forma reiterada en los siguientes términos (Sentencia de 15 de septiembre de 2006, RC 4714/2004 ):
A estos efectos hemos de traer a colación la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de Noviembre de 1.997 (asunto C-251/95, Sabel) sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de
1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO
1.989, L 40, p.1), con cuyos principios se "alinea" la Ley 32/1.988 según su Exposición de Motivos, declarando la referida sentencia de 1.997, que "el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste". Doctrina que es asimismo aplicable al precepto correspondiente del Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1.993, sobre la marca comunitaria, esto es, al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento citado.
En esa línea jurisprudencial se destaca de manera constante que el riesgo de asociación constituye "un caso específico de riesgo de confusión". Más concretamente, el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de Septiembre de 1.998, Canon (C-39/97, Rec.p.I-5507), apartado 29, y de 22 de Junio de
1.999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec.p.I-3819), apartado 17).
Si, pues, la prohibición nacional, en la misma línea que la comunitaria, sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y de los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior, y el "concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión sino que sirve para precisar el alcance de éste", la consecuencia alcanzada en torno al riesgo de confusión entre las marcas se extiende asimismo al riesgo de asociación
.
Al separarse de la jurisprudencia de esta Sala, la sentencia ha incurrido en la infracción aducida en el motivo de casación articulado, lo que lleva a la estimación del recurso de casación y a la anulación de la sentencia impugnada.
Estimado el motivo de casación, debemos resolver [ex. art. 95.2.d) de la L.J .] dentro de los términos en los que el debate se planteó en la instancia. Es decir, debemos examinar si, como se mantiene en la demanda, los actos administrativos de la O.E.P.M. han vulnerado el artículo 12.1. a) de la Ley 32/1988, de Marcas .
Pues bien, al efectuar la comparación desde una visión de conjunto de las marcas, se aprecia que en el caso enjuiciado sólo concurre uno de los requisitos que impedirían el acceso al Registro de la aspirante «DEHESA DE GALIANA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA UCML», esto es, el que se refiere a la similitud de los productos, porque el nuevo signo, al igual que las marcas anteriormente inscritas «SENDAS GALIANA» y «RIOJA SENDA GALIANA, S.A.», trata de distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas). No se advierte, por el contrario, la concurrencia del segundo de los requisitos porque -como ya reconocía la sentencia recurrida- las marcas enfrentadas presentan diferencias de conjunto notables tanto por su gráfico y logotipo como por la forma de la grafía utilizada, que las hacen perfectamente distinguibles e impiden cualquier riesgo de confusión y, en consecuencia, de asociación. La Sala aprecia, además, que el término «GALIANA», cuyo significado es el de «cañada», queda singularizado mediante la anteposición del término «DEHESA» que nunca puede ser confundido con el término «SENDA». (En análogos términos se ha pronunciado la sentencia del T.S.J. de Madrid, Sección 3ª de fecha 1 de junio de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 123/03 entre indénticas partes personadas, referente a la marca "Torreón de Galiana Universidad de CastillaLa Mancha UCLM", clase 33 )
De acuerdo con el artículo 139.2 de la L.J ., no ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación ni a las de la instancia.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
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) Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Magdalena Cornejo Barranco, en representación de la UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, contra la sentencia nº 1.619, dictada con fecha 26 de octubre de 2004 en el recurso contencioso- administrativo nº 132/2003, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que casamos.
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) Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de octubre de 2002 que, estimando en recurso interpuesto contra la resolución de fecha 5 de diciembre de 2001, denegó el registro de la marca nº 2.379.764, con gráfico, «DEHESA DE GALIANA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA UCLM», para la clase 33 del Nomenclátor, acto administrativo que anulamos, al tiempo que declaramos la procedencia de inscribir la citada marca.
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) No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON.FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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STSJ Andalucía 3447/2010, 30 de Septiembre de 2010
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