STS, 13 de Abril de 2005
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2005:2239 |
| Número de Recurso | 5624/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 13 de Abril de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Abril de dos mil cinco.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5624/2002 interpuesto por "WINTERTHUR SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS", representada por la Procurador Dª. María Luisa Mora Villarrubia, contra la sentencia dictada con fecha 3 de abril de 2002 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso número 144/1998, sobre denegación de la marca número 2.026.781 "Winservice"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
"Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros" interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 144/1998 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero de 1997, confirmada por la de30 de julio de 1997, que denegó la inscripción de la marca número 2.026.781 "Winservice" y diseño para productos de la clase 36.
En su escrito de demanda, de 25 de noviembre de 1998, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que con expresa estimación del presente recurso contencioso-administrativo, se declare la nulidad, por contrarias al ordenamiento jurídico, de las resoluciones impugnadas, es decir, la de 5 de febrero de 1997, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que denegó la inscripción de la marca 'Winservice', y de la del Director de dicha Oficina, de 30 de julio de 1997, que la confirmó, declarando asimismo el derecho de mi mandante a inscribir la citada marca en la mencionada Oficina Española de Patentes y Marcas, imponiendo las costas a la Administración si se opusiera temerariamente a la presente demanda".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 22 de septiembre de 1999, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime la demanda".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 3 de abril de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimar la demanda interpuesta por Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, contra las resoluciones de la O.E.P.M. recogidas en el fundamento jurídico primero. Sin costas".
Con fecha 11 de septiembre de 2002 "Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5624/2002 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional: Único: "por haber infringido la sentencia recurrida, por aplicación indebida, la prohibición de inscripción en la O.E.P.M. establecida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas; así como la jurisprudencia que interpreta dicha prohibición".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas a la parte recurrente.
Por providencia de 25 de enero de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 5 de abril siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 3 de abril de 2002, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud se denegó la inscripción de la marca número 2.026.781 "Winservice", con gráfico, para distinguir productos de la clase 36 del Nomenclátor Internacional, en concreto "seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios".
A la inscripción de la marca número 2.026.781 "Winservice" y diseño, solicitada por "Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros", se había opuesto de oficio la marca número 1.634.331 "Win", que ampara productos de la misma clase. El rechazo de su inscripción, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados el solicitado 'Winservice' nº 2.026.781 y el citado de oficio 'Win' nº 1.634.331 manifiestas semejanzas denominativas de conjunto capaces de ocasionar un posible riesgo de equívocos o confusión en el mercado, y ello por cuanto ambos signos coinciden en el empleo del vocablo característico 'Win', el cual va a quedar en primer lugar en la retentiva del consumidor, máxime aún cuando el solicitante destaca en letra negra dicho término, ello unido a la identidad de ámbitos aplicativos (seguros y finanzas) en que ambos signos despliegan sus efectos va a determinar la incompatibilidad registral de los mismos en el mercado.
A mayor abundamiento destacar que si bien el solicitante es titular de las marcas 'Win Empresa' nº 1.980.383 y 'Win Noticias' nº 2.019.107, ello no prejuzga la presente cuestión al amparar productos incluidos en una clase distinta del Nomenclátor a la ahora reivindicada".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:
"En el presente caso, y sin perjuicio de que el interés privado aparezca muy diluido habida cuenta de la no personación del titular de la marca enfrentada, lo cierto es que la Administración ha mantenido correctamente los principios registrales que se derivan de los preceptos aplicables y citados, pues siendo idéntico el campo aplicativo, los términos Win frente a Winservice, por más que este último vaya acompañado del dibujo de una mano sujetando un teléfono, no es que se asemejen, sino que son los mismos, en definitiva, Win frente a Win, pues la expresión Service que se contiene en el nuevo signo pretendido ningún matiz diferenciador conlleva ni añade un valor significativo o individualizador, al contrario, sugiere que se trata del servicio telefónico de la marca precedente Win y, en suma, sugiere un mismo origen empresarial, por lo que el rechazo de su registro resulta conforme a derecho".
El recurso de casación consta de un solo motivo, interpuesto al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en el que se acusa a la sentencia recurrida de infringir, por aplicación indebida, el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas así como la jurisprudencia que lo interpreta. Vulneración de uno y otra que se habría producido, a juicio de la recurrente, "por cuanto la confrontación entre ambas marcas se ha hecho de manera parcial, contemplando de forma aislada sólo alguno de los elementos que las integran, olvidando la reiterada jurisprudencia del Alto Tribunal que ha venido declarando sin posibilidad de equívocos que la confrontación entre marcas debe hacerse atendiendo a la integridad de la marca aspirante en su conjunto [...]".
La censura es infundada. La Sala de instancia, tras apreciar la identidad aplicativa (ambas marcas se refieren a los mismos sectores de la actividad económica, financiera e inmobiliaria), ha examinado todos los elementos del nuevo signo, fonéticos y gráficos, para comparar el conjunto resultante con la marca prioritaria. No es que haya prescindido arbitrariamente de ninguno de ellos sino que, al contrario, ha destacado su incidencia en dicho conjunto y, derivadamente, su capacidad para generar el riesgo de asociación con la marca prioritaria.
La disociación de "win" respecto de "service" había sido resaltada en la solicitud de registro cuya descripción destaca que son términos separados e incluso presentan colores diferentes. La Sala analiza el nuevo signo desde el punto de vista fonético y conceptual afirmando tanto la identidad parcial respecto de uno de los dos términos (win) que la propia recurrente separaba cuanto la aptitud del término "service" para "sugerir un mismo origen empresarial", premisas de las que extrae la conclusión aplicable al conjunto en sí, esto es, la semejanza determinante del riesgo de asociación.
Afirma, acto seguido, la recurrente que aquel tribunal da al término "service" un significado que en castellano no tiene y discrepa también de que al gráfico de un teléfono sostenido por una mano, pueda reconocérsele "un carácter asociativo con la marca opuesta que no tiene fundamento". Concluye que las denominaciones de ambas marcas "[...] cuando se leen son completamente diferentes y perfectamente diferenciables e identificables, haciendo que su sonido y visualización sean completamente distintos y, en conclusión, no exista el más mínimo riesgo de confusión ni de asociación entre ellas, que es de lo que en definitiva se trata".
Formulada en estos términos, esta parte del motivo tampoco puede ser acogida habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada, esto es, en torno a las facultades de los tribunales de instancia para juzgar acerca de los presupuestos que permitan aplicar la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.
No resulta arbitrario o irrazonable sostener -como hace aquella Sala- que la marca cuyo registro se deniega tiene como elemento prevalente el término "Win", mientras que la expresión "service" y el dibujo del teléfono añadido pueden "sugerir que se trata del servicio telefónico de la marca precedente Win y, en suma, sugiere un mismo origen empresarial", con el consiguiente riesgo de asociación. Como ya hemos afirmado, al subrayar estas características el tribunal sentenciador no fragmenta artificiosamente el nuevo signo sino, por el contrario, lo aprecia en su totalidad para concluir que la nueva marca, vista en su conjunto, no es compatible con la precedente.
Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo española
No ha lugar al recurso de casación número 5624/2002, interpuesto por "Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros" contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 3 de abril de 2002, recaída en el recurso número 144 de 1998. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
