STS, 19 de Mayo de 2004
| Ponente | Fernando Ledesma Bartret |
| ECLI | ES:TS:2004:3447 |
| Número de Recurso | 5583/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 19 de Mayo de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Mayo de dos mil cuatro.
VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribuna Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en representación de SOCIEDAD ANÓNIMA VICHY CATALÁN, contra la sentencia de 27 de mayo de 1999 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 2/1996. Han sido partes recurridas la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, y la representación procesal de BODEGAS BILBAÍNAS, S.A.
En el recurso contencioso-administrativo nº 2/1996, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de 27 de mayo de 1999, cuyo fallo dice textualmente: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Vichy Catalán S.A. contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 30 de Agosto de 1995 que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de 2 de marzo de 1994, que denegó el acceso al Registro de la marca MÁGICA, marca nº 1701419, debemos declarar dicho acto conforme a derecho; sin hacer expresa declaración sobre las costas".
Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de SOCIEDAD ANÓNIMA VICHY CATALÁN, que el Tribunal "a quo" tuvo por preparado mediante providencia de 18 de junio de 1999.
Al amparo del art. 88.1.d) de la L.J., SOCIEDAD ANÓNIMA VICHY CATALÁN ha interpuesto este recurso de casación denunciando la infracción del art. 12.1.a) de la L.M. y de la jurisprudencia que cita, alegando que la STS de 26 de noviembre de 1999, en que se funda la recurrida, aplica el Estatuto de la Propiedad Industrial, por lo que sus conclusiones no son trasladables al presente supuesto, regido por la Ley 32/1988, de Marcas, que exige para denegar la inscripción: a) que exista identidad o semejanza con una marca anteriormente registrada: y b) que ambas marcas designen productos idénticos o similares. Invoca también la recurrente que ya existe en el mercado, registrada a su nombre, la marca EL AGUA MÁGICA, destinada a identificar aguas minerales. Y añade que, en cumplimiento de Directivas Comunitarias, las etiquetas deben mostrar el origen empresarial, en un caso SOCIEDAD ANÓNIMA VICHY CATALÁN y en el otro BODEGAS BILBAINAS, S.A., lo que ayudará a evitar la confusión. Concluye suplicando sentencia en la que "se declare que ha lugar al mismo y que se estima la motivación de casación en que se fundamenta al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción; casando y anulando dicha sentencia ahora recurrida y resolviendo en cuanto al fondo conforme a Derecho, según establece el art. 95.2.d) de la misma Ley Jurisdiccional, en conformidad al "petitum" contenido en el suplico de la precedente demanda formalizada ante el Tribunal de instancia, declarando así la nulidad de las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se acordó la denegación registral de la marca 1.701.419 denominada "MÁGICA"."
El recurso ha sido admitido mediante providencia de 29 de enero de 2001.
Se ha opuesto al recurso el Abogado del Estado. Suplica sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas a la parte recurrente.
Por providencia de 18 de diciembre de 2003 se suspendió el señalamiento efectuado para el día de la fecha, para emplazar a Bodegas Bilbaínas, S.A., señalándose nuevamente el día 18 de mayo de 2004, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha tuvieron lugar ambos actos.
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- El Registro de la Propiedad Industrial ha denegado la inscripción de la marca MÁGICA nº 1.701.419, solicitada por S.A. VICHY CATALÁN, porque considera evidente su similitud con la marca "MAGIC" nº 27.445, registrada a favor de BODEGAS BILBAÍNAS S.A., y porque además reputa manifiesta la relación de áreas comerciales existente entre los productos de la clase 32 que distingue la solicitada -aguas minerales- y esta última -enología, vinos, mostos, cervezas y vinagres-.
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- En su único fundamento jurídico (excluido el de costas) la sentencia impugnada comete el error de considerar la marca solicitada incluida en la clase 25 del Nomenclator oficial, siendo inequívoca e indiscutida su pertenencia a la clase 32. Dice a continuación la sentencia de forma contradictoria que "no aparecen notorias y acusadas diferencias que existen (sic) entre la marca solicitada y la prioritaria que eliminen el riesgo de confusión en el mercado entre los consumidores de los productos amparados por las marcas enfrentadas". Y añade que, aunque los productos respectivamente protegidos "no sean exactamente los mismos", ni "pertenezcan a la misma clase del Nomeclator oficial" (reincidiendo así en el error antes señalado), "ni a la misma área comercial", desestima las pretensiones contenidas en la demanda en aplicación de la jurisprudencia (cita la STS de 26 de noviembre de 1990) referente a que "en los casos de identidad gráfica o fonética de la denominación o diseño, los productos distinguidos quedan en segundo plano, al imperar el art. 150 antes que el 124.1 y 11" -se entiende que del Estatuto de la Propiedad Industrial- (lo entrecomillado es cita textual). Parece, pues, que, superados los errores y confusiones de la equívoca sentencia recurrida, la "ratio decidendi" de su pronunciamiento desestimatorio se halla en la apreciación de que las denominaciones "MÁGICA" y "MAGIC" incurren en identidad gráfica o fonética.
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- Esta Sala, al deliberar sobre el recurso de casación interpuesto por S.A. VICHY CATALÁN, advirtió que BODEGAS BILBAÍNAS, S.A. no había sido llamada ni al expediente administrativo, ni al proceso de instancia, no obstante poder tener un interés legítimo en su resultado. Por ello, para evitar su indefensión ha sido emplazada, habiéndose personado y formulado el correspondiente escrito de oposición.
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- El único motivo del recurso de casación se ampara en el art. 88.1.d) de la L.J., y en él se sostiene que la sentencia combatida ha infringido el art. 12.1.a) de la L.J. y la jurisprudencia que cita.
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- Ha lugar al recurso. Las denominaciones confrontadas no son idénticas. Son, si, similares o semejantes, con intenso grado de semejanza. Mas ello no es bastante para que entre en juego la prohibición contenida en el art. 12.1.a) de la L.J., invocado en el párrafo primero del fº.jº. 1º de aquella sentencia y luego olvidado en su párrafo 2º. Además de la similitud o semejanza de la denominación, tal precepto exige que los productos o servicios sean idénticos o similares de modo que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. Como hemos afirmado reiteradamente, la falta de uno de estos dos requisitos excluye la aplicación de la prohibición, salvo en supuesto (marca renombrada) que aquí no concurre.
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- En el caso enjuiciado han de considerarse productos diferentes las aguas minerales que pretende distinguir la marca solicitada y la bebida no alcohólica que es el "mosto", producto que, dentro del sector de las bebidas no alcohólicas, es el que, según BODEGAS BILBAINAS, S.A., puede ser confundido con las aguas minerales. Entiende la Sala que un consumidor o suministrador medio de estas últimas no corre el riesgo de confundirse eligiendo en su lugar otro producto perfectamente diferenciable como es el "mosto", debiendo rechazarse de igual modo cualquier hipótesis de riesgo de asociación La pertenencia de ambos productos al grupo de bebidas no alcohólicas no es bastante para aceptar como posible ninguno de aquellos dos riesgos. Pueden por tanto convivir pacíficamente ambas denominaciones, como de hecho ha convivido hasta ahora la marca prioritaria con la marca "EL AGUA MÁGICA" nº 1.701.418, que tiene registrada a su favor VICHY CATALÁN S.A. para distinguir también aguas minerales.
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- Por todo lo anterior, el recurso ha de ser estimado, pues, efectivamente, la sentencia ha interpretado erróneamente el ordenamiento jurídico que aplica. Y ello tanto si el fallo pretende encontrar su fundamento en el art. 12.1.a) de la L.M., como en el art. 150 del derogado Estatuto de la Propiedad Industrial, que, además, no es la norma reguladora del acto administrativo enjuiciado en la instancia, dictado en una fecha en que ya estaba en vigor la Ley de Marcas, cuyo art. 12.1.a) ha sido objeto de una interpretación que la sentencia recurrida no tiene en consideración, pues la jurisprudencia que invoca se refiere a una situación normativa superada por la Ley de Marcas.
De acuerdo con lo establecido en el art. 139.2 de la L.J., al haber sido estimado el recurso de casación, no ha lugar a la imposición de las costas. En cuanto a las de la instancia, cada parte ha de satisfacer las suyas.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad El Rey,
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) Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de SOCIEDAD ANÓNIMA VICHY CATALÁN, contra la sentencia de 27 de mayo de 1999 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 2/1996, sentencia que casamos y dejamos sin efecto alguno.
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) Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por VICHY CATALÁN, S.A. contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 30 de agosto de 1995 que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la de 2 de marzo de 1994, que denegó el acceso al registro de la marca "MÁGICA nº 1.701.419, actos administrativos que anulamos y dejamos sin efecto alguno, reconociendo el derecho de VICHY CATALÁN, S.A. al registro de la referida marca "MÁGICA" nº 1.701.419.
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) No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación. En cuanto a las de la instancia, cada parte soportará las suyas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIA, certifico.
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STSJ Castilla y León 2882/2011, 16 de Diciembre de 2011
...anterioridad a la orden de expulsión, procediendo, en consecuencia, la desestimación, también, de este motivo " (v. también la STS de fecha 19 de mayo de 2004, dictada en recurso 6/2002 ). Sobre el nacimiento a posteriori del hijo, dice la TSJ Navarra Sala de lo Contencioso-Administrativo, ......
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STSJ Castilla y León 2505/2011, 3 de Noviembre de 2011
...anterioridad a la orden de expulsión, procediendo, en consecuencia, la desestimación, también, de este motivo " (v. también la STS de fecha 19 de mayo de 2004, dictada en recurso 6/2002 ). Sobre el nacimiento a posteriori del hijo, dice la TSJ Navarra Sala de lo Contencioso-Administrativo, ......