STS, 25 de Noviembre de 2003
| Ponente | D. Eduardo Espín Templado |
| ECLI | ES:TS:2003:7490 |
| Número de Recurso | 7700/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 25 de Noviembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Noviembre de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 7.700/1.998, interpuesto por CODORNIU, S.A., representada por la Procuradora Dª Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de junio de 1.997 en el recurso contencioso-administrativo número 530/1.994, sobre denegación de inscripción de la marca número 1.651.632 "GLANCE NON PLUS ULTRA".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia de fecha 5 de junio de 1.997, estimatoria del recurso promovido por Dª María Purificación contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de abril de 1.992, confirmada por la de 18 de octubre de 1.993 del mismo organismo al resolver el recurso de reposición interpuesto, por la que se denegaba la solicitud de registro de la marca número 1.651.632 "GLANCE NON PLUS ULTRA", de tipo denominativo, para productos de la clase 33 del Nomenclator.
Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada Codorniu, S.A. presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 1 de junio de 1.998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Codorniu, S.A. compareció en forma en fecha 15 de julio de 1.998, mediante escrito interponiendo recurso de casación, al amparo del apartado 1.4º del artículo 95 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1.956, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/1.988, de Marcas. Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida y ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas que se deniegue la inscripción registral de la Marca nº 1.651.632 "GLANCE NON PLUS ULTRA".
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 25 de junio de 1.999.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 23 de julio de 2.003 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 19 de noviembre de 2.003.
Mediante el presente recurso de casación se impugna la sentencia dictada el 5 de junio de 1997 por la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó el recurso interpuesto contra la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca nº 1.651.632 "Glance Non Plus Ultra", para productos de la clase 33 del Nomenclátor internacional ("cavas, vinos y licores y demás bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas"). La denegación de la marca aspirante por parte del órgano administrativo se fundaba en la apreciación de semejanza con la marca opuesta por Codorniu, S.A., nº 49.979, "Non Plus Ultra", para vinos espumosos, a la que se calificaba de notoriamente conocida.
La Sentencia ahora impugnada en casación estimó el recurso contencioso administrativo por entender que entre las marcas en conflicto había suficientes diferencias fonéticas y gráficas, que excluían el riesgo de confusión, en los siguientes términos:
"Aplicado lo anterior al caso presente, de éste resulta que aunque la marca solicitada y la marca oponente designen productos de la misma clase (la nº 33), entre ambas existen suficientes diferencias fonéticas y gráficas, que permiten descartar el riesgo de confusión para los consumidores, en cuanto a su procedencia empresarial (máxime tratándose de marcas meramente denominativas); conteniendo la marca solicitada la palabra "GLANCE" que predomina sobre las que le siguen consistentes en la leyenda "NON PLUS ULTRA".
A lo anterior debe añadirse, que existen en el mercado otras marcas registradas de la clase nº 33, que contienen la expresión "NON PLUS ULTRA", tales son las marcas nº 101763, 101764, 35524, 14886 y 15138, asimismo la recurrente tiene inscritas a su favor, aunque referidas a productos distintos las marcas nº 1294722, 1287532 y 1287533 que contienen la leyenda "non plus ultra"."
El recurso de casación se basa en tres motivos, todos ellos al amparo del apartado 1.4 del artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción que es de aplicación. En los dos primeros se aduce la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, de Marcas, y la jurisprudencia aplicable, por no haberse apreciado la existencia de semejanza entre las marcas en el primero de ellos, y el riesgo de asociación en el segundo motivo. En cuanto al tercer motivo, se funda en la supuesta infracción del artículo 13.c) de la citada Ley, por no haberse estimado que la marca aspirante se aprovechaba del crédito ajeno.
Las dos partes titulares de las marcas enfrentadas tienen ya una amplia serie de litigios en los que se han ventilado las cuestiones sobre las que es preciso resolver en esta ocasión. Así, podemos citar las Sentencias 12 de septiembre de 2002 (recurso de casación 4.044/1.996) y de 24 de octubre del 2002 (recurso de casación 9.378/1.996), en las que las partes llegaron a la casación en una posición procesal inversa a la del presente recurso, puesto que en dichas ocasiones las sentencias de instancia habían desestimado el recurso contencioso administrativo contra la denegación de la inscripción de marcas solicitadas por doña María Purificación que incluían la expresión "non plus ultra". En estos casos nuestras Sentencias fueron desestimatorias de los recursos de casación interpuestos por la mencionada solicitante de las marcas rechazadas.
Y por otra parte, con los mismos litigantes y en una situación procesal análoga a la del presente recurso, pueden citarse las Sentencias de 23 de enero del 2002 (recurso de casación 6.704/1.994) y la muy reciente de 13 de noviembre del 2003 (recurso de casación 8.980/1.998) en las que se estimaron los respectivos recursos de casación formulados por la entidad comercial Codorniu, S. A., y -al contrario de lo que habían acordado las Salas de instancia- se desestimaron los previos recursos contencioso-administrativos contra la denegación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de las marcas solicitadas por doña María Purificación .
En todas las Sentencias referidas, fueran estimatorias o desestimatorias de los recursos de casación, esta Sala ha mantenido una posición constante. En primer lugar, en todas las Sentencias citadas se partía de la prioridad y notoriedad -apreciada ésta por las Salas de instancia- de la marca de la entidad Codorniu, S. A., nº 49.979 "Non Plus Ultra", para productos de la clase 33 (en particular, para vinos espumosos), y, en algún caso, de alguna otra marca para productos próximos de la misma sociedad que incluía idéntica expresión. En segundo lugar, esta Sala ha recordado en todos los casos la necesidad de aplicar el criterio jurisprudencial de que la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas requiere un examen de conjunto del signo distintivo de la marcas enfrentadas. Dicho criterio, en relación con los casos enjuiciados, nos llevaba a estimar los recursos de casación por errónea aplicación del citado precepto en los casos en los que la Sentencia de instancia había basado la comparación sólo en el elemento diferencial que separaba las marcas enfrentadas, sin conceder valor alguno a la leyenda "non plus ultra". Y, a la inversa, nos llevaba a desestimar los recursos de casación formulados contra las Sentencias de instancia que habían aplicado correctamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y, efectuando adecuadamente la comparación de conjunto entre las marcas en litigio, habían declarado conforme a derecho la denegación de aquéllas que incluían la expresión "non plus ultra" junto con algún otro elemento.
En el presente recurso nos encontramos, una vez más, con un recurso frente a una Sentencia de instancia que ha aplicado erróneamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas al efectuar la comparación entre las marcas enfrentadas. Dada su identidad con las citadas Sentencias, reproducimos las consideraciones de las anteriores sentencias, sin perjuicio de la oportuna referencia a las peculiaridades que se dan en este caso.
La Sala estima conveniente examinar conjuntamente los tres motivos de casación alegados por el recurrente y que se han referido más arriba. Las razones alegadas ahora por Codorniu, S.A. para sostener dichos motivos coinciden también con las que expusieron en los recursos de casación citados, si bien con la modulación que supone el cambio de la primera parte de su distintivo (entonces Catalá, Xampglace, Cordón y ahora Glance). En síntesis, se trata de marcas que tienen un elemento diferente (en este caso "Glance"), que resulta insuficiente frente a la prioridad y la notoriedad de la marca oponente.
En efecto, en el presente caso el Tribunal de instancia ha comparado de forma inadecuada las dos marcas al fragmentar la denominación de la marca conjunta y dar prevalencia al elemento diferencial "Glance", sin conceder valor alguno a las leyendas "non plus ultra" y sin tener en cuenta precisamente el conjunto de ambas marcas, que resultan fonéticamente muy parecidas. En consecuencia, la Sala de instancia no ha acertado con la definición de falta de semejanza fonética al no compararlas en su conjunto, por lo que, tratándose un error evidente que choca frontalmente con la jurisprudencia constante y reiterada de esta Sala, debe ser corregida en vía de casación estimando el primero de los motivos alegados por el recurrente, casando y anulando la sentencia recurrida.
Puede añadirse que, como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de fecha 29 de septiembre de 1998, las similitudes entre signos y productos deben interrelacionarse, de tal forma que un menor grado de similitud en los signos puede agravarse, si existe, como ocurre en el caso presente, una identidad entre los productos, máxime si se tiene en cuenta el carácter notorio de la marca de Codorniú "Non Plus Ultra", que ha sido reconocida en varias sentencias de esta Sala. Por último, la existencia de otras marcas registradas con esta denominación no empece a su rechazo, pues no cabe aumentar entre los consumidores una confusión ya existente, máxime cuando la marca aspirante protege vinos espumosos, que es lo que distingue principalmente a la marca oponente y es por ello precisamente por lo que es conocida.
Procede, en consecuencia, estimar los motivos de casación formulados y el recurso interpuesto por Codorniu, S.A.
Una vez casada la sentencia recurrida, la Sala recupera plena jurisdicción sobre el recurso contencioso-administrativo nº 530/1994 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por Dª María Purificación , contra las resoluciones de la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 6 de abril de 1.992, confirmada en reposición por la de 18 de octubre de 1.993, que acordaron la denegación de la inscripción registral de la marca nº 1.651.632 "GLANCE NON PLUS ULTRA", desestimando dicho recurso por las mismas razones expuestas en el anterior fundamento de derecho.
No se aprecian las circunstancias previstas en el artículo 131.1 de la Ley de la Jurisdicción para imponer las costas de la instancia, y respecto a las de la casación, que cada parte asuma las suyas, según dispone el artículo 102.2 de la citada Ley.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Codorniu, S.A. contra la sentencia de 5 de junio de 1.997, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) en el recurso contencioso-administrativo 530/1.994.
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Que DESESTIMAMOS el mencionado recurso contencioso-administrativo, interpuesto por Dª María Purificación contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de abril de 1.992 y 18 de octubre de 1.993, recaídas en el expediente de la marca nº 1.651.632.
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No se imponen las costas de la instancia. En cuanto a las del recurso de casación, que cada parte satisfaga las suyas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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