STS, 22 de Diciembre de 2004
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2004:8354 |
| Número de Recurso | 1682/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 22 de Diciembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Diciembre de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 1682/2002, interpuesto por la Entidad VIDRIERA DEL CARDONER, S.A., representada por la Procuradora Doña Rosa Sorribes Calle, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 2063/2001 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 27 de diciembre de 2001, recaída en el recurso nº 1027/1999, sobre denegación de inscripción de las marcas nºs 2.168.677, 2.168.678, 2.170.065 y 2.170.066; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera), dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad VIDRIERA DEL CARDONER, S.A., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 28 de abril de 1999, desestimatoria en recurso ordinario de las de 7 de diciembre de 1998, que denegaba la inscripción de la marcas nºs 2.168.677, 2.168.678, 2.170.065 y 2.170.066, para designar todas ellas productos de la clase 21ª del Nomenclator internacional (vidrios y cristales esmaltados vitrificados y tratados químicamente para decoración).
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 11 de febrero de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 23 de marzo de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico, en concreto la del artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico, en concreto la del artículo 2 de la Ley de Marcas.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico, en concreto la del artículo 2 de la primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de Marcas.
4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico, en concreto la del art. 187 del Estatuto de la Propiedad Industrial y de las sentencias de este Tribunal que lo interpretan (Sentencias de 5 de mayo de 1994 y 18 de abril de 1996), así como del art. 13.d) de la Ley de Marcas.
5) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico, en concreto la del art. 11.2 de la Ley de Marcas.
6) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico, en concreto la del art. 3.3 de la primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988. Terminando por suplicar sentencia por la que, con estimación del recurso de casación, se anule y revoque la sentencia recurrida, acordando, en consecuencia, la estimación del recurso contencioso administrativo y declarando, por tanto, que no son ajustados a derecho los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de diciembre de 1998 y los confirmatorios de estos de 28 de abril de 1999, determinantes de la denegación a la recurrente de las marcas nºs. 2.168.677, 2.168.678, 2.170.065 y 2.170.066 para productos de la clase 21 del Nomenclátor y, por consiguiente, anulando y revocando tales resoluciones ordenar a la Oficina Española de Patentes y Marcas la concesión e inscripción de las expresadas marcas a favor de la recurrente.
Por providencia de la Sala, de fecha 2 de julio de 2003, se acordó oír a las partes sobre la posible causa de inadmisión del recurso al no haber justificado en el escrito de preparación del recurso que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia (art. 89.2 LRJCA), siendo evacuado el trámite por las partes en escritos de fechas 15 y 28 de julio de 2003, en los que manifestaron lo que a su derecho convino.
Por Auto de esta Sala, de fecha 15 de enero de 2004, admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por providencia de 3 de marzo de 2004 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 10 de marzo de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 29 de septiembre de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 15 de diciembre del corriente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el otorgamiento de las marcas gráficas números 2.168.677, 2.168.678, 2.170.065 y 2.170.066 de la clase 31 para "vidrios y cristales esmaltados vitrificados y tratados químicamente para la decoración", solicitadas por la entidad VIDRIERA DEL CARDONER S.A. Se basaron las resoluciones denegatorias en que:
"Que la solicitud denegada consiste en un gráfico muy complejo, de dificultosa definición, que a simple vista no va a identificarse por el común de los consumidores, y destinado para distinguir cristales y vidrios, por lo que, lo que se deduce de su contemplación, es que pueda ser el relieve o esmerilado de tales cristales, y por ello un dibujo industrial. Y si existen registrados como marcas los gráficos de unas estampaciones, como alega el recurrente, tales gráficos son menos complejos que estos solicitados y por ello es posible que el público consumidor pueda asimilarlos, al contrario de lo que sucede con la presente solicitud"
.
Contra estas resoluciones se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dictó sentencia desestimatoria con base en los siguientes fundamentos:
[...] "Todo el sistema de protección que regula la Ley 33/88, de 10 de noviembre de Marcas está concebido bajo una doble filosofía: la protección del comerciante y la tutela de los derechos del consumidor. Lo primero mediante mecanismos que aseguren el uso exclusivo y excluyente de los signos distintivos de la empresa o el comercio y a la vez eviten que otro comerciante se cobije a la sombra de un signo acreditado para promocionar su propio comercio mediante técnicas de aproximación o parecido. Lo segundo, y consecuencia de lo anterior, para que el potencial consumidor conozca sin necesidad de complicadas averiguaciones que adquiere lo que realmente quiere tener y del comerciante o empresario cuyo producto busca. Para conseguir estos fines se configura el signo distintivo como un verdadero "mensaje", dirigido al potencial cliente y de ahí que no puedan formularse axiomas o grandes pronunciamientos sino que se precisa de un análisis caso por caso de los elementos de ese mensaje que pudieran entrar en colisión y no tanto mediante la comparación aislada e individualizada de los elementos integrantes de ese mensaje (que pueden coincidir en cierta medida), como a través de la constatación del impacto global del mensaje en el receptor medio, lo que se pudiera llamar "el flash publicitario". Ello explica que se detecte una cierta inseguridad en las decisiones judiciales que abordan supuestos al parecer similares, pero no hay tal, sino respuestas distintas a supuestos muy concretos cuyo análisis no siempre es extrapolable a otros por afines que parezcan, respuestas que tan solo pueden parecer contradictorias porque es imposible traer a una sentencia aspectos tales como la reproducción gráfica de letras, dibujos, leyendas, alegorías... que figuran en los expedientes del Registro y que constituyen la esencia del mensaje publicitario.
[...] En el caso concreto ya la propia solicitante describe su signo como según "el diseño adjunto", y en esa descripción se encuentra el elemento nuclear del debate. El art. 1 de la Ley 32/88 define la marca como todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra, y en el art. 2 se admiten como marca las imágenes, figuras, símbolos y gráficos (apartado b). Por su parte el art. 11-1-a prohibe el registro como marca de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir.
[...] Llevado este conjunto normativo al problema que nos ocupa, encontramos que las marcas pretendidas se integran por una mezcla anárquica de rectas o curvas, espirales u ondulaciones e incluso a modo de simples manchas como las utilizadas en los exámenes psicológicos mediante el plegado y posterior desplegado de un papel con tinta o pintura frescas a fin de que el examinado manifieste su impresión acerca de las caprichosas formas resultantes. Es común en todas la ausencia de mensaje de cualquier clase, de indicación de su autor, de su procedencia, e incluso de su destino como producto, de manera que tanto puede sugerir una técnica de grabado de vidrio como un cuadro modernista o el estampado de una tela. Si la marca tiene como una de sus finalidades el etiquetado como sugerente del producto, aquí la etiqueta sería el producto mismo acabado.
[...] Mucho énfasis pone la parte en la opinión del gremio y en el previo registro de tales diseños, y la prueba camina en esa dirección. Respecto de ello hemos de reconocer la autoridad de quienes han opinado en autos por vía de documental integrada como testifical, pero se sigue partiendo del mismo error, el de confundir mensaje con producto. Nadie duda de que en el medio sean reconocidos los vitrificados como procedentes o salidos de las factorías del fabricante, pero de la misma manera pueden identificarse unos estampados o una cenefas, o unos colores, o la mezcla de todo ello, como fabricados en un determinado telar, pero eso o esa combinación por sí solos, sin otra indicación, no pueden ser marca porque nada dicen salvo la valoración que se haga de la plasticidad de una imagen. De ahí que se admitiesen en su día las composiciones aquí presentadas como dibujos o diseños industriales. Cierto que se han admitido algunas marcas consistentes exclusivamente en dibujos, y ello es conforme con el art. 2-b de la Ley 32/88 cuando tienen una representación concreta identificable. Tal ocurre, por ejemplo, con la marca nº 1.530.604 de Sarrió Tisú, S.A. para servilletas y paños de papel, cuyo dibujo representa un marco con florecillas repetidas como esparcidas armónicamente sobre un mantel, o la marca nº 1.074.152 y otras de Burberrys Limited que asemeja un forma enrejada perfectamente armónica. No es el caso de las aquí pretendidas que se integran en una amalgama amorfa que casi pudiéramos calificar como onírica"».
Se ha interpuesto la presente casación con apoyo en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes, en los que se aduce que: a) la posible complejidad de los signos aumenta aún más la capacidad distintiva de los vidrios de la recurrente de los de otras firmas competidoras por lo que caen dentro del concepto del art. 1 de la Ley de Marcas 32/88, de 10 de noviembre; b) se trata de gráficos que según el artículo 2º pueden constituir marcas, sin que la mayor complejidad impida el acceso al registro, pues no se contempla en él tal prohibición ni tampoco en la Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988; c) las marcas solicitadas ya habían sido reconocidas por la OEPM como dibujos industriales, lo cual corrobora su distintividad; d) el uso que se ha hecho de los signos que se han solicitado les he conferido distintividad, conforme al artículo 11.2 de la Ley de Marcas y art. 3.3 de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988.
La distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.
En el caso actual resulta patente que los signos que se pretenden registrar como marcas son tan confusos que para un consumidor normal es difícil determinar sin un examen exageradamente minucioso, que los dibujos caprichosos que los conforman y que observó en una primera ocasión son los mismos que examina en una ocasión posterior. Cualquier pequeña variación en los mismos difícilmente sería perceptible, con lo que la función primordial de las marcas a que antes se hizo referencia no se cumple.
Se produce por tanto la prohibición que ha sido apreciada por la sentencia, al carecer las marcas propuestas de esa capacidad distintiva que exige el artículo 1º de la Ley de Marcas; y, aunque el artículo 2º permite la inscripción de cualquier gráfico, imagen o figura, lo será siempre y cuando tenga esa capacidad distintiva a que se refiere el artículo 1º, capacidad que puede darse en signos con independencia de su mayor o menor complejidad, siempre que no impidan al consumidor realizar la valoración asociativa con el signo contemplado con anterioridad.
Debe por ello rechazarse la casación, sin que a ello se oponga que el signo estuviese ya registrado con anterioridad como dibujo, pues en ningún caso puede imponerse un precedente que no tiene respaldo legal. Tampoco cabe objetar que el uso ha permitido la distintividad, conforme expresa el artículo 3.3 de la Directiva europea, pues aunque así fuera, dado el carácter tan heterogéneo de los gráficos solicitados, no puede aventurarse que, en lo sucesivo, nuevos consumidores tengan capacidad para identificar los productos a que los signos se refieren. Por otra parte, las referencias contenidas en el artículo 11.2 de la Ley de Marcas, están contemplando las prohibiciones de signos que hacen mención a la especie, calidad, destino, etc. del producto, pero no a la distintividad, por lo que el precepto indicado no es de aplicación.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 1682/2002, interpuesto por la Entidad VIDRIERA DEL CARDONER, S.A., contra la sentencia nº 2063/2001 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 27 de diciembre de 2001, recaída en el recurso nº 1027/1999; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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