STS, 2 de Octubre de 2003
| Ponente | D. Eduardo Espín Templado |
| ECLI | ES:TS:2003:5935 |
| Número de Recurso | 3606/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 2 de Octubre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dos de Octubre de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3.606/1.998, interpuesto por D. Casimiro , representado por el Procurador D. Julio Antonio Tinaquero Herrero, contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 22 de diciembre de 1.997 en el recurso contencioso-administrativo número 155/1.996, sobre denegación de inscripción de marca número NUM000 , denominada "DIRECCION000 ".
Son partes recurridas la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y la sociedad BODEGA PAZO DE BARRANTES, S.A., representada por el Procurador D. Luis Miguel Herrero Pérez.
En el proceso contencioso administrativo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Cuarta) dictó sentencia de fecha 22 de diciembre de 1.997, desestimatoria del recurso promovido por D. Casimiro contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de octubre de 1.995. Dicha resolución estimaba el recurso ordinario interpuesto por Bodegas Pazo de Barrantes, S.A., como titular de la marca nº 1.540.514 denominada Pazo de Barrantes para productos de la clase 33, contra la anterior del mismo organismo de 5 de abril de 1.995, que concedía la inscripción de la marca nº NUM000 , denominada DIRECCION000 , para productos de la clase 33.
Notificada dicha sentencia a las partes, por la demandante se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado por providencia de la Sala de instancia de 16 de febrero de 1.998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de D. Casimiro compareció en forma en fecha 7 de abril de 1.998, mediante escrito interponiendo recurso de casación, al amparo del apartado 1.3º del artículo 95 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1.956, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto del artículo 80 de la misma ley y el artículo 124.2º de la Constitución Española, y del apartado 1.4º del precepto antes citado, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto de los artículos 11.1 y 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas, y del artículo 124.6 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se case la sentencia recurrida y ordenando la concesión de la inscripción de la marca nº NUM000 "DIRECCION000 " en la Oficina Española de Patentes y Marcas, conforme a lo solicitado en su día en el suplico de la demanda.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 20 de mayo de 1.999.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Asimismo se ha opuesto al recurso el también comparecido Bodega Pazo de Barrantes, S.A., suplicando que se dicte sentencia inadmitiendo o desestimando el recurso, con imposición de costas.
Por providencia de fecha 17 de junio de 2.003 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 24 de septiembre de 2.003, en que han tenido lugar dichos actos.
Se debate en el presente asunto la procedencia o improcedencia de la inscripción de la marca " DIRECCION000 " (nº NUM000 , denominativa, para vinos comprendidos en la clase 33 del Nomenclator internacional). La solicitud fue rechazada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en resolución de 3 de octubre de 1995, al estimar el recurso ordinario interpuesto por el titular de la marca "Pazo de Barrantes" (nº 1.540.514, denominativa, para vino blanco, también en la clase 33 del Nomenclator) contra su inicial inscripción. El recurso de casación se dirige contra la Sentencia de 22 de diciembre de 1997, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso interpuesto contra la citada resolución denegatoria de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
La Sentencia impugnada fundamenta su fallo desestimatorio en la prohibición relativa contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas de 1988 (LM), al apreciar en su fundamento de derecho segundo
"una gran semejanza, por sí sola obstativa del registro, y que llega a la identidad si atendemos a la pauta de comportamiento colectivo que tiende a abreviar denominaciones compuestas reduciéndolas a su término más significativo, que en este caso es DIRECCION001 , doble topónimo gallego, de sierra y llano, cuya inscripción como integrante de una marca se hizo en su día mediante una resolución firme que no nos incumbe ahora enjuiciar, y que implica la prohibición de reproducirla en otra marca para los mismos productos.
Y esto último, la identidad de los productos que la marca prioritaria ampara y los que pretenden distinguirse con la denegada, completa el alcance prohibitivo del precepto."
El recurso se formula mediante cinco motivos, el primero de los cuales al amparo del apartado 1.3 del art. 95 de la Ley de la Jurisdicción (por incongruencia omisiva y por prescindir del material probatorio) y los restantes acogidos al apartado 1.4 del mencionado precepto procesal, por vulneración del artículo 11.1 c) y h) de la Ley de Marcas (motivo segundo), de la jurisprudencia recaída sobre el artículo 11.1 h) de dicha Ley (motivo tercero), y de la jurisprudencia dictada sobre el artículo 12.1 a) LM (motivos cuarto y quinto).
Entiende la Sala conveniente comenzar con el análisis del segundo motivo, primero de los que se dedican al fondo de la cuestión planteada, por permitir su examen llegar ya a una conclusión sobre el recurso. En efecto, se arguye en este motivo por la parte recurrente que la Sentencia impugnada vulnera los apartados 1 c) y h) del art. 11 de la Ley de Marcas de 1988 por cuanto admite la exclusividad en el uso de un topónimo (" DIRECCION001 ") por parte de la marca oponente y porque acepta que dicho topónimo pueda ser considerado como el elemento principal del distintivo y establece la comparación entre las marcas enfrentadas a partir del mismo.
Tiene razón el recurrente y debe ser estimado el motivo. El apartado 1.h del artículo 11 de la Ley de Marcas de aplicación prohíbe registrar como marcas los signos que reproduzcan la denominación de los municipios u otras entidades locales españolas "a menos que medie la debida autorización" y establece, asimismo, que "en todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal". Pues bien, la prohibición de uso de los toponímicos como signo distintivo salvo que medie la preceptiva autorización significa, sensu contrario, que dicho uso es posible siempre que medie dicha autorización (y constituya un elemento accesorio), sin que pueda nadie apropiarse en exclusiva de esa denominación geográfica. En el presente caso consta en el expediente administrativo que el Pleno del Ayuntamiento de Ribadumia, de cuyo término forma parte la parroquia de DIRECCION001 y a quien corresponde tal facultad, otorgó su autorización al uso del topónimo DIRECCION001 . Constando dicha autorización es claro que la Sentencia impugnada ha conculcado el precepto legal alegado, al no permitir el uso de un toponímico mediando la debida autorización y aceptando su apropiación en exclusiva por la marca oponente, lo que hace de forma expresa al señalar que "DIRECCION001 , doble topónimo gallego, de sierra y llano, cuya inscripción como integrante de una marca se hizo en su día mediante una resolución firme que no nos incumbe ahora enjuiciar, y que implica la prohibición de reproducirla en otra marca para los mismos productos" (fundamento de derecho segundo).
También se infringe el mencionado precepto al considerar a dicho toponímico como el elemento principal de ambas marcas opuestas y entablar la comparación tomando en consideración dicha identidad denominativa. Así, aunque primero se señala que la comparación de ambas denominaciones "permite apreciar una gran semejanza, por sí sola obstativa del registro" se añade a continuación que (dicha semejanza) "llega a la identidad si atendemos a la pauta de comportamiento colectivo que tiende a abreviar denominaciones compuestas reduciéndolas a su término más significativo, que en este caso es DIRECCION001 ". Por el contrario, la previsión legal de que los toponímicos sólo pueden constituir un elemento accesorio del distintivo principal obliga inexcusablemente en este caso a entablar la comparación exclusivamente entre ambas denominaciones de forma global, sin descomponerlas en sus elementos y sin que pueda calificarse al toponímico DIRECCION001 como el elemento más significativo de ninguna de ellas; examen global de las denominaciones que resulta además obligado por la abundante jurisprudencia interpretativa del artículo 12.1 de la propia Ley de Marcas.
A este último respecto cabe añadir que en ambas marcas enfrentadas, como en tantas otras denominaciones de vinos que contienen un toponímico, la accesoriedad de éste deriva de su posición y relevancia en el conjunto denominativo de la marca. En este caso las dos marcas lo utilizan de forma análoga, sin que en ninguna de ellas adquiera un papel distintivo por si propio que impidiera su uso por contravenir lo dispuesto en el artículo 11.1 h), in fine, de la Ley de Marcas.
La estimación del motivo segundo del recurso hace innecesario el examen del resto de los motivos y nos obliga a resolver el recurso contencioso administrativo como Sala de instancia, en los términos en que aparece planteado el debate. Pues bien, la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca solicitada en virtud de lo previsto en el art. 12.1 a de la Ley de Marcas, debido a que apreció una gran semejanza gráfica y fonética entre ambas marcas y tratarse de productos idénticos (vinos y vino blanco). Siendo la identidad de productos evidente, y habiendo examinado ya la legitimidad del uso del toponímico DIRECCION001 por la marca aspirante en el fundamento de derecho anterior, queda por ver si la marca aspirante cumple con la exigencia distintiva requerida por el artículo 1 de la Ley de Marcas o si su semejanza con la marca opuesta le hace incurrir, como apreció la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la prohibición estipulada por el artículo 12.1 a) de la propia Ley.
El examen comparativo de ambas marcas evidencia con toda claridad que la semejanza consiste precisa y exclusivamente en el uso coincidente del toponímico DIRECCION001 , que es el que tiene carácter de inapropiable. Pero la comparación de ambas denominaciones, Pazo de DIRECCION001 y DIRECCION000 no ofrecen más similitud que esa, que refleja tan sólo su común relación denominativa con esa parroquia del Municipio de Ribadumia. Pero ni siquiera refiriéndose al mismo producto inducen a la confusión entre ellos, refiriéndose la marca aspirante a un título nobiliario y la opuesta prioritaria a un pazo, que en la región gallega significa una casa solariega rural. Por otra parte, abundan en el ámbito comercial de los vinos, como ya se ha mencionado antes, las coincidencias toponímicas, que no impiden la convivencia de productos semejantes en el mercado sin merma de su eficacia distintiva. También es frecuente en el citado ámbito comercial el uso de títulos nobiliarios, lo que hace recaer la capacidad distintiva de la marca oponente en su significado como título, con independencia de que el mismo incluya un toponímico. Procede por tanto admitir el registro de la marca aspirante, al no incurrir en la prohibición apreciada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
De acuerdo con lo expresado en los anteriores fundamentos de derecho, procede estimar el recurso de casación, casando y anulando la Sentencia recurrida de fecha 22 de septiembre de 1.997, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Asimismo, procede estimar el recurso contencioso administrativo 155/1.996, y anular la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de octubre de 1.995 combatida en el mismo, acordando la inscripción de la marca NUM000 , DIRECCION000 , para vinos, en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.
Sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas, según lo previsto en el art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y, por tanto, estimamos el recurso de casación 3.606/1.998, interpuesto por Don Casimiro contra la sentencia de fecha 22 de diciembre de 1.997, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, casando y anulando la sentencia recurrida.
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Que ESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 155/1.996 seguido ante la Sección mencionada en el anterior párrafo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de octubre de 1.995, que anulamos por no ser conforme a derecho y acordamos la definitiva inscripción de la marca número NUM000 , denominada DIRECCION000 , para productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.
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No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas ocasionadas en la primera instancia ni las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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