STS, 6 de Octubre de 2003

Con fecha 27 de enero de 1998, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 1ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Luis Pinto Marabotto, en nombre y representación de la mercantil IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A., contra las resoluciones de 30 de julio de 1993 y 4 de mayo de 1994, dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por las que se concedió el registro de la marca núm. 1.591.831 " IBERCARGA ", declaramos ajustadas a Derecho las antedichas resoluciones. Sin hacer expresa imposición de las costas causadas ".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la mercantil IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A., a través de su Procurador Sr. PINTO MARABOTTO, quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo y casando y anulando la recurrida, declarando en su lugar la nulidad de las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 30 de julio de 1993 y 4 de mayo de 1994, por las que se había concedido la inscripción de la marca 1.591.831, IBERCARGA, de la Clase 38, anulando el registro de la misma.

La ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y terminó suplicando a la Sala que en su día se dictase sentencia por la que, desestimando el recurso interpuesto de contrario, se confirmase íntegramente la recurrida, con expresa imposición de las costas a la recurrente.-

Por su parte, la entidad AEI IBERFREIGHT AIR EXPRESS INTERNATIONAL, S.A., a través de la Procuradora Sra. DEL CORRAL LOSADA, tras oponerse al recurso de casación, terminó igualmente suplicando a la Sala que en su día se dictara sentencia desestimando el recurso y se confirmaran las resoluciones impugnadas.-

Mediante providencia de fecha 18 de junio de 2003, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 25 de septiembre siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la hoy recurrente en casación contra el Acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 4 de Mayo de 1.994, que manteniendo el anterior de 3 de Mayo de 1.993, había concedido el registro de la marca número 1.591.831, denominativa, IBERCARGA, de la Clase 38 del Nomenclátor internacional, para " servicios de comunicaciones ", por existir entre los distintivos enfrentados - el solicitado y el oponente la marca mixta IBERIA IB, nº 861.616 de la Clase 38, para " servicios de comunicaciones "- suficientes disparidades de conjunto para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.

La sentencia de instancia para fundamentar su decisión desestimatoria, una vez que expuso lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas y algunos de los criterios utilizados por la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, si bien en relación con la normativa anterior a la expresada Ley, razonó del siguiente modo:

[...] " ... en el caso enjuiciado, proyectando la anterior doctrina legal, resulta incuestionable, como señalan las resoluciones recurridas, que entre las marcas enfrentadas existen acusadas diferencias que permiten una clara distinción, ya que únicamente poseen en común el vocablo « IBER », raíz de tipo genérico - abreviatura de los términos IBERICO y IBERICA - que no `puede ser acordada con carácter exclusivo y excluyente a un solo titular de marca. Diferencias fonéticas que esta Sala entiende susceptibles de ser apreciadas por los consumidores.

Por otra parte, la mayor importancia que a los efectos comparativos ha de otorgarse al elemento denominativo, por ser éste el que el consumidor utiliza al solicitar verbalmente los productos, no excluye la toma en consideración a esos mismos efectos del elemento gráfico, al contribuir éste también a la diferenciación de los productos - Sentencia TS, Sala 3ª, Sección 3ª, de 15 de abril de 1997 -, cual ocurre en el presente supuesto, precisamente, por el grafismo de la marca oponente, por el cual debe rechazarse cualquier posible o eventual « riesgo de asociación ».

El hecho de la identidad de los productos que las marcas protegen no es suficiente para declarar su incompatibilidad, y tal factor - STS. Sala 3ª, Sección 3ª, de 20 de marzo de 1997 - sólo puede apreciarse de un modo secundario y para reforzar la diferencia o igualdad entre las marcas, pero nunca contar como elemento diferenciador exclusivo ".

Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación que aún cuando en el apartado IV de los " Requisitos legales ", expresa que se halla comprendido en el número 1.4 del artículo 95 de la Ley Jurisdiccional, luego al articular cada uno de los motivos concretos lo hace, el primero, con cita del artículo 95.3 de la propia Ley y el segundo y el tercero, con cita del artículo 95.3 y 4 de la misma Ley, aún cuando en todos ellos sólo se denuncie la infracción de las normas del ordenamiento jurídico por lo que cabe entenderlo - como hemos hecho en otras ocasiones y en relación con otros recursos de casación en que también era recurrente la que lo es hoy -, como un simple error, y sólo el cuarto motivo lo es, correctamente, con cita del apartado 4 del propio artículo 95, razón por la que hemos de entrar en el examen de tales motivos, como también lo hemos hecho en otras ocasiones.

Sin perjuicio de dejar señalado que esta Sala ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones, ( entre otras y sin ánimo de exhaustividad en las sentencias de 14 de Octubre de 2.002, en Recurso de Casación num. 8.580/1.996, referida a la marca " IBEXPRESS; de 23 de Enero de 2.003, Recurso de Casación num. 2.757/1.997, referida a la marca " IBERTRAS "; de 19 de Junio de 2.003, Recurso de Casación num. 9.329/1.997, referido a la marca " IBERIA PLUS "; 17 de Julio de 2.003, Recurso de Casación num. 1.681.025, referido a la marca " IBERAVIA "; de 21 de Julio de 2.003, Recurso de Casación num. 9.117/1.997, referido a la marca MOVILIBERIA ), sobre cuestiones semejantes a las ahora propuestas, en recursos de casación interpuestos por la propia actora contra sentencias desestimatorias de recursos contencioso-administrativos deducidos contra Acuerdos de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas que accedieron a las inscripciones de marcas en las que intervenía la partícula " IBER " junto a otro término, formando un todo o bien el término IBERIA con la adición de otro, desestimando motivos similares con argumentos análogos a los que en este recurso de casación se utilizan, en la sentencia de 2 de Julio pasado, en el Recurso de Casación num. 9.821/2.003, entre las mismas partes - esto es, actora en la instancia y recurrente en casación, IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA y codemandada y recurrida AEI IBERFREIGHT AIR EXPRESS INTERNATIONAL, S.A. - hemos resuelto una cuestión en todo idéntica en cuanto a su planteamiento casacional, ( también lo era en la instancia hasta el punto de que la actora solicitó la acumulación de ambos recursos contencioso administrativos, tramitados en Secciones distintas del propio Tribunal, acumulación que fue denegada por Auto de 14 de Octubre de 1.995), con articulación de los mismos cuatro motivos que ahora se formulan, contra la sentencia que había confirmado la inscripción de la marca num. 1.591.832, ( nótese que es la siguiente a la que ahora se combate su inscripción), " IBERCARGA ", si bien referida a la Clase 39, para " servicios de transporte y distribución de mercancías ", rechazando todos los motivos articulados .

Partiendo de tales antecedentes que no puede obviar esta Sala y por razón del principio de seguridad jurídica, en cuanto sustancialmente lo que en cada uno de los motivos que ahora se articulan, se fundamenta de manera análoga a como ahora se hace la pretensión casacional y teniendo en cuenta las afirmaciones que como hechos probados se contienen en la sentencia, hemos de dar la misma respuesta, siquiera ahora la expresemos de manera sintética, aunque añadamos algunas precisiones, puesto que las partes conocen suficientemente aquellos argumentos.

Mas, en cualquier caso, es preciso dar respuesta previa a las dos causas de inadmisión, que ahora en este trámite procesal se convertirían en causas de desestimación, que aduce la parte recurrida. Referida una de ellas a la defectuosa formulación del escrito de preparación del recurso, por la falta de cita de las normas infringidas en tal escrito, ha de ser desestimada en cuanto a la vista del mismo responde a las exigencias del artículo 96.1 de la Ley Jurisdiccional de 1956, en la redacción que le dio la Ley 10/1.992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. En efecto, esta Sala ha venido diciendo de forma tan reiterada que es innecesaria cita alguna de las sentencias en que tal doctrina se contiene, aunque por más reciente y en cuanto recoge las anteriores puede citarse la de 21 de Abril pasado, que el citado precepto al establecer la necesidad de que en el escrito de preparación del recurso de casación se contenga una sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos exigidos, no impone la necesidad de fijar los motivos por los que se interpondrá dicho recurso, lo que será objeto del escrito de interposición, sino que con la exigencia indicada, se refiere a la necesidad de exponer sucintamente la concurrencia de los requisitos que permiten la interposición contra la resolución en cuestión, cuales, son que ésta es susceptible de recurso de casación por estar comprendida entre las relacionadas por el artículo 93 de la propia Ley de la Jurisdicción, que se prepara dentro del plazo legalmente establecido y que se ostenta legitimación para interponerlo, además del Órgano Jurisdiccional ante el que se prepara y, en su caso, la infracción de la norma no emanada de los Órganos de las Comunidades Autónomas que sea relevante y determinante del fallo de la sentencia. Como no se trataba de un supuesto que debiera cumplir esta última exigencia se hacía innecesaria la cita de la norma infringida y en cuanto sí se contienen en el mismo los demás requisitos exigidos, la objeción debe ser rechazada.

Como también ha de serlo la que se aduce en cuanto a la inclusión de hechos nuevos en el recurso de casación, referidos a las marcas IBERIA Y CARGO IBERIA y nombre comercial CARGO IBERIA, por parte de la recurrente, porque si bien es cierto que también de forma reiterada se ha dicho que la naturaleza y objeto propios del recurso de casación determinan que en él no quepa la introducción de cuestiones nuevas, no planteadas en la instancia, por esa mínima coherencia que exige por parte de quien acciona en casación la obligación de ceñirse a lo que como hechos que se consideran probados, constituían el supuesto efectivo objeto de decisión, sin embargo en este caso, aunque en efecto se introduzcan algunos hechos nuevos como pretender otras comparaciones basta con hacer las precisiones necesarias al examinar el motivo en que tal propuesta se formula, rechazándolas, con el fin de poder examinar si es conforme a derecho la propuesta entre las efectivamente enfrentadas y que tuvo en cuenta la sentencia.

Entrando ya en el examen de los motivos articulados, en el primero se denuncia la infracción de los artículos 12.1.a) y b) y 4º.4 de la Ley 32/1.988, de Marcas, por inducir a confusión y generar riesgo de asociación la marca 1.591.831, IBERCARGA, con las marcas IBERIA CARGO IBERIA, ( sic), de las de que titular.

La Sala no puede aceptar tal tesis, pues el recurso de casación es un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de Instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. En el presente caso, la recurrente se aparta, en parte, de la línea discursiva de la sentencia que lo que había confrontado, como lo hizo la Oficina Española en sus Resoluciones, eran la marca denominativa aspirante y la mixta de IBERIA seguidas de las letras IB de fantasía, en cuya parte superior izquierda de ese conjunto figura la corona, y aparte de ello pretende introducir, además, un hecho nuevo, en el escrito de conclusiones y que correctamente rechaza la sentencia de instancia en su Fundamento Jurídico Cuarto, cuando señala, tras haber ya analizado los signos enfrentados que le permitieron llegar a la decisión desestimatoria, que " por la mercantil recurrente se puso de relieve en el escrito de conclusiones su titularidad sobre diversas marcas: « CARGO IBERIA » e « IBERIA CARGA » para la protección de los servicios reseñados en dicho escrito; alegación esta que la Sala no tiene en cuenta por cuanto que, de una parte, la concesión de alguna de las marcas reseñadas es posterior a la concesión de la impugnada y, de otra, en cuanto que dicha alegación aparece formulada por primera vez en dicho escrito de conclusiones, siendo por lo tanto una pretensión que por constituir una cuestión nueva no es susceptible de análisis en la vía jurisdiccional ". Cuestión nueva que como tal no tiene cabida en este recurso de casación dada su naturaleza extraordinaria.

Por ello y limitado entonces nuestro examen, como ya anticipamos, a lo que fue efectivamente objeto de la decisión, - la aspirante denominativa y la oponente mixta, ya descritas -, ya hemos dicho en la sentencia de 2 de Julio pasado, que " como la Sala de Instancia apreciando la prueba practicada en autos llega a la conclusión de que entre las marcas enfrentadas existen acusadas diferencias que permiten una clara distinción entre ellas, pues las diferencias fonéticas son susceptibles de ser apreciadas por los consumidores, como expresamente afirma, amén de que tome también en consideración a los efectos comparativos el elemento gráfico, que contribuye a la diferenciación de los productos, grafismo que excluye cualquier riesgo de asociación, ha de entenderse que la sentencia aplica correctamente el artículo 12.1.a) ", único cuya infracción se había planteado en vía administrativa y en la instancia, - pues la denuncia de la infracción del apartado b), como cuestión nueva, como acabamos de decir ha de ser rechazada.- Y, añadíamos, " tampoco puede considerarse infringido el artículo 4.4 de la misma Ley que regula simplemente el uso de una marca y su acreditación respecto a productos o servicios de la misma clase del Nomenclator ", que aunque en este caso pudieran serlos, es lo cierto que la aplicación del precepto en este supuesto concreto, vendría excluida por razón de la propia exigencia cumulativa de los dos requisitos para que entre en juego la prohibición del apartado a), del artículo 12.1: las identidades fonética, gráfica o conceptual y la identidad de productos; aun cuando en este particular extremo cuando considera como factor complementario el de la identidad de productos o servicios, no se pueda compartir la tesis de la sentencia de instancia, conforme a la doctrina que respecto de tal precepto de la Ley de Marcas, tenemos establecida, fundamentalmente desde la sentencia de 28 de Junio de 2.000. Y continuábamos diciendo " así como tampoco se aprecia que entre IBERCARGA, denominativa e IBERIA mixta, pueda existir riesgo de asociación, como lo prueba el hecho de que con posterioridad a la concesión de la marca aspirante que IBERIA recurre, ha solicitado y obtenido diversas marcas IBERIA CARGA o CARGO IBERIA a las que alude extemporáneamente, como ya hemos dicho, que pretenden convivir con la hoy aspirante ".

Se invoca por el recurrente, dentro del segundo motivo de casación, la infracción del artículo 11.1. a) y b) de la Ley de Marcas, que prohíbe registrar como marca los signos o medios que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los servicios o productos que pretendan distinguir. Como también dijimos en la tan citada sentencia de 2 de Julio de 2.003, " salta a la vista de la simple lectura del artículo la falta total de fundamento jurídico con que está redactado, pues la marca aspirante IBERCARGA, se compone del término CARGA, que es un término común no apropiable en exclusiva por nadie, pero no genérico, y el término IBER, que forma parte de su razón social formando una denominación de fantasía con fuerza diferenciadora suficiente, y procede la desestimación del motivo, puesto que tampoco existe ninguna prueba en autos de que el signo IBERCARGA, se hayan convertido en habitual o usual para designar productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres locales y costumbres del comercio ". Por lo que el motivo asimismo debe ser desestimado.

Como tercer motivo de casación alega el recurrente que la sentencia de instancia infringe los artículos 3 y 13 c) de la Ley 32/1988. También dijimos en la sentencia cuya doctrina, - que no es sino reiteración de otras anteriores que también dejamos citadas -, seguimos, que " el artículo 3 de la Ley resulta totalmente inaplicable al caso de autos pues dicho artículo concede a los usuarios de marcas notorias la posibilidad de ejecutar una acción de anulación durante 5 años desde la fecha de concesión de otra marca en litigio, y en el presente caso, el recurrente ejecuta la acción de oposición al registro que no tiene ninguna relación con ella. Por lo que se refiere a la infracción del artículo 13 c) de la Ley que prohíbe la inscripción como marca de los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, alegando que se trata de marca notoria, es preciso decir que la notoriedad no es obstáculo para que puedan convivir en el Registro con otras marcas distintas con el término inicial IBER, prefijo derivado de IBERIA, península donde se estableció el pueblo primitivo "Ibero" pues se trata de un término de dominio público no apropiable por nadie en exclusiva y de ninguna manera consta que el hoy recurrente pretenda aprovecharse de la reputación de la marca inscrita oponente". Sin perjuicio de que a todo ello se añada que en cualquier caso la reputación o notoriedad de IBERIA, IB ( mixta ), núm. 861.616 que la propia aspirante reconoce en su escrito de oposición al impugnar el motivo, venga referida al transportes de personas; pero que lo que no puede afirmarse en modo alguno es que la marca mixta sea una marca renombrada en el sector del transporte de mercancías, en cuanto se está hablando de un sector muy concreto y específico, no de un consumidor medio, con lo que el consumidor está especializado y como tal se mueve en un medio en el que conoce las empresas y marcas que operan en el mercado, lo que obsta a cualquier riesgo de asociación o confusión; que es lo que en definitiva viene a establecer la sentencia impugnada. Procede, en consecuencia, la desestimación del motivo examinado.

En el cuarto motivo de casación articulado se denuncia infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (Art. 95.1.4º de la L.J.), en relación con los artículos 11.1 a), b) y f), y artículos 12.1 a) y c) y 13 c) de la Ley de Marcas. Fácilmente se aprecia, como ya dijimos también en la sentencia de 2 de Julio pasado, " que el recurrente acumula indebidamente la infracción de doctrina de esta Sala referente a diversos apartados de artículos tan diferentes como son los artículos 11 a), b) y c), que regulan las prohibiciones absolutas, con los artículos 3, 4, 12 y 13 que se refieren a prohibiciones relativas de muy distinto tratamiento jurídico, limitándose a citar una serie de sentencias de esta Sala, todas ellas anteriores a la vigencia de la Ley de Marcas 32/1988, y que por sí mismas no pueden infringir los artículos de una Ley que no existía cuando se pronunciaron y que por tanto sólo pueden aplicarse a ellas, acomodándolas a su contenido y siempre que no la contradigan, distinción que no efectúa el recurrente que se limita a la cita indiscriminada de sentencias de esta Sala que no guardan relación alguna con el caso presente, y que de ningún modo sirven para justificar la infracción de la jurisprudencia de esta Sala en materia de marcas que es muy diversa y variada y de la que de ningún modo pueden deducirse principios generales aplicables a todos los casos pues siempre han de ser contemplados en relación con el caso concreto que se examine, lo que no sucede en el caso presente ". Procede desestimar el motivo de casación examinado.

Al desestimar los motivos de casación alegados, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,