STS, 25 de Febrero de 2004

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia de fecha 26 de marzo de 1.998, desestimatoria del recurso promovido por El Corte Inglés, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de marzo de 1.995, confirmada por la de 5 de septiembre de 1.995, al resolver el recurso ordinario interpuesto, y que concedió la inscripción de la marca número 1.681.339 "DE COMPRAS POR EL MUNDO" de tipo denominativo para productos de la clase 16 del Nomenclator, a solicitud de D. Diego.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en auto de la Sala de instancia de fecha 16 de julio de 1.998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de El Corte Inglés, S.A. compareció en forma en fecha 16 de octubre de 1.998, mediante escrito interponiendo recurso de casación, al amparo del apartado 1.4º del artículo 95 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1.956, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto los artículos 12.1.a), 13.c) y d) de la Ley 32/1.988 de Marcas. Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se declaren nulas de pleno derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de marzo de 1.995 y 5 de septiembre de 1.995, recaídas en la tramitación del expediente administrativo de solicitud de marca nacional número 1.681.339(1), denegando el acceso registral de la marca denominada "DE COMPRAS POR EL MUNDO".

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 21 de julio de 1.999.

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

Por providencia de fecha 30 de enero de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 11 de febrero de 2.004, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado,

La sociedad recurrente interpone el presente recurso de casación contra la Sentencia de 26 de marzo de 1.998 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso formulado contra la concesión administrativa de la marca nº 1.681.339 "De Compras por el Mundo" (para la clase 16, en concreto para catálogo por correo). La empresa actora se había opuesto a dicha concesión en defensa de su marca prioritaria "De compras por el mundo...con El Corte Inglés" (nº 1.233.115, clase 35, frase publicitaria), oposición que había sido rechazada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La Sentencia impugnada en casación desestimó el recurso como consecuencia del distinto ámbito aplicativo de las marcas, aunque la semejanza entre las denominaciones fuera susceptible de justificar la denegación de haberse tratado de productos idénticos o similares, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, de Marcas:

"...ha de destacarse que las semejanzas denominativas se manifiestan por la utilización común de la expresión "DE COMPRAS POR EL MUNDO", que constituye el distintivo único de la solicitante, que en el caso de la oponente va seguida de la frase "... EN EL CORTE INGLES".

No existe, por lo tanto, la identidad a la que alude la sociedad recurrente.

Sin embargo, la mera semejanza entre las denominaciones en pugna sería susceptible de justificar la denegación de tratarse de productos idénticos o similares, de acuerdo con el tenor literal del transcrito artículo 12.1 de la Ley de Marcas. No es éste, evidentemente, el caso que nos ocupa, pues el ámbito aplicativo de una y otra marca es claramente distinto, al referirse la impugnada a "Catálogos de venta por correo", y amparar la oponente "Una frase publicitaria", por lo que la inscripción de aquélla queda fuera de la prohibición contenida en la Ley 32/88 que otorga, frente a la anterior normativa contenida en el Estatuto de la Propiedad Industrial, una mayor importancia al principio de especialidad; pudiendo además afirmarse que tal disparidad excluye de todo punto la posibilidad de generar la confusión en el mercado a que se refiere la norma.

Frente a tal conclusión, ninguna virtualidad cabe reconocer a la pretendida amplitud del campo aplicativo de la marca núm. 1.233.115 pues, de admitirse la posibilidad de que la frase publicitaria que protege pudiera referirse a cualquier clase de productos con carácter excluyente de otras marcas, se estaría en definitiva consagrando una situación monopolística abiertamente contraria a la normativa de aplicación." (fundamento de derecho segundo)

El recurso de casación se basa en tres motivos, todos formulados al amparo del apartado 1.4 del artículo 95 de la Ley Jurisdiccional de 1.956, que es de aplicación al presente recurso. En ellos se aduce la infracción de los siguientes artículos de la Ley de Marcas, el 12.1.a), en los motivos primero y segundo, y el 13.c) y d), en el motivo tercero.

En el primer motivo argumenta la parte actora que se dan los dos requisitos exigidos en el mentado artículo 12.1 a), la identidad denominativa y la coincidencia de productos. La identidad denominativa tanto fonética como conceptual existe por cuanto la frase publicitaria original y creativa que se intentó registrar en su momento en 1.988 era "De compras por el mundo", a lo que debió añadir la marca base El Corte Inglés por exigencias de la normativa interna de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

También se daría, en su opinión la coincidencia de productos, ya que hasta la Instrucción dada por el Director del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de noviembre de 1.997, este organismo administrativo establecía la obligación de solicitar las marcas publicitarias en la clase 35 del Nomenclátor Internacional, que protege los servicios de publicidad, debiendo acompañarse dicha marca publicitaria de una marca base que estuviera concedida y que perteneciera al mismo titular de la marca slogan solicitada. De manera que, este tipo especial de marcas protegía y se extendía no sólo a los servicios comprendidos en la clase 35 del Nomenclátor, sino también a los productos y servicios protegidos por la marca base. En aplicación de dicho criterio, la actora hubo de acompañar una marca base que fue El Corte Inglés y, en particular la marca base número 347.080, que se encontraba y se encuentra concedida y en vigor para proteger productos comprendidos en la clase 16 del nomenclator.

Como diligencia para mejor proveer y con suspensión del plazo para dictar sentencia esta Sala solicitó a la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante providencia copia legitimada de la Instrucción dada por el Director del Departamento de Signos Distintivos de fecha 11 de noviembre de 1.997, sobre la obligación de solicitar las marcas publicitarias en la clase 35 del Nomenclátor Internacional y cuantas instrucciones hubiera anteriores o posteriores relativas a dicha obligación.

Cumplimentando lo solicitado, la Oficina Española de Patentes y Marcas remitió copia de la Instrucción de Examen nº 4, que se reproduce a continuación:

"ASUNTO: MARCA - SLOGAN

Las denominadas "marcas-slogan" han presentado una problemática específica sobre la cual es preciso realizar determinadas aclaraciones, ya que tanto lo que se refiere a su solicitud como a su tramitación ha sufrido cambios relevantes que se pasan a exponer a continuación, estableciéndose igualmente los criterios de actuación del Departamento.

En primer lugar, es preciso señalar que ni la Ley 32/88, de Marcas, ni su Reglamento de Ejecución, textos legales aplicables para la tramitación y resolución de las solicitudes de marcas, mencionan en ninguno de su artículos o reglas a la marca-slogan como una clase especial de signo distintivo que deba satisfacer unas exigencias o condiciones diferentes al resto de las marcas.

Por tanto, al aplicar el principio del Derecho de que "Donde la Ley no distingue no se puede distinguir", se desprende que éstas que estamos denominando marcas-slogan, se han de regir por las mismas normas que las aplicables al resto de las marcas, tanto en lo que se refiere a los requisitos de su solicitud, como a las prohibiciones absolutas y relativas de registro de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Marcas, que son las únicas aplicables, tanto a éstas como a todas las marcas, ya que, como ha quedado expuesto, no hay ninguna diferencia legal entre ellas.

Partiendo de estas premisas, ha sido preciso realizar una serie de replanteamientos a fin de cumplir adecuadamente lo establecido en la Ley de Marcas, y se ha considerado conveniente para ello adoptar un cambio de criterio respecto al registro como marcas de las frases publicitarias.

Ese cambio de criterio se plasma en los siguientes aspectos:

1. Habitualmente, el registro de las frases publicitarias o marcas-slogan, se venía realizando dentro de la clase 35 de servicios, acompañando a la frase publicitaria una llamada "marca-base", que debía estar concedida y, lógicamente, pertenecer al mismo titular que la solicitud de la marca- slogan.

   Esta forma de actuar se ha prolongado a lo largo de varios años, y ha sido incluso refrendada por algunas Sentencias que han avalado las resoluciones recaídas respecto de las que estamos denominando marcas-slogan.

   Sin embargo, resulta más acorde con las disposiciones de la Ley el admitir el registro de las frases publicitarias en cualquier clase del Nomenclátor que tenga relación con el producto o el servicio que va a distinguir. Por ejemplo, la marca nº 2.024.723 "PORQUE EXISTE TU PIEL EXISTE DIADERMINE" y gráfico, ha sido concedida en la clase 3, tal como fue solicitada, es decir, que no hay que restringir necesariamente estas solicitudes a la clase 35.

2. De iguala forma sucede con el requisito que se venia exigiendo de que la frase publicitaria debía ir acompañada de la llamada "marca-base", del mismo solicitante y que se hallase en vigor.

   Al no haber un apoyo legal en la ley de Marcas para exigir dicho requisito, es preciso modificar nuestra forma de actuar, de manera que una solicitud de registro de frase publicitaria "no será suspendida en ningún caso por el hecho de que junto a ella no figure la "marca-base".

   Si la frase solicitada no incurre en ninguna de las prohibiciones de los artículos 11, 12 y 13, se concederá, suspendiéndose en caso contrario, pero, se reitera, nunca por no ir acompañada de una "marca-base".

3. En cuanto a la posibilidad de continuar solicitando el registro de frases publicitarias en la clase 35, por ejemplo para "Servicios de publicidad y promoción de ventas", nada se opone a ello, pues como ya ha quedado expuesto, estas marcas no constituyen una categoría especial dentro de las marcas, sino que tienen el mismo tratamiento que cualquier otras solicitud y dentro de cualquier clase.

   Para finalizar, se pueden resumir los siguientes puntos.

   - Que el registro de frases publicitarias no tiene que someterse a ningún requisito especifico diferente de los que pueden exigirse para cualquier marca.

   - Que las frases publicitarias no tienen que ir acompañadas de "marca-base".

   - Que el hecho de que las marcas-slogan posean un carácter publicitario, no implica que las mismas deban solicitarse y ordenarse en la clase 35, sino que se clasificarán en la clase correspondiente del Nomenclátor, según los productos o servicios concretos a que se vaya a destinar dicho slogan publicitario.

   - Que únicamente serán denegadas si carecen de la capacidad distintiva suficiente para constituir marca o por cualquier otra prohibición absoluta o relativa contenida en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Marcas."

Debe estimarse el motivo. Teniendo en cuenta el criterio seguido por la Oficina Española de Patentes y Marcas para la inscripción de las marcas publicitarias hasta la instrucción que se ha reproducido en el fundamento de derecho anterior, la Sentencia impugnada no ha aplicado correctamente lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas que se alega como infringido al sostener que no había coincidencia de productos protegidos entre las marcas enfrentadas.

En efecto, como es sabido el referido precepto establece la prohibición relativa de que no puedan inscribirse las marcas que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con una marca anterior como consecuencia de presentar (a) una identidad o semejanza fonética, grafica o conceptual con ella, (b) para designar productos o servicios idénticos o similares. Pues bien, la Sentencia recurrida aprecia que, de estos dos criterios, se da el relativo a la semejanza denominativa, según se dice expresamente en el fundamento de derecho antes reproducido cuando señala que si bien no existe la identidad entre las marcas que la recurrente aduce, si se da una semejanza "susceptible de justificar la denegación de tratarse de productos idénticos o similares".

Ahora bien, entiende la Sala de instancia que no se da la coincidencia de productos al ser ambos distintos y comprendidos en clases diferentes del Nomenclátor (catálogo por correo de la clase 16 frente a frase publicitaria de la clase 35). Sin embargo tiene razón la parte recurrente en su argumentación que se ha resumido en el fundamento de derecho segundo. Hasta la Instrucción de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de noviembre de 1.997, la inscripción de una marca publicitaria respecto a productos de cualquier clase requería solicitarla como tal frase publicitaria en la clase 35 con el soporte de una marca base, extendiendose la protección de la frase publicitaria a los productos protegidos por la marca base.

Si se examina la solicitud de la marca "De compras por el mundo...en El Corte Inglés", la misma incluía doce marcas base sobre las que se proyectaba la citada frase publicitaria, y entre ellas la nº 347.080 (clases 16 y 19), en vigor en el momento en que se dictó la sentencia recurrida. Lo cual lleva a la conclusión de que hay que considerar que la marca prioritaria ampara también los productos de la clase 16 y, por consiguiente, se equivoca la Sentencia al rechazar la oposición de la misma frente a la marca concedida por la supuesta diferencia de productos.

No es óbice a lo anterior la objeción que opone la Sala de instancia de que aceptar que la frase publicitaria pudiera referirse a cualquier clase de productos equivaldría a consagrar una situación monopolística. En realidad, el procedimiento al que obligaba antaño la Oficina Española de Patentes y Marcas resulta equivalente a lo que ahora se hubiera visto obligada a hacer la sociedad actora para obtener el mismo resultado, que hubiera sido inscribir la marca prioritaria en las clases en las que operaban las marcas base mencionadas en su solicitud de 1.988, algo legítimo que no puede calificarse de monopolístico en ningún sentido. Sencillamente se protege una marca en las clases que el solicitante desea, lo que antes no era admitido de modo directo para las frases publicitarias, sino en la forma que se describe con toda claridad en la Instrucción reiteradamente citada.

La estimación del primer motivo hace innecesario entrar a valorar los otros dos motivos y nos lleva a decidir con plenitud de jurisdicción sobre el recurso contencioso administrativo a quo. Pues bien, no es preciso repetir las razones ya expuestas por las cuales ambas marcas coinciden en los productos y el campo aplicativo, por cuanto la prioritaria protege también los productos de la clase 16 del Nomenclátor.

Y, en relación con la semejanza entre las marcas enfrentadas, entiende esta Sala que la marca solicitada ciertamente no puede considerarse idéntica, fuese cual fuese la razón por la que la marca prioritaria se inscribió en su momento tal como es ("De compras por el mundo...en El Corte Inglés"), puesto que su segunda parte la diferencia de la marca solicitante. Sin embargo sí existe, debido a su parcial coincidencia denominativa, una apreciable semejanza entre ambas marcas que, como dijo la Sala de instancia, sería suficiente para denegar la inscripción para productos idénticos o similares. Y lo que es más relevante en este caso, la marca solicitante presenta, sobre la base de dicha semejanza, un evidente riesgo de asociación con la prioritaria que resulta contrario a la prohibición relativa comprendida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Debemos, pues, estimar el recurso contencioso administrativo a quo interpuesto por la entidad actora.

De las consideraciones anteriores se deduce, por tanto, la estimación del recurso de casación y, asimismo, la estimación del recurso contencioso administrativo interpuesto por El Corte Inglés contra el registro de la marca nº 1.681.339 "De compras por el mundo" para determinado producto de la clase 16 del nomenclátor por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En virtud de lo previsto en los artículos 102.2 y 131 de la Ley Jurisdiccional, no imponemos las costas de la instancia y en cuanto a las de la casación, que cada parte satisfaga las suyas.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,