STS, 13 de Mayo de 2004
| Ponente | Manuel Campos Sánchez-Bordona |
| ECLI | ES:TS:2004:3264 |
| Número de Recurso | 6779/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 13 de Mayo de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Mayo de dos mil cuatro.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6779/2000 interpuesto por D. Evaristo, representado por el Procurador D. Pedro Rodríguez y Rodríguez, contra la sentencia dictada con fecha 13 de julio de 2000 por la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2317/1996, sobre marca "Laboro"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
D. Evaristo interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2317/1996 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de mayo de 1996 que confirmó la de 3 de noviembre de 1995 sobre concesión de la marca número 1.920.369/1 "Laboro" en la clase 28 del Nomenclátor.
En su escrito de demanda, de 11 de junio de 1997, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se anula la Resolución requerida y se declare por la Sala no haber lugar a registrar la marca Laboro". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 28 de julio de 1997, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 31 de octubre de 1997 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 13 de julio de 2000, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Evaristo contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 14 de marzo de 1996 que concedió el acceso al Registro de la marca Laboro nº 1920369, debemos declarar y declaramos ser ajustada a derecho dicha resolución; sin hacer pronunciamiento sobre costas procesales".
Con fecha 3 de noviembre de 2000 D. Evaristo interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 6779/2000 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
Al amparo del artículo 88.1.a) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, reformada, en relación, asimismo, con la normativa que se señala al desarrollar el motivo.
Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por interpretación y aplicación errónea de la normativa que se señala en el desarrollo de este motivo, así como por no aplicación de la doctrina jurisprudencial que invoca en el desarrollo de este motivo.
Por auto de 28 de octubre de 2002 esta Sala declaró la inadmisión parcial de dicho recurso "en cuanto al motivo fundado en el art. 88.1.d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción y admitirlo en relación con el motivo fundado en el art. 88.1.c) de dicha Ley".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación y la imposición de las costas al recurrente.
Por providencia de 23 de febrero de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 5 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 13 de julio de 2000, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Evaristo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de mayo de 1996 que concedió el acceso al Registro de la marca "Laboro", número 1.920.369, para productos de la clase 28 del Nomenclátor.
La Sala de instancia confirmó la resolución impugnada fundándose en un lacónico fundamento de derecho cuyo contenido, tras exponer la doctrina general sobre el análisis comparativo de las marcas, se reduce, en lo que afecta al específico contraste entre la concedida y la opuesta en la demanda, a la siguiente frase: "Y en aplicación de dicha doctrina aparecen notorias y acusadas diferencias que existen entre las marcas Laboro solicitante nº 1920369 clase 28 y Laboreo clase 16 nº 1010459 así como su diversidad de aplicación. Todo lo cual lleva a la desestimación del presente recurso por estimarse ajustada a Derecho la resolución recurrida".
El único motivo de casación que ha sido admitido se interpone al amparo del artículo 88.1, apartado a) (debe leerse apartado c) de la Ley Jurisdiccional y en él se denuncia la infracción del principio de congruencia procesal, con cita como vulnerados del artículo 359 de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil y del artículo 24 de la Constitución.
A juicio de la parte recurrente, la "sentencia de la Sala a quo incurre doblemente en incongruencia, [...] por no pronunciarse sobre la diferencia entre la impugnada Laboro (1.920.369) y la marca Labora (947.382) perteneciente al impugnante y [...] por entrar en la comparación de Laboro con Laboreo (1.010.459) cuando el titular de esta última no ejerce ninguna acción ni es parte en las presentes actuaciones".
El motivo debe ser acogido. El tribunal de instancia altera y tergiversa los términos del debate procesal cuando, por un lado, se refiere a una marca ("Laboreo") que, si ciertamente fue opuesta en vía administrativa, no había sido la que en la demanda se utilizaba como elemento de contraste; por otro, paradójicamente, se abstiene de dar respuesta motivada a lo que constituía el objeto único de la demanda, esto es, a la eventual nulidad del acuerdo impugnado debido a la similitud, y consiguiente incompatibilidad registral, entre la marca "Labora" y la admitida "Laboro".
El error -que excede obviamente de la mera equivocación mecanográfica- es claro y tiene como consecuencia que el tribunal de instancia no ha resuelto dentro de los límites del debate procesal sino al margen de él. No ha respetado, por consiguiente, el derecho del recurrente a que el órgano jurisdiccional le dé una respuesta motivada, congruente con sus pretensiones. La sentencia que incurre en este defecto ha de ser, pues, casada.
La estimación del recurso de casación determina que esta Sala del Tribunal Supremo haya de resolver "lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate" (artículo 95.2.d de la vigente Ley Jurisdiccional).
La resolución administrativa originaria, de 3 de noviembre de 1995, había apreciado la compatibilidad de la marca aspirante "Laboro", número 1.920.369, para proteger productos de la clase 28 (en concreto "juegos") con la marca oponente "Labora" número 947.382, que amparaba productos de la clase 16 (en concreto, impresos, folletos, catálogos, sobres y cartas). Impugnada en sede administrativa, la Oficina Española de Patentes y Marcas la ratificó con el siguiente argumento:
"[...] De la comparación de las marcas en conflicto, 'Laboro' la solicitada, y 'Labora' la recurrente, se desprende una gran semejanza entre sus distintivos, lo que exige mayor rigor en su análisis aplicativo, y al comprobar el ámbito protector de cada una de ellas se puede observar una gran disparidad, 'impresos, folletos, catálogos, sobres y cartas' y 'juegos', por lo que se aleja el riesgo de confusión o el de asociación con la marca anterior que pudiera darse en el mercado; pues el sector de éste, juguetería, en que opera la marca combatida, nada tiene que ver con el de imprenta de la marca obstaculizante, de tal forma que la estimación de ésta como causante de la posible denegación de la solicitada, supondría una extensión injustificada de su derecho de exclusiva, que iría más allá de lo que nuestro sistema legal marcario permite, porque el plano comparativo de los distintivos debe estar en íntima relación con el de los ámbitos protectores, y del examen conjunto de ambos se debe deducir la eventual opacidad y nitidez que pueda resultar en las relaciones comerciales en las que ambas marcas confluyan, de tal forma que la claridad en el mercado sea la directriz de su convivencia, como ocurre en este caso".
La parte actora se limitó en la demanda a sostener la "identidad fonética" de ambos vocablos, suficiente, en su opinión, para acarrear su incompatibilidad registral. La cita del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas que se hace en aquel escrito procesal se fija sólo en este aspecto fonético, obviando toda referencia al ámbito aplicativo, esto es, a la diferencia de productos protegidos, que era justamente el factor que la Oficina Española de Patentes y Marcas consideraba relevante para admitir la nueva marca. Omisión que subsiste en el escrito de conclusiones donde, una vez más, lo único que se aduce es la identidad fonética entre ambos signos.
Siendo ello así, el recurso contencioso-administrativo estaba y está abocado a su desestimación. Tras la aprobación de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, la prohibición relativa de registro de las marcas que se incluye en su artículo 12.1.a) exige, según ya hemos dicho repetidamente, no sólo la identidad o semejanza (fonética, gráfica o conceptual) de una denominación respecto de la ya inscrita sino también, y de modo necesario, la identidad o similitud de productos o servicios que una y otra designan. Esta última exigencia no tiene carácter accesorio sino principal en la nueva regulación legal.
Precisamente porque el precepto citado exige la doble identidad/semejanza a la que acabamos de aludir, la exclusión de una de ellas (en este caso, la aplicativa, tal como acertadamente apreció la Oficina Española de Patentes y Marcas) impide que entre en juego la prohibición de registro. Aun cuando no existan suficientes diferencias fonéticas y gráficas entre ambos signos, el hecho de que uno y otro se refieran a productos de ámbitos aplicativos totalmente distintos basta para permitir el acceso al registro del solicitante.
En definitiva, por más que haya una estrecha similitud entre "Laboro" y Labora", si los servicios o productos a los que ambas denominaciones en conflicto se refieren pertenecen a ámbitos o sectores del mercado claramente diferenciados, bien puede afirmarse que queda excluido el riesgo de confusión y procede que la marca solicitante acceda al registro.
La Administración apreció en este caso con toda lógica y acierto, tras admitir las innegables semejanzas fonéticas de uno y otro signo, que entre el sector del juego (al que se refiere la marca aspirante) y el sector de la imprenta (al que se refiere la marca de la demandante) existen suficientes diferencias como para excluir la aplicación del artículo 12.1.a) antes citado. Juicio que, por lo demás, según acabamos de significar, ni siquiera aparece combatido en la demanda a pesar de que se constituyó en la clave o fundamento esencial del acto administrativo impugnado.
Procede, pues, la estimación del recurso de casación y la desestimación del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Estimar el recurso de casación número 6779/2000 interpuesto por D. Evaristo contra la sentencia dictada con fecha 13 de julio de 2000 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2317/1996, que casamos.
Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 2317/1996 interpuesto por D. Evaristo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de mayo de 1996 que confirmó la de 3 de noviembre de 1995, de concesión de la marca número 1.920.369/1 "Laboro" en la clase 28 del Nomenclátor.
Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Fernando Cid.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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