STS, 28 de Junio de 2004

Ponente:Francisco Trujillo Mamely
Número de Recurso:1007/2001
Procedimiento:CONTENCIOSO - RECURSO CASACION
Fecha de Resolución:28 de Junio de 2004
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

CONCESIîN DEL REGISTRO DE MARCA. No concurren los presupuestos aplicativos de la prohibici—n de registro prevista en el art’culo 12.1 de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas porque comparando la solicitada con cada una de las oponentes y no con el conjunto de ambas, puesto que cada una de ellas es una marca independiente y as’ son consideradas tanto a nivel registral como de mercado, son lo bastante dispares para no haber lugar a confusi—n en el campo de aceites, grasas industriales y otros en el que todas coinciden. Se desestima la demanda. Se desestima la apelaci—n.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Junio de dos mil cuatro.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1007 de 2001 interpuesto por la entidad MAGNETI MARELLI IBERICA, S.A., representada procesalmente por la Procuradora Doña ROSA SORRIBES CALLE, contra la sentencia dictada el día 5 diciembre de 2000 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 1ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 148/1998, que declaró ajustada a derecho la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas dictada el día 1 de Octubre de 1.997 que concedió el registro de la marca mixta número 2.012.896, " FUTURE LUBE ". para productos de la Clase 4 del Nomenclátor Internacional.-

En este recurso es parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia.-

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Con fecha 5 de diciembre de 2000, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 1ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Dª. Rosa Sorribes Calle, en nombre y representación de la mercantil MAGNETI MARELLI IBERICA, S.A., contra la resolución de 1 de octubre de 1.997, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas que confirmaba, en vía de recurso ordinario, la dictada el 21 de abril de 1.997, por la que se concedió el registro de la marca mixta 2.012.896 " FUTURE LUBE ", en clase 4, declaramos ajustadas a Derecho las antedichas resoluciones. Sin hacer expresa imposición de las costas causadas ".-

SEGUNDO

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la mercantil MAGNETI MARELLI IBERICA, S.A., a través de su Procuradora Sra. SORRIBES CALLE, que lo formalizó por escrito en base a tres motivos, todos ellos al amparo del apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por infracción, respectivamente, de los artículos 12.1.a), 13.c y 1º de la Ley de Marcas. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se acordase dejar sin efecto las resoluciones recurridas, denegando la concesión de la marca mixta número 2.012.896, " FUTURE LUBE ", para productos de la clase 4 del Nomenclátor Internacional.-

TERCERO

La parte recurrida, la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, y en su nombre, el Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicó a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas del mismo a la recurrente.-

CUARTO

Mediante providencia de fecha 22 de abril de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 16 de junio siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 5 de Diciembre de 2.000, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la hoy recurrente en casación contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 1º de Octubre de 1.997 que, a su vez había desestimado el recurso ordinario interpuesto contra la de la propia Oficina de fecha 21 de Abril anterior, que había concedido el registro de la marca mixta número 2.012.896, consistente en " una figura rectangular de fondo oscuro dentro de la cual aparece en dos líneas de escritura la denominación FUTURE LUBE, siendo la segunda línea de mayor tamaño que la primera ", para productos de la Clase 4 del Nomenclátor Internacional, " aditivos y aceites lubricantes ", pese a la oposición que había formulado la recurrente como titular de las marcas número 852.301, denominativa, "FUTUR", Clase 4, " aceites de motor " y 1.958.002, denominativa, "LUBECO", Clase 9, " aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas ". La Resolución administrativa entendió que no concurrían los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas porque comparando la solicitada con cada una de las oponentes y no con el conjunto de ambas, puesto que cada una de ellas es una marca independiente y así son consideradas tanto a nivel registral como de mercado, son lo bastante dispares para no haber lugar a confusión en el campo de aceites, grasas industriales y otros en el que todas coinciden.

La sentencia de instancia argumentó, para desestimar el recurso, que:

[...] " Pues bien, en el caso enjuiciado, proyectando la anterior doctrina legal, resulta incuestionable que entre las marcas enfrentadas, existen suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado; diferencias que se ponen de manifiesto, en primer lugar, en su comparación con cada una de las oponentes, sin que quepa unir éstas a efectos de crear otra hipotética al modo intentado por el actor, y en segundo lugar, por el gráfico de la solicitada, puesto que la mayor importancia que a los efectos comparativos ha de otorgarse al elemento denominativo, por ser éste el que el consumidor utiliza al solicitar verbalmente los productos, no excluye la toma en consideración a esos mismos efectos del elemento gráfico, al contribuir éste también a la diferenciación de los productos - Sentencia TS, Sala 3ª, Sección 3ª, de 15 de abril de 1997 -, cual ocurre en el presente supuesto, por lo que debe de rechazarse cualquier posible o eventual " riesgo de asociación ".

El hecho de la identidad o similitud de los productos que las marcas protegen no es suficiente para declarar su incompatibilidad, y a tal factor - STS. Sala 3ª, Sección 3ª, de 20 de marzo de 1997 - sólo puede apreciarse de un modo secundario y para reforzar la diferencia o igualdad entre las marcas, pero nunca contar como elemento diferenciador exclusivo.

Por último no existe ni siquiera una prueba indiciaria que haya de presumir que con la marca solicitada, la entidad que pretende su registro, haya de obtener un provecho como el que la parte recurrente alude ".

SEGUNDO

Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación que se articula en tres motivos, todos ellos al amparo del apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por infracción, respectivamente, de los artículos 12.1.a), 13.c y 1º de la Ley de Marcas.

Hemos dicho de forma reiterada, que ahora excusa cualquier cita concreta que " los motivos de casación, en cuanto se limiten a discrepar de las apreciaciones de la Sala de instancia acerca de la relación de semejanza/diferenciación entre los signos enfrentados, así como sobre la existencia o inexistencia del riesgo de confusión o de asociación entre ambos, deben ser rechazados "; o que " ha de prevalecer la apreciación del Tribunal de Instancia sobre el mayor o menor grado de semejanza entre los signos distintivos enfrentados, sean gráficos o denominativos, sin que aquella apreciación pueda ser sustituida por la del Tribunal de Casación, a menos que sea de todo punto irracional o arbitraria".

Que es justamente lo que se pretende en este caso con los motivos de casación articulados, pues es claro que entre aquellos signos distintivos comparados en su conjunto, como ha de hacerse, pero con respecto de cada una de las marcas opuestas y tanto en cuanto se trata de la comparación entre marca mixta ( gráfico denominativa) y denominativas, existen suficientes elementos de diferenciación, para fundamentar, razonadamente, un juicio cual el emitido en este caso por el Tribunal de Instancia, que rechaza de una manera clara, motivada y razonable la forma de comparación que pretende la parte recurrente y afirma de modo tajante, no sólo la inexistencia todo riesgo de error o confusión en el mercado, sino que, además, excluye expresamente cualquier posible o eventual riesgo de asociación.

Riesgo de asociación, que como también tenemos dicho, no se intercomunica entre los diversos campos y no debe contemplarse aisladamente, sino en relación con el riesgo de confusión, ya que como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de Noviembre de 1.997, " el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste ".

Por lo que excluido el riesgo de confusión, desaparece asimismo el riesgo de asociación. Y si la sentencia de instancia, afirma igualmente que " no existe ni siquiera una prueba indiciaria que haya de presumir que con la marca solicitada, la entidad que pretende su registro, haya de obtener un provecho como el que la parte recurrente alude ", porque el que fuese conocida en el mercado de Madrid la marca oponente antes de la solicitud de la aspirante, no basta para apreciar no ya la notoriedad, sino el renombre, que sería lo que permitiría la atenuación del principio de especialidad.

Cierto es que esta Sala no puede compartir la afirmación de la sentencia de que la " similitud o identidad de los productos que las marcas oponentes protegen, solo tiene un valor secundario y para reforzar la diferencia o igualdad entre las marcas, pero no como elemento diferenciador exclusivo ", puesto que si ello era correcto en relación con el artículo 124.1º del ya derogado Estatuto de la Propiedad Industrial, en modo alguno lo es ahora con la vigente Ley de Marcas, que aunque coincide con aquel en lo que se refiere a la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente, en cambio introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquellas la semejanza conceptual, y se refiere concretamente a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, esto es, en cualquier caso es precisa la concurrencia cumulativa de ambos requisitos.

Razones que abonan la desestimación de los dos primeros motivos, en cuanto están íntimamente ligados entre sí.

TERCERO

Si a ello se añade que tampoco existe la infracción denunciada del artículo 1º de la Ley de Marcas, en cuanto el signo propuesto cumple las condiciones de tal precepto, (" Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos de otra persona), los tres motivos deben rechazarse, porque el argumento utilizado para defender este último - que la existencia de la marca oponente se lo impide -, no es sino un petición de principio, replanteando de nuevo todos sus argumentos y volviendo al punto de partida, la identidad o similitud entre los signos ya rechazada.

Por todo ello el recurso de casación ha de ser desestimado, lo que debe comportar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, al no aparecer causa alguna que justifique su no imposición.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

No haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de MAGNETI MARELLI IBERICA, S.A.", contra sentencia dictada con fecha 5 de Diciembre de 2.000, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 148/1.998; con expresa imposición de las costas de éste recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.