STS, 18 de Mayo de 2004
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2004:3375 |
| Número de Recurso | 5146/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 18 de Mayo de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Mayo de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 5146/2000, interpuesto por el Procurador D. Saturnino Estevez Rodríguez, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, contra la sentencia nº 323 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 3027/1997 con fecha 1 de marzo de 2000, sobre inscripción de la marca internacional nº 631.235 "COMPOSTELLA", clases 7 y 11; siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo nº 3027/97, la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 323 de fecha 1 de marzo de 2000, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Santiago de Compostela, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 de octubre de 1996 confirmada en vía de recurso ordinario por otra de 24 de abril de 1997 que concedieron la inscripción registral de la marca internacional nº 631.235 "COMPOSTELLA", clase 7ª "maquinarias para motores, instrumentos y acoplamientos y órganos de transmisión, excepto de vehículos de motores, instrumentos agrícolas y depuración" clase 11ª "instrumentos para tratamientos de depuraciones y residuos", de la titularidad de SEGHERS ENGINEERING (Bélgica), a pesar de la oposición efectuada por la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, en base a sus marcas inscritas nª 1.696.743 y otras "UNIVERSIDAD DE COMPOSTELA", clase 36, 38 y 41 "papel, impresos y periódicos", y nº 1.955.525 y otras "CAMPUS DE COMPOSTELA" de las mismas clases. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación del Excmo. Ayuntamiento de SANTIAGO DE COMPOSTELA, se interpuso recurso de casación el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 21 de junio de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el Excmo. Ayuntamiento de SANTIAGO DE COMPOSTELA compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 4 de septiembre de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando y anulando la sentencia recurrida y dictando sentencia acordando la denegación de la marca internacional nº 631.235 "COMPOSTELLA", clases 7ª y 11ª.
El recurso de casación, en su único motivo, fue admitido por providencia de la Sección Primera de esta Sala de fecha 6 de marzo de 2002. Por providencia de fecha 9 de abril de 2002, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso al Sr. Abogado del Estado, a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que efectuó en escrito presentado el día 12 de abril de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declarara no haber lugar al recurso y se impusieran las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 3 de marzo de 2004, se señaló este recurso de casación para votación y fallo el día 4 de mayo de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso se articula un único motivo de casación al amparo del Art. 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fuesen aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que luego concreta en la infracción de los artículos 12.1 a) y 11.1 h) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y jurisprudencia aplicable al caso.
El motivo de casación articulado, en cuanto se refiere a la infracción del artículo 12.1 a), no puede prosperar. La sentencia recurrida lo interpreta correctamente así como la jurisprudencia aplicable al caso. En el presente caso, el problema se centra en determinar si pueden convivir en el Registro de la Propiedad Industrial sin infringir el Art. 12.1 a), de la Ley, la marca internacional aspirante nº 631.235 denominativa "COMPOSTELLA", clase 7ª "máquinas y motores, acoplamientos, transmisión de vehículos con excepción de los vehículos terrestres, industriales y agrícolas", y clase 11ª "instalación de tratamientos de depuración y residuos", de la titularidad de SEGHERS ENGINEERING y sus oponentes inscritas nº 1.696.743 y otras "UNIVERSIDAD DE COMPOSTELA", y nº 1.955.525 y otras "CAMPUS DE COMPOSTELA", propiedad de la Universidad de Santiago de Compostela, así como las marcas "COMPOSTELA CAPITAL" y "COMPOSTELA" (ambas con gráfico) de la titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. La sentencia recurrida llega a la conclusión, deducida de la prueba practicada en autos, que ambas marcas, comparadas en su conjunto, son compatibles registralmente y que no existe riesgo de confusión entre ellas aunque tengan el parecido en el término "COMPOSTELA", lo que no les hace incurrir en la prohibición contenida en el Art. 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988. Conclusión que comparte esta Sala, rechazando la tesis del recurrente, que pretende fijar la comparación exclusivamente entre los términos parecidos "COMPOSTELLA" y "COMPOSTELA", cuando las marcas oponentes presentan otros términos diferenciales como "UNIVERSIDAD", "CAMPUS", "CAPITAL", amen de las diferencias gráficas y del término "COMPOSTELLA" con "LL" de la aspirante, que producen evidentemente una diferencia fonética entre todas, así como los elementos gráficos de las oponentes que las hacen inconfundibles. Con ello se elimina la prohibición contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas.
En el único motivo de casación articulado, el recurrente alega también infracción del artículo 11.1 h) de la Ley de Marcas, que como prohibición absoluta establece la de registrar como marca "los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal". La sentencia recurrida resuelve que no concurre la prohibición del artículo 11.1, porque el vocablo que compone la marca no coincide con el municipio español de Santiago de Compostela, y que ni siquiera tiene coincidencia parcial dado que la marca aspirante es "COMPOSTELLA", con "LL", en vez de "L". La tesis de la sentencia recurrida no puede ser aceptada por la Sala, pues no ofrece la menor duda que la marca aspirante "COMPOSTELLA" imita o intenta reproducir la denominación del municipio de Santiago de Compostela, aprovechándose de la fama y notoriedad de dicho municipio, por lo que lejos de ser un término producto de la imaginación o inventiva del aspirante, que constituye la característica principal de toda marca conforme al artículo 1 de la Ley, se trata de un intento de imitar, introduciendo la letra "LL", la denominación del municipio, que es precisamente en lo que consiste la prohibición contenida en el artículo 11.1 h) de la Ley de Marcas, careciendo de la preceptiva autorización de dicho municipio, y en cualquier caso, constituyendo dicha denominación el elemento único y principal de la marca aspirante y no un elemento accesorio de la misma como establece dicho artículo. Por ello procede estimar el motivo de casación examinado, casando y anulando la sentencia recurrida por no ser conforme a derecho, y en consecuencia, dictar otra sentencia por la que, estimando el recurso contencioso-administrativo número 3027/1997 interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de SANTIAGO DE COMPOSTELA, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 1 de abril de 1996 confirmada en vía de recurso ordinario por otra de 24 de abril de 1997, que concedieron la inscripción registral de la marca internacional nº 631.235 "COMPOSTELLA", clases 7ª y 11ª, declaramos que dichas resoluciones no son conformes a derecho y como tal las anulamos, denegando definitivamente la inscripción registral de dicha marca.
Al estimar el único motivo de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, y no hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo conforme dispone el Art. 139 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 5146/2000, interpuesto por el Procurador D. Saturnino Estevez Rodríguez, en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA contra la sentencia nº 323 de fecha 1 de Marzo de 2000, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 3027/1997, que casamos y anulamos por no ser conforme a derecho.
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) Que en su lugar dictamos otra por la que se estima el recurso contencioso administrativo nº 3027/1997 interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de SANTIAGO DE COMPOSTELA y anulamos por no ser conformes a derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas a las que la demanda se contrae y acordamos la definitiva denegación de la inscripción de la marca internacional nº 631.235 "COMPOSTELLA", clases 7ª y 11ª.
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) No se hace expresa condena en costas, ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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