STS, 17 de Noviembre de 2004
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2004:7428 |
| Número de Recurso | 6474/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 17 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Noviembre de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 6474/2001, interpuesto por la Entidad CHIVAS BROTHERS LIMITED, representada por la Procuradora Doña Almudena González García, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 541/2001 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de mayo de 2001, recaída en el recurso nº 29/1998, sobre denegación de inscripción de la marca nº 2.011.605 "THE CENTURY OF MALTS" gráfica; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad CHIVAS BROTHERS LIMITED, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de octubre de 1997, desestimatoria en recurso ordinario de la de 7 de abril de 1997, que denegaba la inscripción de la marca nº 2.011.605 "THE CENTURY OF MALTS" gráfica, para designar productos de la clase 33ª del Nomenclator.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 8 de octubre de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (CHIVAS BROTHERS LIMITED) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 7 de noviembre de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, infracción, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, infracción, por aplicación indebida del art. 12 art. 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Terminando por suplicar sentencia en la que se declare haber al recurso y que se estime los motivos de casación en él aducido; case la sentencia recurrida para resolver de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca "CHIVAS BROTHERS THE CENTURY OF MALTS" (gráfica) nº 2.011.605, acordando su concesión.
Por providencia de la Sala, de fecha 14 de noviembre de 2002, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 16 de diciembre de 2002 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 27 de diciembre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 20 de septiembre de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 10 de noviembre del corriente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia desestimatoria del recurso interpuesto por la entidad CHIVAS BROTHERS LIMITED contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó a inscripción de la marca nº 2.011.605 "CHIVAS BROTHERS THE CENTURY OF MALTS (MIXTA), de la clase 33 para bebidas alcohólicas (excepto cervezas), por su semejanza con la marca nº 1.948.473 con gráfico "CENTURIA RON CANEY EL LEGITIMO CUBANO" para la misma clase, en concreto ron.
El Tribunal de instancia basó su fallo en las siguientes consideraciones:
"Presupuesto lo anterior, la Sala entiende que las resoluciones denegatorias de la marca solicitada por la sociedad CHIVAS BROTHERS LIMITED han de ser confirmadas por lo que a continuación exponemos:
En efecto:
a) La denominación de las dos marcas contrapuestas es tremendamente parecida "THE CENTURY OF MALTS" y "CENTURIA RON CANEY EL LEGÍTIMO CUBANO", ya que los términos más representativos century y "centuria" significan lo mismo en diferentes idiomas, inglés y castellano, teniendo una gran semejanza tanto fonética como conceptual, aludiendo a la vejez de los productos alcohólicos o licores que les confieren mayor calidad.
b) Además los productos de la marca solicitada pertenecientes a la clase 33, (como los de la oponente), se concretan primero en bebidas alcohólicas menos cervezas, después limitadas a whisky escocés, mientras que los que protege la sociedad oponente amparan exclusivamente ron, también bebida alcohólica. Las áreas comerciales y los ámbitos aplicativos son por tanto totalmente iguales, como lo demuestra el que todos esos productos se expendan en bares o establecimientos de este tipo.
c) Aunque ambas marcas ostentan un gráfico especial, sin embargo el de la solicitante, consistente en una botella, no es muy identificativo por cuanto que al ser todos los productos que nos ocupan bebidas alcohólicas han de ir inevitablemente envasadas en una botella de licor semejante a la del dibujo de la instada.
Y d) por último no se puede olvidar que la marca solicitada no coincide en su denominación con la razón social de la sociedad instante, por lo que el consumidor -si solo lee la denominación sin observar la cabecera del gráfico- no puede identificar o asociar la marca con el origen empresarial de la recurrente, haciéndolo muy probablemente con los productos y origen de los de la sociedad oponente.
En conclusión hay un evidente riesgo de confusión o error.
Estos extremos conllevan la aplicación al caso concreto de la prohibición prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas, ya que entre ambas denominaciones existen suficientes semejanzas fonéticas, denominativas y conceptuales que implican claramente el riesgo de error o confusión en el mercado.
Procede, por ello, desestimar el recurso interpuesto y, correlativamente, declarar la conformidad a Derecho de las Resoluciones que denegaron la inscripción de la marca solicitada para los productos reivindicados en la Oficina Española de Patentes y Marcas"
.
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación que se funda en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Se denuncia en el primer motivo de casación quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia al entender que hay una contradicción flagrante entre sus fundamentos jurídicos. Esta contradicción se desprende, a juicio de la recurrente, de lo que se dice en fundamento jurídico 2º-"..de suerte que su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literales o gráficos de las denominaciones a considerar, sin desintegrar artificiosamente las sílabas o palabras que la componen, sino más bien atendiendo principalmente a la impresión fonética o gráfica que normalmente ha de producir en el público consumidor"-, con la conclusión del fundamento jurídico 3º- "La denominación de las dos marcas contrapuestas es tremendamente parecida THE CENTURY OF MALTS y CENTURIA RON CANEY EL LEGITIMO CUBANO, ya que los términos más representativos CENTURY y CENTURIA significan lo mismo en diferentes idiomas, inglés y castellano, teniendo una gran semejanza tanto fonética como conceptual aludiendo a la vejez de los productos alcohólicos o licores que les confieren mayor calidad".
El motivo debe desestimarse, pues se funda en una lectura parcial e interesada de la sentencia. En ella, después de sentar los criterios jurisprudenciales que han de tenerse en cuenta en el examen de las marcas enfrentadas -la simple prosodia o imagen de los vocablos, dibujos, figuras o diseños; unidad gramatical y conceptual indivisible de las marcas; examen de la totalidad de los términos literales o gráficos-, de las que el examen global es sólo uno de ellos, concluye que "lo fundamental, así, no es tanto descender a disquisiciones léxico-gramaticales, sino determinar si los signos con que se presentan en el mercado inducen o no a error, en algún aspecto, al consumidor".
Es decir, la sentencia en la que puede considerarse primera premisa hace un análisis jurídico del tema, y se decanta por un criterio fundamental -"si en algún aspecto se puede inducir a error al consumidor", para más adelante, concluir en el siguiente fundamento con que ese aspecto fundamental es la palabra "century", "centuria", que puede determinar la confusión entre los signos. No existe por tanto la contradicción que se aduce en el motivo casacional, sin que a través de él, dado su inclusión en el apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, pueda invocarse, como se hace, lesión del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas, ya que está hipotética infracción al ser de derecho material debió invocarse al amparo del apartado d) del art. 88.1.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productosº.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
En el presente caso no se observa que el Tribunal de instancia haya incurrido en arbitrariedad o error al realizar la comparación de los signos enfrentados. En efecto, de todos los elementos que constituyen ambas marcas, el más característico es el término "CENTURY" en la solicitada, y "CENTURIA" en la oponente, que se destaca sobre los demás en dimensión de sus letras y en su grafía. Con esto se pone de manifiesto la confusión que se generaría en los consumidores de bebidas sobre el origen empresarial de los productos, sin que la representación de estos elementos sobre una botella otorgue un carácter de distintividad, ya que al tratarse de bebidas alcohólicas, la forma normal de venta se realiza en estos embases.
Por último, la declaración de la sentencia de que el nombre comercial del solicitante no coincide con lo consignado en la marca solicitado, es un elemento añadido que en nada modifica la conclusión de que lo predominante es el término "century", y a partir de él se construye la prohibición del artículo 12.1.a).
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 6474/2001, interpuesto por la Entidad CHIVAS BROTHERS LIMITED, contra la sentencia nº 541/2001 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de mayo de 2001, recaída en el recurso nº 29/1998; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
