STS 589/2002, 17 de Junio de 2002

1º.- La Procuradora doña Araceli García Gómez, en nombre y representación de la entidad "ROBERTO ZUBIRI, S.A.", promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía, turnada al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Barcelona, contra "DANEL FERRY, S.A.", en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: "Se dicte sentencia por la que se declare: a) Que "ROBERTO ZUBIRI S.A." en cuanto licenciataria exclusiva del Modelo de Utilidad 230.704 posee el derecho exclusivo y excluyente en cuanto a la fabricación, comercialización y ofrecimiento del objeto industrial del citado modelo. b) Que la demandada, fabrica y comercializa bajo referencia 76-ORDI-PLI-300.129-P objetos que coinciden esencialmente con el modelo de utilidad 230.704, incidiendo en, la violación del derecho de uso y explotación exclusiva que a la actora confiere- la licencia sobre el mismo. c) Que la demandada viene suministrando formularios amparados por el Modelo de utilidad 230.704 a la firma "SERVICIOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO" de Cádiz, identificados como Mod. CC-8.- d) que la comercialización por la demandada de ejecuciones de conjuntos de "sobres-carta" de tipo comercial que se ha referenciado, viene irrogando notable lesión económica a "ROBERTO ZUBIRI, S.A." como licenciataria exclusiva del modelo de utilidad 230.704, que han de ser resarcidos mediante la correspondiente indemnización de daños y perjuicios que por los conceptos, de daño emergente y lucro cesante, que serán objeto de cuantificación en ejecución de sentencia. Que por todo lo anterior la demanda debe ser condenada: 1. Al cese inmediato de la fabricación de conjuntos "sobre-carta", tipo comercial, distinguidos con la referencia 76-ORDI-PLI-300.129-P, o cualquier otra que reproduzca las características reivindicadas por el modelo de utilidad 230.704. 2. A la abstención inmediata y para lo sucesivo en la fabricación, comercialización o utilización en cualquier forma del objeto protegido por el referido modelo de utilidad. 3. Al embargo de los medios exclusivamente destinados a la fabricación de los productos infractores y de todas las existencias de conjuntos de "sobres-carta" de tipo comercial amparados en el Modelo de Utilidad 230.704 y a la retirada del mercado tanto de los ejemplares distribuidos en el mismo de tales conjuntos como del material publicitario, catálogos o listas de precios que comporte ejecuciones violatorias del repetido Modelo de utilidad. 4. Al pago de indemnización por los daños y perjuicios causados a "ROBERTO ZUBIRI S.A." como consecuencia de los actos violatorios del Modelo de Utilidad 230.794, de que es licenciataria exclusiva, cuya indemnización comprenderá tanto los daños y perjuicios sufridos, como la ganancia dejada de obtener por la, compañía actora, en cuantía que se concretará en ejecución, de la sentencia. 5. A la publicación a su costa de la sentencia condenatoria que recaiga en los presentes autos, mediante anuncios insertos en dos periódicos de difusión nacional, de elección del demandante, y a la notificación de dicha sentencia los clientes de la compañía demandada, que hayan sido suministrados de copias violatorias de los que constituye el objeto del Modelo de Utilidad 230.794. 6. Al pago de las costas del presente juicio".

2. - Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, la contestó oponiéndose a la misma y suplicando al Juzgado una sentencia desestimatoria de la demanda, que imponga las costas a la parte actora".

3. - El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Barcelona dictó sentencia, en fecha 23 de septiembre de 1994, cuya parte dispositiva dice literalmente: "Que estimando en todos sus puntos la demanda interpuesta por "ROBERTO ZUBIRI" contra "DANEL FERRY ESPAÑA, S.A.", debo declarar y declaro: a) Que "ROBERTO ZUBIRI S.A." en cuanto licenciataria exclusiva del Modelo de Utilidad 230.704 posee el derecho exclusivo y excluyente en cuanto a la fabricación, comercialización y ofrecimiento del objeto industrial del citado modelo. b) Que la demandada, fabrica y comercializa bajo referencia 76-ORDI-PLI- 300.129-P objetos que coinciden esencialmente con el modelo de utilidad 230.704, incidiendo en, la violación del derecho de uso y explotación exclusiva que a la actora confiere la licencia sobre el mismo. c) Que la demandada viene suministrando formularios amparados por el Modelo de utilidad 230.704 a la firma "SERVICIOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO" de Cádiz, identificados como Mod. CC-8.- d) que la comercialización por la demandada de ejecuciones de conjuntos de "sobres-carta" de tipo comercial que se ha referenciado, viene irrogando notable lesión económica a "ROBERTO ZUBIRI, S.A." como licenciataria exclusiva del modelo de utilidad 230.704, que han de ser resarcidos mediante la correspondiente indemnización de daños y perjuicios que por los conceptos, de daño emergente y lucro cesante, que serán objeto de cuantificación en ejecución de sentencia. Que por todo lo anterior la demanda debe ser condenada: 1. Al cese inmediato de la fabricación de conjuntos "sobre-carta", tipo comercial, distinguidos con la referencia 76-ORDI-PLI-300.129-P, o cualquier otra que reproduzca las características reivindicadas por el modelo de utilidad 230.704. 2. A la abstención inmediata y para lo sucesivo en la fabricación, comercialización o utilización en cualquier forma del objeto protegido por el referido modelo de utilidad. 3. Al embargo de los medios exclusivamente destinados a la fabricación de los productos infractores y de todas las existencias de conjuntos de "sobres-carta" de tipo comercial amparados en el Modelo de Utilidad 230.704 y a la retirada del mercado tanto de los ejemplares distribuidos en el mismo de tales conjuntos como del material publicitario, catálogos o listas de precios que comporte ejecuciones violatorias del repetido Modelo de utilidad. 4. Al pago de indemnización por los daños y perjuicios causados a "ROBERTO ZUBIRI S.A." como consecuencia de los actos violatorios del Modelo de Utilidad 230.794, de que es licenciataria exclusiva, cuya indemnización comprenderá tanto los daños y perjuicios sufridos, como la ganancia dejada de obtener por la, compañía actora, en cuantía que se concretará en ejecución, de la sentencia. 5. A la publicación a su costa de la sentencia condenatoria que recaiga en los presentes autos, mediante anuncios insertos en dos periódicos de difusión nacional, de elección del demandante, y a la notificación de dicha sentencia los clientes de la compañía demandada, que hayan sido suministrados de copias violatorias de los que constituye el objeto del Modelo de Utilidad 230.794. 6. Al pago de las costas del presente juicio".

4. - Apelada la sentencia de primera instancia por la representación procesal de "DANEL FERRY, S.A.", y, sustanciada la alzada, la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia, en fecha 7 de octubre de 1996, cuyo fallo se transcribe textualmente: "Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por "DANEL FERRY, S.A.", contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número cinco de Barcelona, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, con imposición de las costas de esta segunda instancia a la apelante".

La Procuradora doña Rosa Sorribes Calle, en nombre y representación de "DANEL FERRY ESPAÑA, S.A.", interpuso, en fecha 15 de enero de 1997, recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, por los siguientes motivos, al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 1º) Por violación de los artículos 51, 62, 63, 66, 124 y concordantes de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986; 2º) por infracción de los artículos 174, 48-4º, 175, 178, 180 y concordantes del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 30 de abril de 1930 en relación con la disposición transitoria 7ª de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986; 3º) por vulneración de los artículos 50 y 60 de la Ley de Patentes de 1986, y, terminó suplicando a la Sala: "En su día dictar sentencia estimando los motivos del recurso planteados y casando por ello la resolución recurrida, para dictar otra conforme a derecho, con los oportunos pronunciamientos sobre las costas".

Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, la Procuradora doña María del Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representación de "ROBERTO ZUBIRI, S.A.", lo impugnó mediante escrito, de fecha 15 de noviembre de 1997, suplicando a la Sala: "Que teniendo por presentado este escrito y sus copias se digne admitirlo y tener por evacuado en tiempo y forma el trámite de impugnación conferido al amparo del art. 1710 a su párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que, previa la sustanciación legal pertinente, concluya desestimando en todos sus motivos el recurso de casación formalizado en nombre de "DANEL FERRY ESPAÑA, S.A." contra la sentencia dictada en 7 de octubre de 1996 por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, confirmándola en su integridad, a la preceptiva imposición de costas a la entidad recurrente".

La Sala acordó señalar para votación y fallo del presente recurso el día 30 de mayo de 2002, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ROMÁN GARCÍA VARELA

La entidad "ROBERTO ZUBIRI, S.A." demandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a la compañía "DANEL FERRY ESPAÑA, S.A.", e interesó las peticiones que se detallan en el antecedente de hecho primero de esta sentencia.

La cuestión litigiosa se centraba en sí ha habido o no violación del modelo de utilidad número 230.704, titulado "carta-sobre para envío postal", de la propiedad de "SHAREN 156, S.A." y del cual la actora es licenciataria exclusiva, para la fabricación y comercialización del objeto con la referencia "76-ORDI-PLI-300.129-P" de la litigante pasiva.

El Juzgado acogió la demanda y su sentencia fue confirmada en grado de apelación por la de la Audiencia.

"DANEL FERRY ESPAÑA, S.A." ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia por los motivos que se examinan a continuación.

El motivo primero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 51, 62, 63, 66, 124 y concordantes de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986, por cuanto que, según acusa, la sentencia impugnada ha atribuido los derechos de la explotación de la invención patentada, el ejercicio de acciones contra terceros y percepción de la indemnización de daños y perjuicios a quién no es titular de la patente, sino licenciado actual de la misma en virtud de contrato notarial- se desestima por las razones que se dicen seguidamente.

El texto literal del segundo párrafo de la cláusula novena del contrato de licencia expone lo siguiente: "En el caso de que el modelo de utilidad aquí licenciado fuera objeto de infracción o usurpación en cualquier forma, todos los gastos que se deriven de la defensa judicial o extrajudicial serán satisfechos por "ROBERTO ZUBIRI, S.A.", quedando a tal efecto obligada la compañía "SHAREN 156, S.A." a ejercitar todas las acciones y poner todos los medios que la Ley ponga a su alcance para la mejor y debida defensa del modelo de utilidad usurpado o infringido".

La recurrente considera que sólo "SHAREN 156, S.A." ostentaba las legitimaciones "ad processum" y "ad caussam" para iniciar el juicio que nos ocupa, sin embargo, amén de la argumentación de instancia, en una posición que es aceptada por esta Sala, respecto a que concurre en la actora el presupuesto de la acción en que la legitimación activa consiste, en virtud de que el pacto noveno del contrato de licencia no es contrario al reconocimiento legal de aquella, como indica, "porque la correcta interpretación de sus términos evidencia una voluntad concorde en la afirmación de la obligación de la licenciante de accionar, pero no en la privación de la facultad de la licenciataria de hacerlo, lo que exigiría mayor expresividad para ser calificado como «pacto en contra»" y "porque, en todo caso, las declaraciones de la licenciante, "SHAREN 156, S.A.", - folios 661 a 664, 946 a 948-, sobre el sentido de aquella regla negocial, plenamente coincidente con el que le atribuye la demandante, constituye expresión de la llamada interpretación auténtica, que, aunque no permita a las partes del contrato atribuirle el sentido que quieran, coincida o no con el verdadero (...), no tiene el valor jurídico, en último término, resultante del reconocimiento de la autonomía de la voluntad, a través de la facultad de modificar el negocio, mediante un cambio del sentido de las declaraciones que lo integran, lo que en este caso la ley no prohíbe -no dice cual ha de ser el pacto en contrario y por ello cabe que sea originario o "ex post"- ni lesiona derechos de terceros, que pueden denunciar el defecto, por no imponerlo contra la voluntad de los interesados", también la licenciatura ha cumplimentado la notificación prevista en el párrafo tercero del artículo 124 de la Ley de Patentes a los efectos de que la titular registral pudiera personarse e intervenir en el proceso.

La recurrente plantea que, al actuar la demandante en solitario, adquiera también para sí, en su particular beneficio, los derechos patrimoniales que están atribuidos a "SHAREN 156, S.A.", con posibilidad de postular y obtener una eventual compensación económica que por ley corresponde al titular de la patente, cuestión que esta Sala considera decaída por la clara declaración contenida en la impugnación del motivo, donde se reconoce la no aspiración de la demanda a que una misma reclamación y el mismo resarcimiento puedan plantearse y obtenerse por duplicado, sino, al contrario obtener una única y congrua indemnización de daños y perjuicios, a concretar en fase de ejecución de sentencia, que abarque tanto el lucro cesante como el daño emergente que la ilícita concurrencia de la contraparte ha causado a "ROBERTO ZUBIRI, S.A.", privándole de una exclusiva contractual que ostenta bajo consentimiento y contraprestación de "SHAREN 156, S.A.", la cual participará, en función de lo pactado por los contratantes, de la indemnización única que perciba su licenciataria.

La doctrina contenida en la sentencia de esta Sala de 25 de abril de 1994, donde se valoraron las estipulaciones de un contrato, suscrito entre el propietario originario de la patente número 230.704 y la entonces licenciataria "Documentos Trannskrit, S.A.", y se rechazó la legitimación de ésta para ejercitar acciones contra un tercero por violación del modelo de utilidad, no es de aplicación al supuesto del debate, habida cuenta de las diferencias sustanciales entre uno y otro proceso y que en aquél se dilucidaba esencialmente la vigencia del contrato de licencia, que finalmente quedó extinguido por no haberse prorrogado en tiempo y forma.

Por demás, constituye una anomalía casacional alegar infringidos los preceptos "concordantes", sin decir cuales son en criterio del recurrente, pues ello contraviene el artículos 1770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El motivo segundo del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por transgresión de los artículos 174, 48.4, 175, 178, 180 y demás concordantes del Estatuto de la Propiedad Industrial de 30 de abril de 1930, en relación con la Disposición Transitoria séptima de la Ley de Patentes, ya que, según denuncia, la sentencia de instancia ha construido su fallo en base a una normativa legal que no es la aplicable, por consecuencia de que el modelo de utilidad número 230.704 fue solicitado en 1977 y concedido en 1978, en plena vigencia del Estatuto de Propiedad Industrial de 1930- se desestima porque el planteamiento de la legislación aplicable al tema del debate no se ofreció siquiera en la contestación de la demanda, donde exclusivamente se hace referencia a la Ley de Patentes, y supone una cuestión nueva, no admitida en casación, donde está prohibido la alegación de "aquellas que no han sido planteadas en los escritos alegatorios, ni discutidas en la litis, pues significan modificación de la causa de pedir en que se fundan la demanda y la contestación, con la consiguiente indefensión de los recurridos" (STS de 8 de mayo de 1991), por venir "inaudita parte" (entre otras, SSTS de 16 y 23 de marzo y 5 de junio de 1990), y producirse tal indefensión al alegarse por primera vez normas supuestamente infringidas, que no pudieron ser redargüidas, lo cual impide que puedan ser tomadas en consideración (aparte de otras, SSTS de 15 de abril y 14 de octubre de 1991 y 29 de diciembre de 1992).

Se repite en el motivo el defecto censurado en el último párrafo del fundamento de derecho precedente, por lo que hacemos remisión a lo allí expresado.

El motivo tercero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración de los artículos 50 y 60 de la ley de Patentes, puesto que, según reprocha, la sentencia de la Audiencia considera que cada una de las singulares reinvindicaciones del modelo de utilidad número 230.704 había sido anticipada por otros, no obstante lo cual se admite como válida en cuanto a que, en su conjunto, el mismo se presenta como novedoso, y, consecuentemente a este razonamiento, correspondía significar que ni las "cartas-sobres" en sí mismas, ni la presencia en estos productos de determinadas características aisladas de las mencionadas en el modelo de utilidad, pueden suponer una violación de su objeto, en concreto en tanto no se produzca una reproducción del cuadro de características que conjuga y que se ha considerado merecedor de protección sólo como "conjunto novedoso"- se desestima porque en su exposición no se introduce ninguna alegación sobre la violación de los preceptos determinados como conculcados, y sólo se mantiene que el producto de la demandada incorpora perfeccionamientos al modelo de utilidad de que la actora es licenciataria, y se olvida que la sentencia recurrida asume la apreciación probatoria de la del Juzgado, a partir de la conclusión pericial y en un ejercicio de la sana crítica sobre éste, de que el producto comercializado por "DANEL FERRY ESPAÑA, S.A.", ofrece diferencias concretas de realización respecto al objeto reivindicado en el modelo de utilidad 230.704, del que representa una versión mejorada, bien que matizada por la consideración de que aquellas -consistentes en el tipo adhesivo utilizado para el cierre de la "carta- sobre" fabricada por la demandada, la existencia en ella de siete líneas de trepado, en lugar de cuatro, y la impresión de una zona de enmascaramiento que impide la lectura de lo escrito en la cara anterior- no son esenciales o estructurales, sino accesorias y no excluyen la existencia de una invasión de la esfera exclusiva de la actora.

En verdad, la recurrente pretende sustituir la apreciación probatoria realizada por el Tribunal de apelación por la suya propia, pero, según reiterada doctrina jurisprudencial, de ociosa cita, tal pretensión es inadecuada dada la naturaleza extraordinaria de la casación, pues volver sobre el "factum" de una sentencia para lograr su modificación, salvo circunstancias singulares no concurrentes en este caso, transformaría este recurso en una tercera instancia.

La desestimación del recurso produce las preceptivas secuelas determinadas en el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a las costas y a la pérdida del depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español