STS, 21 de Noviembre de 2002
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2002:7751 |
| Número de Recurso | 7419/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 21 de Noviembre de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Noviembre de dos mil dos.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 7419/1996 interpuesto por DANONE, S.A., representada por el Procurador D. José Manuel Villasante García, asistido de Letrado, contra la sentencia nº 85 dictada con fecha 13 de febrero de 1996 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1356/1993, sobre marca internacional nº 534.577 BIONOVA, clase 29 y 30.
"Danone, S.A." interpuso ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1356/1993 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de noviembre de 1991 que concedió la marca internacional número 534.577 "Bionova" para productos de las clases 29 y 30 del Nomenclátor a favor de la firma francesa "F. HOFFMANN", confirmada en reposición por el acuerdo de la misma Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de abril de 1993.
En su escrito de demanda, de 19 de marzo de 1994, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos considerando aplicables los artículos 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial y artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas y suplicó se dictase sentencia "en su día por la que se declare que no se ajusta a derecho, es nula y queda sin efecto la resolución de la OEPM de 4 de noviembre de 1991 que concedió la marca internacional nº 534.577 BIONOVA, para proteger productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, y en consecuencia se proceda a su denegación. Sin solicitarse el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 18 de mayo de 1994, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".
Evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 85 con fecha 13 de febrero de 1996, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el presente recurso. Sin formular condena en costas".
Con fecha 9 de septiembre de 1996 "Danone, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 7419/1996 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional: Por infracción del artículo 124.11 y 1º Del Estatuto de la Propiedad Industrial, así como de la jurisprudencia aplicable al mismo conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 32/1988 de Marcas.
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de 27 de septiembre de 2002 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Fernando Cid Fontán y se señaló para su Votación y Fallo el día 14 de noviembre de 2002, en que ha tenido lugar.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, nº 85 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 13 de febrero de 1996, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Danone, S.A." contra las resoluciones administrativas antes reseñadas, dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que concedieron la inscripción de la marca internacional número 534.577 BIONOVA para productos de las clases 29 y 30 del Nomenclátor pese a la oposición formulada por la empresa "Danone S.A." que, por su parte, basaba su oposición en la preferencia de otras marcas prioritarias de su titularidad, denominadas "Bio" y "Biodanone".
La Sala de instancia, tras exponer los principios aplicables a la evaluación de la identidad o semejanza entre marcas enfrentadas, confirmó las resoluciones impugnadas con el siguiente razonamiento:
La notoria diferenciación, fonética, que presentan las marcas enfrentadas si son apreciadas sintéticamente, en su conjunto; y el carácter genérico del prefijo BIO".
La sentencia que la recurrente invoca, dictada por otra Sala del mismo nivel que la que pronunció la ahora impugnada (en concreto, la sentencia de 15 de junio de 1966, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estimó parcialmente otro recurso de "Danone S.A." contra la concesión del registro de la marca "Biocao", excluyendo la protección registral respecto de productos de la clase 29 y admitiéndola para el resto de los solicitados por "Gallina Blanca S.A.") no constituye jurisprudencia a efectos del recurso de casación.
"Danone S.A." censura la sentencia porque, a su juicio, en síntesis, se produce una práctica identidad entre la marca aspirante ("BIONOVA") y la marca prioritaria ("BIO"), determinante de confusión en el mercado, extremo este último en el que insiste reiteradamente; la adición del término "NOVA" no destruye la identidad o semejanza; "Bio" no es, en este caso, un prefijo sino una marca vigente a todos los efectos, de cuya notoriedad pretende aprovecharse la contraparte.
Antes de proseguir el análisis del motivo, diremos que esta Sala del Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre recursos de casación análogos, interpuestos por "Danone S.A." contra sentencias que, a su vez, habían declarado la conformidad a derecho de resoluciones administrativas que accedían al registro de marcas entre cuyos componentes denominativos figuraba el término "Bio".
Comoquiera que la doctrina contenida en dichas sentencias no resulta desvirtuada por las alegaciones que en este recurso hace "Danone S.A.", en gran parte coincidentes con los argumentos en ellas rechazados, hemos de remitirnos a dichas sentencias para desestimarlo. Repetimos que no tiene valor de jurisprudencia la sentencia invocada por la recurrente, que procede de un Tribunal Superior, al margen de que ni siquiera su contenido respalda por entero la tesis de aquélla.
Se trata de las dictadas en los siguientes recursos de casación:
- número 7908/1996 resuelto por sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2002, sobre marca internacional "Biosoy" nº 554.620.
- número 7173/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 20 de junio de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 29 de junio de 1995 en el recurso número 93/1994 sobre marca "Bio Clesa" número 1.503.626, siendo recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";
- número 2875/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 11 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 28 de septiembre de 1995 en el recurso número 1352/1992 sobre marca "Biomiko" número 1.276.229, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Helados y Congelados, S.A.";
- número 473/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 11 de julio de 1995 en el recurso número 1392/1992 sobre marca "Clesabio" número 1.503.626, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";
- número 1597/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 26 de marzo de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 21 de diciembre de 1994 en el recurso número 2033/1992 sobre marca "Byoclesa" número 1.259.293, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";
- número 7775/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 14 de febrero de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de julio de 1995 en el recurso número 1707/1992 sobre marca "Biosport" número 1.273.554, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Unión Industrial y Agro-Ganadera, S.A.";
- número 5440/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 5 de diciembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 31 de mayo de 1994 en el recurso número 555/1992 sobre marca "Kalise Bio Natural" número 1.300.522, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Interglas, S.A.";
- número 4721/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 2 de noviembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de abril de 1994 en el recurso número 1052/1992 sobre marca "Biofrinat" número 1.309.813, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrida la Administración del Estado;
- número 3958/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de marzo de 1994 en el recurso número 998/1992 sobre marca "Bio Celgan" número 1.304.895, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Celgan, S.A.";
- número 3314/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 18 de julio de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 22 de enero de 1994 en el recurso número 1361/1992 sobre marca "Bio Miko" número 1.276.230, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Helados y Congelados, S.A.";
- número 1672/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 23 de mayo de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de noviembre de 1993 en el recurso número 567/1991 sobre marca "Biolarsa" número 1.238.551, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Lacto Agrícola Rodríguez, S.A.";
- número 520/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de octubre de 1993 en el recurso número 1005/1992 sobre marca "Bio Lilac" número 1.394.894, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido D. Franco .
A partir de estas premisas, el motivo, en cuanto discrepa de las apreciaciones de la Sala de instancia acerca de la relación semejanza/diferenciación entre "Bionova" y "Bio", así como sobre la inexistencia del riesgo de confusión entre ambas, debe ser rechazado.
Reiteradamente hemos dicho que ha prevalecer la apreciación del tribunal de instancia sobre el mayor o menor grado de semejanza entre los signos distintivos enfrentados, sean gráficos o denominativos, sin que aquella apreciación pueda ser sustituida por la del tribunal de casación, a menos que sea de todo punto irracional, lo que obviamente aquí no ocurre. Es claro que entre "Bio" o "Biodanone", por un lado, y "Bionova", por otro, pueden encontrase elementos diferenciadores suficientes como para fundar, razonadamente, un juicio cual el emitido, en este caso, por el tribunal de instancia en los términos que antes transcribimos.
Igualmente debemos rechazar, como en anteriores ocasiones hemos hecho, la tesis de la recurrente sobre la falta de genericidad del término "Bio". En las sentencias citadas hemos sostenido, en síntesis, que el vocablo o partícula "Bio" (denomínesele prefijo, elemento nominal o de cualquier otro modo) no es susceptible de apropiación por nadie, de modo que válidamente puede formar parte de denominaciones de fantasía que lo integren junto con otro u otros términos.
El juicio sobre marcas que incluyan dicho vocablo ha de hacerse, pues, a partir de la premisa de que "Bio", en cuanto tal, puede válidamente formar parte de un signo distintivo, y que será el nuevo conjunto denominativo en su totalidad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de la protección registral.
El motivo de casación se ciñe a la supuesta vulneración del artículo 124 apartado 1º y 11º del Estatuto de la Propiedad Industrial, tal y como plantea el recurrente en su recurso de casación y no es posible extenderlo al estudio de otros artículos no incluidos expresamente en el motivo articulado porque sería tanto como que la Sala insertara un motivo no propuesto por el recurrente lo cual está terminantemente prohibido en materia casacional, y referido a la supuesta vulneración del artículo 124.1º y 11º del E.P.I., el motivo de casación ha de ser desestimado porque la sentencia de instancia hace una interpretación racional de los conceptos de semejanza fonética y de genericidad no susceptible de ser recurrida en vía de casación.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el recurso de casación número 7419 de 1996, interpuesto por "Danone, S.A." contra la sentencia nº 85 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de febrero de 1996, recaída en el recurso número 1356/1993. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Fernando Cid Fontán, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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SAP Castellón 135/2006, 15 de Septiembre de 2006
...aspira a ver reconocida su pretensión, aún haciendo supuesto de la cuestión tampoco se vería asistido de razón; y así por ej. la STS de 21 de nov. de 2002 expone que "..la anotación del embargo no inviste por si de privilegio o preferencia a los créditos que cubre cautelarmente respecto de ......